OPP 21-5311 Le 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé, le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°4799411 portant sur le signe

complexe

UNDARTGROUND.

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Le 8 décembre 2021, la société TRANSPORT FOR LONDON (société de service public du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne UNDERGROUND déposée le 21 avril 2015 et enregistrée sous le n°013969316, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne UNDERGROUND déposée le 27 juillet 2004, enregistrée sous le n°003966082 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition porte sur les produits suivants : « affiches; cartes; livres; objets d’art gravés; dessins; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs ; Vêtements ». A. Sur le fondement de la marque n° 013969316 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de la marque antérieure n°013969316, l’opposition est formée contre les produits suivants : « affiches; cartes; livres; objets d’art gravés; dessins; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ».

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Publications imprimées; Livres, almanachs, bandes dessinées, livres de blagues; Textes publicitaires, Revues, Magasines, Feuillets d’information et Journaux, Manuels, Catalogues, Brochures, Guides, Cartes [géographie]; Atlas; Matériel pour l’instruction et l’enseignement; Cahiers de textes; Matériels de référence; Dépliants; Produits de l’imprimerie; Produits publicitaires; Tickets [billets]; Bons imprimés; Chèques de voyage; Cartes de voyage et de transport; Étuis en papier pour cartes; Pochettes pour passeports; Horaires; Étiquettes; Remorques; Instruments d’écriture; Règles; Gommes à effacer; Taille-crayons; Porte-crayons et Trousses à crayons; Papeterie; Articles de bureau à l’exception des meubles; Matériel pour les artistes; Stencils; Autocollants [articles de papeterie]; Tatouages temporaires (autocollants); Albums; Images et affiches; Épreuves; Photographies; Calendriers; Agendas et journaux; Carnets d’adresses; Carnets; Classeurs à anneaux; Affiches murales [tables et graphiques]; Serre-livres; Planchettes à pince [articles de bureau]; Punaises; Presse-papier et trombones; Papier, carton; Articles en papier à savoir faire-part en papier [papeterie]; Sacs en papier; Bavoirs en papier; Buvards; Emballages en papier pour bouteilles; Emballages en papier pour bouteilles; Boîtes en papier; Dessous de verre en papier; Cornets de papier; Tapis de bureau en papier; Serviettes de toilette en papier; Cache-pot en papier/cache-pot en papier pour pots à fleurs; Matières d’emballage [rembourrage] en papier; Rubans en papier; Nœuds en papier [papeterie]; Écriteaux en papier; Sets de table en papier; Mouchoirs pour se démaquiller en papier; Papier d’emballage et d’empaquetage; Articles en carton à savoir faire-part en carton [papeterie]; Serre-livres en carton; Enveloppes pour bouteilles en carton; Enveloppes en carton pour bouteilles; Boîtes en carton; Cartons à chapeaux [boîtes]; Tubes en carton, Dessous de verre en carton; Sous-main en carton; Matières d’emballage [rembourrage] en carton; Écriteaux en carton; Napperons en carton; Mouchoirs de poche en papier; Linge de table en papier; Ronds de table; Serviettes de table en papier; Dessous de carafes; Papier hygiénique; Serviettes en papier; Cartes de vœux; Cartes postales; Papier d’emballage; Sacs-cadeaux en papier; Matériaux d’emballage (papier); Tubes en carton ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe UNDARTGROUND, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.

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La marque antérieure porte sur le signe complexe UNDERGROUND, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs en couleurs, et la marque antérieure d’un élément verbal et d’éléments figuratifs en couleurs. Les signes en cause ont en commun un terme visuellement et phonétiquement proche, à savoir UNDARTGROUND pour le signe contesté et UNDERGROUND pour la marque antérieure (dénominations longues composées respectivement de douze et onze lettres, même séquence d’attaque UND- et finale –GROUND, même rythme trisyllabique et mêmes sonorités d’attaque [und] et finales [ground]), ainsi que la représentation d’un cercle de couleur rouge aux contours épais barré par l’élément verbal précité. Les signes présentent donc de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes se distinguent par la présence des termes MARSEILLE LE PANIER au sein du signe, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments UNDARTGROUND / UNDERGROUND apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme UNDARTGROUND présente un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position centrale et en caractères de taille plus importante que les éléments MARSEILLE LE PANIER qui apparaitront secondaires en raison de leur caractère descriptif du lieu d’origine des produits.

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Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe complexe contesté UNDARTGROUND est donc similaire à la marque complexe antérieure UNDERGROUND, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. B. Sur le fondement de la marque n° 003966082 Sur la comparaison des produits Sur le fondement de la marque antérieure n°003966082, l’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs ; Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir et tous les articles en ces matières, sacs et articles en cuir et imitations du cuir, sacs, à savoir sacoches, sacs à dos, cartables, sacs pour livres, sacs de sport multi-usage et sacs d’athlétisme, sacs de cricket, sacs en toile, sacs de plage, sacs à poignées, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de paquetage, sacs multi-usage, sacs de gym, sacs-housses pour vêtements, sacs à provisions en cuir, filets à provisions, baluchons, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, bananes, porte-clés de fantaisie, parapluies et parasols. Articles d’habillement et chapellerie ». Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe UNDERGROUND, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les signes par la présence commune d’un terme visuellement et phonétiquement proche, à savoir UNDARTGROUND pour le signe contesté et UNDERGROUND pour la marque antérieure, ainsi que par la représentation d’un cercle de couleur rouge aux contours épais barré par l’élément verbal précité. Le signe complexe contesté UNDARTGROUND est donc similaire à la marque complexe antérieure UNDERGROUND. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.

C. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté UNDARTGROUND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.