OP21-5366 14/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C M a déposé le 25 septembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4802946 portant sur le signe verbal ALFRED EXPRESS. Le 14 décembre 2021, la société RUNNING WITH CRAYONS LTD (Société de droit anglais et gallois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALFRED déposée le 17 juillet 2015, enregistrée sous le n° 014371322, sur le fondement du risque de confusion. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels ; Logiciels interactifs ; Logiciels d’applications ; Logiciels pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques numériques portables ; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Publications électroniques téléchargeables ; Tous les produits précités uniquement en rapport avec des logiciels d’applications de productivité et de lancement. ; Services des technologies de l’information ; Conception et développement de logiciels ; Installation, mise à jour et entretien de logiciels ; Services d’assistance en matière de logiciels (y compris services d’assistance en ligne et interactive) ; Prestation de services informatiques pour logiciels ; Services de fournisseurs d’hébergement infonuagique ; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; Fourniture de services de productivité et de conciergerie numérique afin de permettre aux utilisateurs d’ordinateurs, de tablettes électroniques et de dispositifs mobiles d’accroître la productivité, de coordonner efficacement des services et des activités, de conduire des recherches, et d’interagir avec des plateformes de médias sociaux et des bases de données en ligne basées sur les préférences géographiques de l’utilisateur et les antécédents d’utilisation ; Services d’information, de conseil et d’assistance dans tous les domaines précités ; Tous les produits précités uniquement en rapport avec des logiciels d’applications de productivité et de lancement. ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFRED EXPRESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALFRED, présentée en lettres d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination ALFRED, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination EXPRESS en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune ALFRED apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la dénomination ALFRED constitue l’élément dominant en ce qu’elle est située en position d’attaque et que l’adjectif EXPRESS qui la suit, qui sera perçu par le public concerné comme faisant référence à une notion de rapidité, présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il évoque une caractéristique. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour des produits et services rapides. 5

Le signe verbal contesté ALFRED EXPRESS est donc similaire à la marque verbale antérieure ALFRED. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Il convient de relever que la société opposante a justifié d’une certaine connaissance de la marque antérieure par le public dans le domaine des services invoqués. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la notoriété de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALFRED EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. 6

Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 7