OP 21-5460 Courbevoie, le 22 août 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame I A a déposé, le 27 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 803 185 portant sur la dénomination DIGITAL-ISA et servant à distinguer les services suivants :; « ateliers à des fins de formation; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Consultation en matière de formation professionnel e; Cours de formation; Cours de formation diffusés par des moyens d’audiovisuel; Cours de formation en matière de logiciels; Formation axée sur les compétences professionnel es; Formation continue; Formation d’enseignants; Formation dans le domaine de la conception; Formation pour adultes; Formations professionnel es; Mise à disposition de formations en ligne; Organisation de cours de formation; Organisation de formations; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Prestation de conseils en matière de formation; Production de vidéos de formation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de conférences ».

Le 17 décembre 2021, l’association JUNIA (association LOI 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale française ISA LILLE déposée le 22 avril 2015, et enregistrée sous le n°15 4 175 611. L’opposant est titulaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété.

- L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 13 juin 2022, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « ateliers à des fins de formation; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Consultation en matière de formation professionnel e; Cours de formation; Cours de formation diffusés par des moyens d’audiovisuel; Cours de formation en matière de logiciels; Formation axée sur les compétences professionnel es; Formation continue; Formation d’enseignants; Formation dans le domaine de la conception; Formation pour adultes; Formations professionnel es; Mise à disposition de formations en ligne; Organisation de cours de formation; Organisation de formations; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Prestation de conseils en matière de formation; Production de vidéos de formation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de conférences ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « ateliers à des fins de formation; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Consultation en matière de formation professionnel e; Cours de formation; Cours de formation diffusés par des moyens d’audiovisuel; Cours de formation en matière de logiciels; Formation axée sur les compétences professionnel es; Formation continue; Formation d’enseignants; Formation dans le domaine de la conception; Formation pour adultes; Formations professionnel es; Mise à disposition de formations en ligne; Organisation de cours de formation; Organisation de formations; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Prestation de conseils en matière de formation; Production de vidéos de formation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure.

A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « ce libel é ciblé a été établi à dessein pour identifier les services spécifiques de la marque DIGITAL-ISA, évitant ainsi d’effectuer un dépôt général de toute la classe 41 et du service de formation ». En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et/ou services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations ; Ainsi, en l’espèce bien que le libel é de la demande d’enregistrement soit précis quant aux domaines dans lesquels sont rendus les services, il n’en demeure pas moins que ces services de la demande d’enregistrement relèvent de la catégorie générale des services de « formation » de la marque antérieure et leurs sont donc identiques. En outre, en ce qui concerne les services de « mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement, ceux-ci se retrouvent à l’identique ou dans des termes très proches dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit donc également de services identiques. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGITAL-ISA représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ISA LILLE reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par un tiret et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun le terme ISA, bien individualisé dans chacun des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuel e, phonétique et conceptuel e. Les signes diffèrent par la présence du terme LILLE dans la marque antérieure et du terme DIGITAL dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

E n effet, le terme ISA, distinctif au regard des services visés, apparaît dominant dans la marque antérieure, dès lors que le nom géographique LILLE qui le suit n’est pas distinctif au regard des services visés en ce qu’il en désigne le lieu de prestation ; ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. En outre, au sein du signe contesté, le terme ISA présente également un caractère dominant, le terme DIGITAL qui le précède n’étant pas distinctif ; en effet, il en désigne une qualité, à savoir leur caractère numérique. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « le choix du tiret et de l’absence de majuscule relèvent d’un parti pris, permettant de considérer la marque DIGITAL-ISA dans sa globalité, sans prépondérance d’un élément » ; d’une part, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé le choix de ces signes et d’autre part, la présence du tiret entre les termes DIGITAL et ISA opère une séparation visuel e entre eux, mettant ainsi en exergue l’élément distinctif et dominant ISA. De même, par la présence du tiret, le consommateur prononcera le signe en deux mots [di-gi-tal]/[i- sa], et non en un seul mot comme l’affirme le déposant ; Par ail eurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés de l’existence de 71 marques enregistrées en classe 41 et contenant le mot ISA démontrant ainsi une coexistence entre ces marques et ISA LILLE ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ; En outre, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits de marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté DIGITAL-ISA est donc similaire à la marque antérieure ISA LILLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement. CONCLUSION Le signe verbal contesté DIGITAL-ISA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure française ISA LILLE.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.