OPP 21-5497 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T P a déposé le 03 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 805 050 portant sur le signe verbal Ô DIVINE ESTHÉTIQUE.

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Le 21 décembre 2021, Monsieur Y M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DIVINE déposée le

21 février 1984, enregistrée sous le n° 1 262 106 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposant indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles ; essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; chirurgie esthétique; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ».

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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles ; essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, le service de « chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement contestée désigne des prestations de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique regroupant l’ensemble des interventions manuelles et instrumentales, destinées à embellir, à maintenir ou améliorer l’apparence physique ainsi qu’à remodeler les formes du corps ou les traits du visage. Ce service de nature médicale n’est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotion pour les cheveux » de la marque antérieure qui désignent respectivement des produits d’hygiène industrielle, ménagère ou corporelle, des parfums, des préparations volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes, des produits de toilette et des produits de beauté. En effet, contrairement à ce que soutient l’opposant, la prestation du premier n’a pas nécessairement recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la réalisation du premier. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal Ô DIVINE ESTHÉTIQUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIVINE.

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L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme DIVINE, seul élément constitutif de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux Ô et ESTHÉTIQUE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal DIVINE apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, cet élément verbal présente un caractère dominant dès lors que l’interjection Ô qui le précède se rapporte directement au terme DIVINE pour le mettre en exergue et que le terme ESTHÉTIQUE qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dont il désigne la nature ou la fonction. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, le terme DIVINE ne forme pas un tout indissociable avec les termes Ô et ESTHÉTIQUE au sein du signe contesté dès lors que ces termes apparaissent faiblement distinctifs et que leur association ne forme pas une expression ayant une signification propre dans laquelle le terme DIVINE serait fondu. Enfin, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « d’autres marques utilisent le mot « DIVINE » […] et il n’y a pas eu de contestations faites à leur encontre ou elles n’ont pas été jugées recevables » dès lors que le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager et que rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté Ô DIVINE ESTHÉTIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIVINE.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement contestée reconnu comme non similaire aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté Ô DIVINE ESTHÉTIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles ; essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.