OPP 21-5508 20/10/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N B a déposé, le 3 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4805062, portant sur le signe verbal B LIVE BAND. Le 21 décembre 2021, la société B LIVE GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale B LIVE déposée le 16 mars 2016 et enregistrée sous le n° 4257254, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. Le déposant a présenté des observations en réponse communiquées à la société opposante.

A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit

reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 3 octobre 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 3 octobre 2016 au 3 octobre 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition et dans l’exposé des moyens, à savoir les « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; spectacle de feux d’artifices ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ; mise à disposition d’installations pour spectacles». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les documents suivants :

- de nombreux devis et des factures à destination des clients situés en France faisant référence à des prestations techniques (notamment régie) et de location d’appareils (son, lumière et vidéo) appliqués aux spectacles, datées de 2020 et 2021et comportant la marque B LIVE (pièces 1 et 2)
- des extraits du compte Facebook de l’opposant, sur les prestations de spectacle proposé et réalisé notamment en 2019 comportant la marque B LIVE (pièce 3). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage sérieux de la marque antérieure BE LIVE. Sur l’usage pour les services enregistrés

La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure invoqués par l’opposant à l’appui de son argumentation, à savoir les « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; spectacle de feux d’artifices ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ; mise à disposition d’installations pour spectacles». En l’espèce, il ressort clairement des nombreuses pièces fournies par l’opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux à tout le moins pour les «prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ; mise à disposition d’installations pour spectacles» de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Par conséquent, la société opposante la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour ces services. b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services de « réservation de places de spectacles». La marque antérieure est réputée enregistrée pour les « prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ; mise à disposition d’installations pour spectacles». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de «réservation de places de spectacles» de la demande d’enregistrement sont similaires aux «prestations, installations audiovisuelles, d’éclairage, de structure de scène et de distribution électrique pour spectacles ; services d’éclairage pour spectacles ; location d’équipements et de matériels techniques de spectacles ; mise à disposition d’installations pour spectacles» de la marque antérieure, dès lors que ces services s’entendent tous de «prestations permettant la mise en place et la réalisation de spectacles» comme le revendique la société opposante. En outre, ils sont susceptibles de s’adresser aux mêmes clients que sont les producteurs de spectacles et exploitants de salles de spectacles désireux de confier et/ou sous-traiter à des tiers la préparation de ces derniers. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Force est de constater que les signes ont en commun les éléments d’attaque B LIVE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, l’utilisation de lettres minuscules en fin de la marque antérieure n’altère en rien les ressemblances susvisées. S’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme BAND la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence d’attaque B LIVE est distinctive au regard des services en cause. En outre, le terme la séquence B LIVE apparait dominante dans le signe contesté compte tenu de sa position en attaque et du caractère faiblement distinctif du terme BAND, mot anglais aisément compris par le consommateur français comme désignant un « groupe de musique », et donc évocateur de l’objet des services en cause en ce qu’ils peuvent concerner des spectacles de groupes musicaux. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, il importe peu que le terme BAND possède des « significations … diverses en anglais » dès lors qu’appliqué à des services de réservation de spectacles, il sera nécessairement perçu dans le sens d’un « groupe de musique ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure dans le domaine des groupes de musique.

Le signe contesté B LIVE BAND est donc similaire à la marque antérieure B LIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté B LIVE BAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte à la marque antérieure B LIVE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.