OPP 22-0947 24/08/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société SKABO OLFACTORY TECHNOLOGY CO. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1636718 du 2 décembre 2021, portant sur le signe complexe MIST et désignant la France. Le 28 février 2022, la société STARBUZZ TOBACCO INC (société de droit états- uniens) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MIST, déposée le 10 août 2020 et enregistrée sous le n° 018286890. L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 30 mars 2022, sous le n° 22-0947, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes autres qu’huiles essentielles pour cigarettes électroniques; arômes autres qu’huiles essentielles pour tabac; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles; étuis à cigarettes électroniques; cendriers pour fumeurs ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Narguilés et narguilés électroniques et leurs accessoires; Produits du tabac; Succédanés du tabac, en particulier ceux fabriqués à base de thé et de théiers; Thé coupé et non coupé à fumer en tant que succédané du tabac; Tabac à cigarette; Tabac à chiquer; Tabac à pipe; Tabac pour narguilé; Articles pour fumeurs en tous genres; En particulier allumettes; Chichas et chichas électroniques et leurs accessoires; Cigarettes électroniques; Cigares; Cigarillos; Cigares électroniques; Dispositifs électroniques pour fumer (vapoteuses); Liquide électronique destiné aux cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; À savoir; Recharge de liquide pour dispositifs électroniques pour fumer et cigarettes électroniques; Pipes; Pierres à vapeur, en particulier pour fumer la pipe à eau; Matières porteuses de minéraux pour arômes, utilisées dans les pipes à eau; Aérosols inhalateurs et leurs substances porteuses utilisées dans les pipes à eau; Substances à inhaler au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; Tous les produits précités non à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MIST, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : MIST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les signes en cause ont en commun la séquence MIST, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, la séquence MIST apparaît essentielle dès lors que son élément figuratif, représentant une croix noire ou la lettre X, est situé en arrière-plan du signe et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la séquence MIST. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe contesté MIST est donc similaire à la marque verbale antérieure MIST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté MIST ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MIST. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI