OPP 22-0966 12/09/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M a déposé le 10 décembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4825164 portant sur le signe verbal WEBCOMM. Le 28 février 2022, la société WEB.COM GROUP, INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Le nom commercial WEB.COM, sur le fondement du risque de confusion ;

- Le nom de domaine www.web.com réservé à son nom le 2 juillet 1996, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « boîte aux lettres non identifiable », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°22/20 du 20 mai 2022 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) S ur le fondement du nom commercial WEB.COM La société opposante invoque le nom commercial suivant : WEB.COM. En l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Nom commercial ou enseigne », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :

- T ype de fondement : Nom commercial ou enseigne ;

- O rigine : Nom commercial ;

- D ésignation du signe : Web.com ;

- A ctivités qui servent de base à l’opposition : promotion via le site internet Web.com des activités commerciales sous le nom Web.com. L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 2

De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Enfin, l’article 7 de la décision précitée dispose que « tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle dans le cadre de la procédure d’opposition doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française ». Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son premier usage public. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de la demande en nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En particulier, la dimension économique de la portée du signe est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe 3

en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet (TUE 24/03/2009, T-318/06 – T- 321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37). En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant invoque une atteinte à son nom commercial WEB.COM en ce qu’il est utilisé pour désigner les activités suivantes : « promotion via le site internet Web.com des activités commerciales sous le nom Web.com ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant à fourni un exposé des moyens dans lequel sont visées d’autres activités, à savoir des services de « construction et design de sites internet, hébergements, services d’emails, enregistrement de noms de domaines, cybersécurité, services d’optimisation de sites internet, référencement, marketing, informatiques, etc. ». Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « […] sous réserve[qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition […] ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition» (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les activités précitées ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il convient de rechercher si le nom commercial WEB.COM a bien fait l’objet d’une exploitation effective en France et donc la portée n’est pas seulement locale pour les activités suivantes : « promotion via le site internet Web.com des activités commerciales sous le nom Web.com ». A l’appui de son opposition, l’opposant a fourni les éléments suivants :

- Pièce n° 1 : une fiche ICANN/LOOKUP portant sur le nom de domaine <web.com> dont est titulaire la société opposante (comme le montre les crédits en bas de page du site internet (Pièce n° 2); 4

- Pièces n° 2 : divers extraits du site internet <web.com> et diverses copies d’écran de ce dernier par l’intermédiaire du site Weybackmachine (<web.archive.org>) ;

- Pièce n° 3 : audience mensuelle du site pour la période du 01/01/2019 au 01/01/2022, comportant la mention « Visits from France » ;

- Pièce n° 4 : articles de presse issus des sites internet <athleduweb.be>, <androidfun.fr> et <challenges.fr> indiquant notamment : « Principaux acteurs du marché des services d’hébergement Web : […] Web.com Group, Inc ; […] » ou encore : « Les valeurs à suivre à Wall Street […] WEB.COM GROUP, fournisseur de services internet et de gestion de noms de domaine, est en discussions avec des sociétés de capital-investissement après avoir été approché par des acquéreurs potentiels, a-t-on appris de sources proches du dossier ». Si prises en combinaison les unes avec les autres ces pièces démontrent l’existence du nom commercial WEB.COM pour désigner des activités de fournisseur de services internet et de gestion de noms de domaine, elles n’apparaissent toutefois pas de nature à démontrer l’exploitation effective de ce nom commercial pour les activités invoquées et dans sa dimension économique. En effet, et d’une part, les Pièces n° 1 à 3 ne sont pas de nature à démontrer l’exploitation effective du nom commercial WEB.COM, dès lors que ces pièces ont exclusivement trait au nom de domaine <web.com>. En outre, et pour ce qui a trait aux captures d’écran fournies au sein de la Pièce n° 2, ces dernières sont pour certaines, datées postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit produites en langue anglaise, sans être assorties d’aucune traduction en langue française. D’autre part, la Pièce n° 4, contenant divers articles de presse mentionnant le nom commercial WEB.COM, si elle atteste de l’offre de fournisseur de services internet et de gestion de noms de domaine, elle n’est corroborée par aucune pièce datée, chiffrée et permettant d’établir la réalité et l’intensité de l’usage sur le territoire français pour les services invoqués. Aucune pièce n’atteste notamment que les services fournis par la société opposante aient été effectivement rendus ou ne donne d’indication quant au chiffre d’affaire réalisé par exemple. Ainsi, il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces précitées que si le signe WEB.COM apparaît effectivement exploité, en tant que nom commercial, pour certaines des activités invoquées, il n’est pas démontré qu’il est utilisé pour ces activités d’une manière 5

suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considéré comme pouvant servir de base à une opposition. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au regard des services contestés, l’opposition ne peut être accueillie sur le fondement de l’atteinte au nom commercial NEW.COM invoqué. Ainsi, la présente opposition est rejetée sur le fondement du nom commercial antérieur WEB.COM. B) Sur le fondement du nom de domaine WEB.COM La société opposante invoque le nom de domaine suivant : web.com. En l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Nom de domaine », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :

- T ype de fondement : Nom de domaine ;

- D ésignation du signe : web.com ;

- A ctivités qui servent de base à l’opposition : Exploitation d’un site internet accessible et consulté depuis la France depuis plusieurs années. L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». 6

Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son nom de domaine mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, le nom de domaine est protégé sous réserve de justifier de son exploitation effective dans la vie des affaires. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de la demande en nullité doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant invoque une atteinte à son nom de domaine <web.com> en ce qu’il est utilisé pour désigner les activités suivantes : « Exploitation d’un site internet accessible et consulté depuis la France depuis plusieurs années » . Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant à fourni un exposé des moyens dans lequel sont visées d’autres activités, à savoir des services de « construction et design de sites internet, hébergements, services d’emails, enregistrement de noms de domaines, cybersécurité, services d’optimisation de sites internet, référencement, marketing, informatiques, etc. ». Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « […] sous réserve[qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les activités précitées ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il convient de rechercher si le nom de domaine <web.com> a bien fait l’objet d’une exploitation effective en France et donc la portée n’est pas seulement locale pour les activités 7

suivantes : « Exploitation d’un site internet accessible et consulté depuis la France depuis plusieurs années ». En l’espèce, la société opposante a fourni, en annexe de son exposé des moyens, les documents exposés au paragraphe A) ci-dessus. Toutefois, si les pièces fournies par la société opposante démontrent bien l’existence d’un nom de domaine actif, notamment destiné à un public francophone (en ce que les pages du site internet sont consultables en langue française) et proposant des services de fournisseur de services internet et de gestion de noms de domaine, rien ne permet pour autant d’affirmer que le nom de domaine invoqué fait l’objet d’un usage effectif sur le territoire français, ni, par conséquent, de la portée non seulement locale de cet usage. En effet, la Pièce n° 1, à savoir la fiche ICANN/LOOKUP portant sur le nom de domaine <web.com>, ainsi que la Pièce n° 3, indiquant l’audience mensuelle du site pour la période du 01/01/2019 au 01/01/2022, ne permettent pas à elles seules d’établir l’effectivité de l’usage du site internet. Ceci, dans la mesure où seules la période de validité ainsi que la fréquentation du site internet en question, en France, peuvent être déduits de ces éléments. 8

Ces pièces ne sont d’ailleurs pas corroborées par les autres documents fournis par la société opposante dès lors que :

- la Pièce n° 2 comporte des captures d’écran du site internet <web.com> ainsi que d’autres issues du site internet Waybackmachine, sont pour certaines datées postérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, ou encore produites en langue anglaise, sans être assortie d’aucune traduction en langue française ;

- la Pièce n° 4, si elle donne une présentation des services offerts par la société opposante, n’est pas apte à prouver que le nom de domaine invoqué fait l’objet d’un usage effectif sur le territoire français. En effet, et pour ce qui concerne l’ensemble des pièces susmentionnées, la société opposante ne produit aucun document de nature à démontrer les services correspondants aux activités invoquées ont fait l’objet d’une commercialisation effective sur le territoire français. A cet égard, la société opposante n’a produit aucune facture ni aucun document comptable permettant de justifier de l’utilisation du site, sur ce territoire, par des consommateurs aux fins de bénéficier des services proposés. Ainsi, compte tenu de l’absence de preuve de la commercialisation réelle des services proposés sur le territoire français, la société opposante ne démontre pas que le nom de domaine invoqué a fait l’objet d’un usage en France pour une portée qui n’est pas seulement locale. Ainsi, la présente opposition est également rejetée, en ce qu’elle est fondée sur le nom de domaine antérieur web.com. Par conséquent, la société opposante n’ayant pas démontré l’usage sur le territoire français, tant du nom commercial WEB.COM que du nom de domaine WEB.COM, la présente opposition doit être rejetée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée 9