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OPP 22-1064 22/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712- 26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A V a déposé, le 18 décembre 2021, la demande d’enregistrement n°4 827 411 portant sur le signe verbal BOTOXTREME. Le 4 mars 2022 la société ALLERGAN, INC. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BOTOX, déposée le 1er octobre 2010, enregistrée sous le n°009417651 et régulièrement renouvelée, cette dernière étant invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

3 L a marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cosmétiques; crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour la peau ; Produits pharmaceutiques ; Traitements cosmétiques; services de chirurgie esthétique; services d’assistance et de conseils liés au traitement esthétique, à la chirurgie cosmétique et à l’esthétique faciale; Fourniture d’informations à des médecins, praticiens et leurs patients en matière d’anesthésie faciale ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; articles pour pansements ; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Cosmétiques » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent de divers produits d’entretien ménagers ou industriels et de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, alors que les seconds désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et destinées à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En outre, ces produits, répondant à des besoins distincts, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (drogueries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans le nettoyage et l’entretien ménagers, cordonniers et marchands de chaussures pour les premiers / magasins et rayons de cosmétiques pour les seconds). Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d’alimentation propre à tout enfant en bas âge ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits

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maceutiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des substances ou compositions employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée. En outre, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’hygiène féminine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » tels que définis précédemment. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée. Par ailleurs, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les « matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matériels utilisés par les dentistes dans l’exercice de leur art ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » tels que définis précédemment. Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes fabricants. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « herbicides » de la demande contestée, qui s’entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » tels que définis précédemment. Par ailleurs, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de fabrication et de distribution.

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En outre, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOTOXTREME, reproduit ci-dessous : La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal BOTOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un élément verbal unique. Les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence BOTOX-, séquence d’attaque du signe contesté et élément constitutif de la marque antérieure. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ces signes diffèrent par la séquence -TREME au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence BOTOX apparait distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Cette séquence présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le signe contesté sera perçu comme constitué de la séquence BOTOX associée à un élément

6 fa isant référence à l’adjectif EXTREME (XTREME, la lettre X servant de pivot entre les deux éléments) qui se rapporte directement à l’élément verbal BOTOX, venant ainsi le mettre en exergue. Le signe contesté sera donc perçu comme désignant du « BOTOX extrême », c’est-à- dire du BOTOX qui dépasse les limites de l’ordinaire. Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur la séquence BOTOX dans le signe contesté, laquelle est constitutive de la marque antérieure. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOTOXTREME est donc similaire à la marque verbale antérieure BOTOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des « produits pharmaceutiques » ne peut suffire à en décider autrement. B. Sur le fondement de l’atteinte la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée,

7 de uxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne BOTOX n°009417651. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Cosmétiques; crèmes et lotions pour le visage; crèmes et lotions pour la peau ; Produits pharmaceutiques ; Traitements cosmétiques; services de chirurgie esthétique; services d’assistance et de conseils liés au traitement esthétique, à la chirurgie cosmétique et à l’esthétique faciale; Fourniture d’informations à des médecins, praticiens et leurs patients en matière d’anesthésie faciale ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l’Institut de nombreuses pièces faisant notamment état des ventes importantes de BOTOX à travers le monde, notamment en Europe depuis de nombreuses années et représentant plusieurs centaines de millions de dollars. Des informations concernant les parts de marché entre 2016 et 2020 en Suède, Danemark, Finlande ou Espagne qui mettent en exergue la position de leader de BOTOX. A ces éléments chiffrés s’ajoutent de nombreux articles démontrant la connaissance importante de la marque BOTOX ainsi son usage intensif depuis de nombreuses années. Ces articles ont été publiés dans de nombreux pays d’Europe, notamment l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie ou la France. A cet égard, il est précisé que des investissements de plus de cent millions de dollars ont été réalisés en Union européenne entre 2012 et 2019 afin de promouvoir la marque BOTOX. Il ressort de ces documents que la marque verbale BOTOX a fait l’objet d’un usage intensif notamment pour les produits suivants « Produits pharmaceutiques », ce qui n’est pas contesté par la déposante.

8 A insi la marque verbale antérieure invoquée BOTOX a bien acquis une renommée pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOTOXTREME, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOTOX. Pour les raisons développées précédemment, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée BOTOX n°009417651, le signe contesté doit être considéré comme similaire. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

9 L 'établissement d’un lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la forte renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure BOTOX ainsi que la grande similitude entre les signes. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure BOTOX possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des « Produits pharmaceutiques » tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont fortement similaires, comme précédemment établi. A cet égard, la société opposante fait valoir que le « …dépôt et l’utilisation d’une marque « BOTOXTREME » va … créer un lien dans l’esprit des consommateurs, qui penseront acquérir un produit authentique «BOTOX» et non un succédané ne produisant pas les mêmes effets bénéfiques connus ». Elle ajoute que « …les consommateurs vont être attirés par cette Demande de marque et l’associeront à la marque authentique «BOTOX» et à ses produits de qualité ». Il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que, du fait de la renommée dont la marque BOTOX jouit, de son usage intensif et des investissements importants pour la promouvoir, elle serait susceptible de voir « son attractivité réduite dès lors que le public acquerra des produits aux qualités inconnues, en pensant bénéficier des effets bénéfiques connus des produits authentiques « BOTOX » ».

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Elle ajoute que « …le déposant se place ainsi de manière déloyale dans le sillage de la Marque Antérieure, sans verser une quelconque compensation financière, et crée un risque d’association entre les marques en cause ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il n’est pas contesté par la déposante qu’au regard de la renommée de la marque antérieure pour désigner des produits pharmaceutiques, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée avec les produits de la marque antérieure de renommée et transfèreront ainsi les qualités attribuées à cette dernière aux produits de la demande d’enregistrement contestée. En effet, comme le soutient la société opposante l’ « image de marque risque d’être aussi d’être ternie et dépréciée lorsqu’elle est liée à des produits qui donnent lieu à des associations mentales indésirables ou douteuses ». De même, il existe un risque de « détourner et déprécier le pouvoir d’attraction et le prestige de la Marque Antérieure », ce que ne conteste pas la déposante. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure BOTOX n°009417651 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; aliments pour bébés; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; herbicides; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». CONCLUSION En raison, d’une part, du risque de confusion avec la marque antérieure BOTOX n° 009417651 pour une partie des produits contestés, et, d’autre part, de l’atteinte à la renommée de cette même marque antérieure pour les produits restant à comparer, le signe verbal contesté BOTOXTREME ne peut être adopté comme marque pour l’ensemble des produits visés.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.