NL21-0247 26/10/2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 2 décembre 2021, la collectivité territoriale COMMUNE DE LA BOURBOULE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0247 contre la marque n°19/4576878 déposée le 26 août 2019 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J T est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-06 du 7 février 2020.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 03 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Classe 05 : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué :

— un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale COMMUNE DE LA BOURBOULE ;

— sept motifs absolus de nullité, à savoir : • « le signe ne peut constituer une marque », • « le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle », • « le signe est dépourvu de caractère distinctif », • « le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels », • « le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service », • « le signe est de nature à tromper le public », • « la marque a été déposée de mauvaise foi ».

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4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

Le demandeur y fait un rappel du contexte et précise à cet égard que le titulaire de la marque contestée a déposé en 2019 quatre marques contenant notamment le nom de la commune LA BOURBOULE. Il indique introduire la présente demande en nullité suite au refus du titulaire de lui restituer ces marques et en raison d’un article de presse qu’il juge diffamant (pièce 4).  Il estime ainsi que la marque contestée est non distinctive, que son dépôt a été effectué de mauvaise foi par son titulaire, que le signe contesté est de nature à tromper le public et enfin que la marque contestée porte atteinte à son nom et à sa renommée en tant que collectivité territoriale connue pour ses eaux thermales.

Il requiert en conséquence l’annulation totale de la marque contestée et fournit à l’appui de son argumentation les pièces suivantes :

Pièce 1 – délibération en conseil municipale donnant DELEGATION AU MAIRE tamponnée.pdf Pièce 2 – extrait DATAINPI relatif aux 4 marques déposées par T J.pdf Pièce 2.1 – Extrait DATAINPI marque EAU THERMALE LA BOURBOULE n°4576111.pdf Pièce 2.2 – Extrait DATAINPI Marque LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE n°4576878.pdf Pièce 2.3 – Extrait DATAINPI marque B EAU THERMALE LA BOURBOULE n°4605173.pdf Pièce 2.4 – Extrait DATAINPI marque B LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE n°4605177.pdf Pièce 3 – Courrier de mise en demeure Fidal à M^e F 26 08 2021.pdf Pièce 4 – Article de presse La guerre des marques à la bourboule La Montagne.pdf Pièce 5 – PV de constat d’Huissier podcast youtube du 19.10.2021.pdf Pièce 6 – Extrait Wikipedia La Bourboule.pdf Pièce 7- Extrait du site internet Regie les grand thermes La Bourboule.pdf Pièce 8 – Arrêt Laguiole Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 1, 5 Mars 201.pdf Pièce 9 – Tableau comparatif des libellés des marques M. T Pièce 10. a – Extrait La Montagne article Les sources thermales rejaillisse.pdf Pièce 10. b – extrait site internet -les curistes- partir à la découverte.pdf Pièce 10. c – Extrait Grands thermes La Bourboule Les Cures thermales dermatologie.pdf

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 27 décembre 2021, reçu le 29 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 février 2022.

8. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’autres procédures toujours pendantes entre les parties et comportant les mêmes motifs, la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 25 avril 2022.

9. Par courrier du 5 octobre 2022, l’Institut a notifié aux parties la reprise de la présente procédure, les phases d’instruction de l’ensemble des dossiers comportant les mêmes motifs que la présente demande étant désormais closes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION A. Sur les motifs absolus de nullité

1. Sur le droit applicable 10. La marque contestée a été déposée le 26 août 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

11. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

13. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».

14. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…). 15. En outre, l’article L.711-3 du même code dispose que : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

16. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, E S, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

17. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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2. Sur le fond

19. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleur.

20. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 03 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Classe 05 : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

a) Sur l’aptitude du signe à constituer une marque et sur le fait qu’il serait constitué exclusivement de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle et d’éléments devenus usuels

21. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu’il ressort de l’article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

22. En l’espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu’elle est notamment fondée sur les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque », « Le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/ la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle » et « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ».

23. Force est toutefois de constater qu’aucune argumentation spécifique à ces trois motifs n’a été développée par le demandeur.

Seuls des arguments relatifs au caractère descriptif, non distinctif et trompeur du signe, à la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt et à l’atteinte au nom et à la renommée du demandeur ont été développés.

Or, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.

24. Par conséquent, ces motifs de nullité sont rejetés.

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b) Sur le caractère distinctif et descriptif du signe 25. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

26. En l’espèce, il ressort du libellé rappelé au point 20, qu’une partie des produits désignés par la marque contestée sont des produits de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public constitué de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. D’autres produits relèvent quant à eux du domaine de la santé humaine ou animale de sorte qu’il convient de considérer qu’ils s’adressent à un public de professionnels ou à des consommateurs dotés d’un degré d’attention supérieur à la normale.

27. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

28. Il convient notamment de déterminer si la simple combinaison des termes constituant le signe litigieux permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).

29. Par ailleurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 30. Le demandeur soutient que l’expression LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE consiste en la simple association de la désignation du type d’entreprise fabricant les produits désignés et d’un lieu géographique français, désignant ainsi la provenance des produits.

Il en déduit que la marque est descriptive et s’appuie à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 8 septembre 2009 (RG n°08/03548) selon lequel est constitutif de non- distinctivité le fait de déposer une marque constituée de la simple association de deux mots communs, l’un servant à désigner un lieu géographique et l’autre étant la désignation nécessaire d’une activité ou d’un élément.

31. Comme l’indique le demandeur, la marque contestée se compose se compose du terme « laboratoire » couramment utilisés pour définir une entreprise fabricant des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou vétérinaires, du terme « dermatologique » adjectif désignant ce qui est relatif à la dermatologie, à savoir la branche de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères (cheveux et ongles) et des muqueuses et de la dénomination « La Bourboule », qui désigne une commune française située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’expression LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE de la marque litigieuse sera donc comprise par le consommateur d’attention moyenne comme la désignation d’un laboratoire spécialisé en dermatologie et situé dans la commune de la Bourboule, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque litigieuse.

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32. Ainsi, à l’égard des « huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » lesquels sont pour certains susceptibles de se trouver en contact avec la peau, les cheveux, les ongles ou les muqueuses, et pour d’autres présentent une nature médicale, les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE n’apparaissent pas distinctifs en ce qu’ils désignent une caractéristique à savoir leur origine.

Le consommateur sera donc en mesure d’établir un lien direct et concret entre ces produits et le signe contesté comme désignant des produits conçus dans un laboratoire dermatologique situé dans la commune de la Bourboule.

A cet égard, il convient de relever que la présentation du signe couleur et sur deux lignes ne saurait conférer audit signe le caractère distinctif suffisant. En effet, ces éléments figuratifs ne sont pas capables d’influencer la perception d’ensemble du signe par le consommateur. Ils ne sont donc pas de nature à détourner son attention des éléments verbaux qui prédominent et dont il percevra le sens immédiatement et sans difficulté.

33. En revanche, s’agissant des autres produits visés à l’enregistrement, à savoir les « aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », la marque contestée LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE apparait distinctive dans son ensemble, le consommateur n’étant pas amené à penser qu’ils sont issus d’une telle structure, comme le souligne le demandeur dans ses observations.

La présence de ces éléments verbaux ne donnera donc lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent.

Ainsi, il n’est pas établi que le consommateur était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, de percevoir, immédiatement et sans réflexion, le signe contesté LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE comme la description d’une caractéristique objective de ces produits.

34. Le signe complexe LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE est donc dépourvu de distinctivité pour les seuls produits cités au point 32, en ce qu’il peut servir à en désigner une caractéristique.

c) Sur le caractère déceptif du signe 35. Aux termes de l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public, un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.

36. Ce motif suppose que puisse être retenue l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, E E, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.

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37. S’agissant d’un signe de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique du produit, « il n’est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu pour fabriquer de tels produits, mais qu’il soit raisonnablement envisageable qu’un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu’à ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée » (Cass. Com. 20 novembre 2007, 06-16.387).

38. A cet égard, le demandeur relève que le titulaire de la marque contestée, qui n’est ni un professionnel de santé, ni un scientifique, ne démontre pas que ses produits sont fabriqués par un laboratoire.

Il estime en outre que les termes LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE du signe contesté nécessitent que les produits commercialisés soient à vertu pharmaceutique, vétérinaire ou thérapeutique, ce qui n’est pas le cas de certains produits visés.

Il ajoute que la commune de La Bourboule est réputée pour ses eaux thermales de sorte que la marque contestée serait trompeuse au regard de produits susceptibles de contenir de l’eau thermale, dès lors que le titulaire de la marque contestée ne justifie d’aucun contrat d’exploitation des eaux thermales issues du territoire de La Bourboule. Il relève ainsi que le comportement économique du consommateur sera, sur la base de ces informations mensongères, modifié en ce qu’il pensera abusivement acquérir des produits présentant un lien avec la commune.

Il en conclut que la marque contestée doit être considérée comme déceptive et s’appuie à cet égard sur une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 5 mars 2019 et portant sur une marque Laguiole (pièce 8 – CA Paris, 5 mars 2019, RG n°17/04510).

39. En l’espèce, la marque contestée désigne des produits ménagers, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, vétérinaire et médicaux, des produits d’hygiènes ainsi que des boissons (voir supra point 20).

40. Le signe contesté contient notamment les éléments verbaux LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE.

A cet égard, il convient au préalable de rappeler que le caractère trompeur d’un signe s’apprécie au regard des produits désignés dans l’enregistrement, et non au regard des circonstances d’exploitation. Ainsi, le fait que le titulaire de la marque contestée ne soit pas un professionnel de santé ou un scientifique sont sans incidence sur l’appréciation du caractère déceptif ou non de sa marque.

Comme l’indique le demandeur, la séquence LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE consiste en l’association du terme « laboratoire », couramment utilisés pour définir une entreprise fabricant des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou vétérinaires, et du terme « dermatologique », adjectif désignant ce qui est relatif à la dermatologie, à savoir la branche de la médecine qui étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères (cheveux et ongles) et des muqueuses.

41. Ainsi, à l’égard des « huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » lesquels sont susceptibles de se trouver en contact avec la peau, les cheveux, les ongles ou les muqueuses, les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE peuvent laisser penser que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

produits proviennent d’un laboratoire spécialisé en dermatologie et qu’ils sont élaborés sous le contrôle d’un dermatologue.

Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur qualité.

42. En revanche, s’agissant des autres produits visés à l’enregistrement, à savoir les « préparations pour polir ; préparations pour abraser ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool », les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE apparaissent distinctifs, le consommateur n’étant pas amené à penser qu’ils sont issus d’une telle structure, comme le souligne le demandeur dans ses observations pour certains d’entre eux. La présence de ces éléments verbaux ne donnera donc lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent, de sorte qu’ils n’apparaissent pas trompeurs au regard de ces produits.

43. Enfin, s’agissant des « produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales », les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE de la marque contestée n’apparaissent pas trompeurs en ce que ces produits présentent une nature médicale et sont ainsi nécessairement élaboré sous contrôle médical.

44. Comme le relève le demandeur, le signe contesté contient également les éléments verbaux LA BOURBOULE.

Par ailleurs, il fournit les pièces suivantes, lesquelles permettent de démontrer qu’au jour du dépôt de la marque contestée, la commune La Bourboule était réputée pour être une ville d’eau thermale :

— Pièce 6 – Extrait de la page Wikipédia portant sur « La Bourboule », laquelle précise notamment que la commune La Bourboule bénéficie du label « station thermale » et est membre de l’association européenne des villes thermales historiques. Qualifiée de « Grande ville d’eaux », La Bourboule est, dans la première moitié du XXème siècle, « l’une des stations thermales les plus importantes du Massif central » ;

- Pièce 10 a : un article publié en 2015 et intitulé « Les sources thermales rejaillissent sur la notoriété de la station », lequel relate les origines des bienfaits des eaux thermales de La Bourboule et précise que « l’histoire de La Bourboule compterait 34 sources dont les eaux aux nombreuses vertus soignent et soulagent depuis plus de 100 ans et à qui La Bourboule doit sa renommée et son essor » ;

- Pièce 10 b : article intitulé « Partir à la découverte de la station thermale de La Bourboule » et paru sur le du site internet Les Curistes en octobre 2021, lequel indique qu’il s’agit « d’une ville thermale historique ».

Dès lors, compte tenu de la notoriété de La Bourboule en tant que ville d’eau thermale, il est raisonnablement envisageable de penser que le signe contesté, puisse, aux yeux du public pertinent, désigner la provenance géographique de produits susceptibles d’être composés d’eau thermale provenant de cette commune.

45. L’eau thermale est susceptible d’entrer dans la composition des produits suivants désignés par la marque contestée : « dentifrices ; produits de rasage ; dentifrices médicamenteux ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

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Ainsi, au jour du dépôt de la marque litigieuse et au regard de tels produits qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule », la marque contestée est de nature à tromper le public sur leur composition et leur origine géographique.

46. En revanche, s’agissant des autre produits de la marque contestée à savoir les « préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; rouge à lèvres ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire », le consommateur n’est manifestement pas amené à penser qu’ils sont composés d’eau thermale.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que la commune La Bourboule soit réputée pour de tels produits.

Ainsi, la présence des éléments LA BOURBOULE ne donnera lieu à aucune attente manifeste de la part du public pertinent au regard de ces produits.

47. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur la qualité, la composition et l’origine géographique, pour les produits visés au point 41 ne précisant pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique » ainsi que pour les produits visés au point 45 ne précisant pas la mention « tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule ».

d) Sur le fondement de la mauvaise foi

48. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

49. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

50. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

51. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

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52. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

53. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE, en tant que commune réputée pour ses eaux thermales.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE

54. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26 août 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE.

55. Il ressort des éléments transmis par le demandeur que la commune La Bourboule est connue pour être une ville de station thermale (cf. pièces 6, 10 a et b analysées supra point 44).

Il fournit en outre un procès-verbal de constat d’huissier (pièce 5) consistant en la retranscription d’une vidéo datée du 14 octobre 2021, diffusée sur le réseau social Facebook et sur le site Internet Youtube, dans laquelle le titulaire de la marque contestée indique qu’il connait la Bourboule depuis son enfance pour ses cures thermales et précise avoir remarqué que « La Bourboule n’avait jamais développé de gamme de crèmes dermatologies ou avait essayé de le faire durant des années mais sans qu’aucun projet n’avait réellement pris de l’ampleur ». Son associé y précise également que les bienfaits de cette eau sont nationalement connus depuis plusieurs décennies.

56. Le titulaire de la marque contestée n’a quant à lui présenté aucune observation en réponse.

57. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 26 août 2019, de l’usage antérieur du signe LA BOURBOULE en tant que ville d’eau thermale.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

58. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

59. Le demandeur estime que le dépôt de la marque contestée est frauduleux en ce qu’il a été effectué dans le but de se ménager un monopole injustifié et pour unique intention de tenter de le priver d’un droit sur son nom et de nuire à ses intérêts en lui opposant le titre. Il s’appuie notamment sur l’arrêt Laguiole de la Cour d’appel de Paris du 5 mars 2019 (pièce 8 – CA Paris, 5 mars 2019, RG n°17/04510), lequel a considéré comme frauduleux des dépôts de marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

effectués dans une stratégie visant à priver une Commune et ses administrés de l’usage du nom de cette Commune.

Il précise à cet égard que le titulaire a déposé quatre marques comprenant toutes le nom LA BOURBOULE (pièce 2) sans en avoir demandé l’autorisation et portant sur des produits très divers et dont certains sont en lien avec l’eau thermale pour laquelle la collective territoriale demanderesse est connue et exerce des activités.

Il relève en outre que le titulaire de la marque contestée lui a présenté son projet postérieurement au dépôt de la marque litigieuse. Il indique également qu’en deux ans écoulés depuis le dépôt, la marque n’a jamais été exploitée et que le titulaire ne justifie d’aucun contrat d’approvisionnement en eau thermale issue de La Bourboule. Il affirme enfin, que le titulaire a tenté de le forcer à conclure un contrat d’approvisionnement exclusif en eau postérieurement au dépôt de la marque contestée.

60. Toutefois, aucun document présenté par le demandeur ne démontre que la marque litigieuse lui a été opposée pour obtenir un contrat d’apport exclusif en eau. En effet, le demandeur ne fournit aucun document démontrant la teneur des échanges entre lui et le titulaire de la marque contestée au moment de la présentation du projet.

Par ailleurs, la marque contestée ayant été enregistrée le 7 février 2020, soit depuis moins de cinq année au jour de la demande en nullité, elle n’est pas encore soumise à l’obligation d’usage, de sorte qu’il ne peut être reproché au titulaire de n’avoir pas commencé l’exploitation de la marque litigieuse. En tout état de cause, « la mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 78, précité).

Ainsi, il n’est pas démontré par le demandeur que le dépôt de la marque contestée s’inscrit dans une stratégie commerciale visant à le priver de l’usage de son nom, nécessaire à son activité.

A cet égard, l’arrêt LAGUIOLE de la Cour d’appel de Paris cité par le demandeur ne saurait être transposé, dès lors qu’il porte sur une espèce différente. En effet, dans cette affaire, la mauvaise foi avait été retenue en raison de la multiplicité des dépôts de marques comprenant le nom de la commune pour désigner des activités identiques et similaires à celles de la commune ou de ses administrés et du comportement du titulaire de ces marques qui s’était opposé aux dépôts postérieurs de marques comportant le terme LAGUIOLE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

61. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

62. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.

63. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté.

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B. Sur le motif relatif de nullité

1. Sur le droit applicable 64. La marque contestée a été déposée le 26 août 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

65. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

66. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

67. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».

68. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond 69. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE est également fondée sur l’existence d’une atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale. Il résulte du récapitulatif de la demande que le signe invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande en nullité est COMMUNE DE LA BOURBOULE.

70. Les dispositions de l’article L.711-4, h) précité n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.

71. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés.

Identification de la collectivité territoriale LA BOURBOULE par le signe invoqué COMMUNE DE LA BOURBOULE

72. En l’espèce, il résulte du récapitulatif de la demande que le signe invoqué à l’appui de la demande en nullité sur le fondement de l’atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale est le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE.

73. Il n’est pas contesté que les termes COMMUNE DE LA BOURBOULE identifient la ville de La Bourboule, le terme COMMUNE renvoyant directement à l’unité administrative concernée.

74. Par conséquent, le signe invoqué COMMUNE DE LA BOURBOULE est de nature à identifier la collectivité territoriale demanderesse.

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Comparaison des signes 75. La marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleurs.

76. Le signe invoqué par la commune demanderesse à l’appui de la demande en nullité est :

COMMUNE DE LA BOURBOULE.

77. Force est de constater que les éléments LA BOURBOULE, identifiant la collectivité territoriale demanderesse, se retrouve dans le signe contesté, en position finale et sur une ligne distincte et dans des caractères de grande taille ce qui confère aux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelle.

78. Les signes diffèrent par la présence des termes COMMUNE DE au sein du droit antérieur invoqué et, dans le signe contesté, par la présence des éléments verbaux LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE et de la couleur bleue.

79. Toutefois, ces éléments n’affectent pas la référence à la commune demanderesse LA BOURBOULE dans le signe contesté.

80. En effet, le terme COMMUNE du signe invoqué apparait accessoire en ce qu’il ne fait qu’identifier l’entité administrative LA BOURBOULE.

81. Par ailleurs, les éléments LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, présentés dans des caractères de plus petite taille, apparaissent accessoires en ce qu’ils sont susceptibles d’évoquer la structure à l’origine des produits.

82. Il en résulte une proximité entre le signe complexe contesté LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE et le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE identifiant la collectivité territoriale demanderesse.

83. Ainsi, le signe contesté apparaît susceptible d’être rattaché dans l’esprit du public à la collectivité territoriale demanderesse, identifiée par le nom COMMUNE DE LA BOURBOULE.

Atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale

84. Le demandeur fait valoir que la marque contestée LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE porte atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune de La Bourboule.

85. La demande en nullité porte sur la totalité des produits visés à l’enregistrement de la marque contestée à savoir :

« Classe 03 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Classe 05 : produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».

86. Il convient de rechercher si, au regard des produits précités de la marque contestée, le signe complexe LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE LA BOURBOULE porte atteinte au nom, à l’image ou à la renommée du demandeur.

87. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque en particulier l’existence d’un risque de confusion, le consommateur étant, selon lui, susceptible de penser que les produits désignés sous le signe contesté émanent ou sont liés aux activités de la commune La Bourboule, à tout le moins, sont diffusés avec son consentement ou sa garantie.

A cet égard, il rappelle la renommée de son nom en tant que ville d’eau thermale. Il revendique également les domaines d’intervention suivants, par le biais de sa régie les Grands Thermes de La Bourboule : service de cure thermale, crèmes et autres produits cosmétiques à base d’eau thermale.

Le demandeur fait en outre valoir un préjudice économique en ce que la marque contestée le priverait de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage.

88. En l’espèce, il résulte d’une appréciation globale des pièces 6 et 10 a et b, fournies par le demandeur et telles que décrites au point 44, que la ville La Bourboule est connue depuis de nombreuses années comme étant une ville de stations thermales.

Cette notoriété est par ailleurs reconnue par le titulaire de la marque contestée lui-même ainsi que par son associé, tel que cela résulte de la pièce 5 fournit par le demandeur (cf. supra point 55).

89. Toutefois, si le demandeur affirme exercer une activité dans la vente de produits cosmétiques et de prestations de cure thermale par le biais de sa régie, il ne le démontre pas, la production de la seule pièce 7, extrait non daté du site Internet des Grands Thermes de la Bourboule, n’étant pas suffisante à cet égard.

90. En outre, le demandeur ne démontre pas l’identité ou la similarité entre les produits visés à l’enregistrement et son domaine de réputation.

91. Enfin, il n’établit pas en quoi l’enregistrement de la marque contestée pour les produits visés à l’enregistrement lui porterait préjudice ou à ses administrés.

92. En conséquence, en l’absence de démonstration d’un risque de confusion et en l’absence de démonstration d’un préjudice pour la commune de La Bourboule ou ses administrés, l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la collectivité territoriale demanderesse n’est pas établie pour les produits visés à l’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

C. Conclusion :

93. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle au regard des :

— « huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » dont elle désigne une caractéristique, de sorte qu’elle n’est pas distinctive (point 32) ;

— « huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » qui ne précisent pas la mention « tous ces produits étant élaborés sous contrôle dermatologique», en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur leur qualité (point 41) ;
- « dentifrices ; produits de rasage ; dentifrices médicamenteux ; tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » qui ne précisent pas la mention «tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule », en ce qu’elle est de nature à tromper le public sur leur composition et origine géographique (point 45) ;

94. Enfin, les motifs de nullité suivants sont totalement rejetés :

— le signe ne peut constituer une marque (point 24) ;

- le signe est exclusivement constitué de la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature/la fonction ou donnant au produit sa valeur substantielle (point 24) ;

- le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels (point 24) ;

- la marque a été déposée de mauvaise foi (point 63) ;

- la marque porte atteinte à au nom, à l’image ou à la renommée de la commune La Bouboule (point 92).

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0247 est partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n° 19/4576878 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants désignés dans son enregistrement : « huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits de rasage ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ainsi que pour les « tisanes ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » ne précisant pas que ces produits sont composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule. Article 3 : La marque n° 19/4576878 est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 03 : préparations pour polir ; préparations pour abraser ;

Classe 05 : aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbicides ; tisanes composées d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule ;

Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; tous ces produits étant composés d’eau thermale provenant de la commune La Bourboule ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI