NL22-0028 10/11/2022

DÉCISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 10 février 2022, Monsieur S C (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0028 contre la marque n°19/4514038 déposée le 9 janvier 2019 ci- dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée LES BISCUITERIES REUNIES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2019-18 du 3 mai 2019.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 30 : pâtisseries ; gâteaux ».

3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué les quatre motifs absolus de nullité suivants :

- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;

- « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels » ;

- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ;
- « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 2 mars 2022, reçu le 4 mars 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.

Dans ses premières observations le titulaire de la marque contestée a sollicité la tenue d’une audition, à laquelle il a renoncé par courrier du 19 juillet 2022, ce dont le demandeur a été informé.

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8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 23 août 2022.

Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur requiert la nullité de la marque contestée et constate à cet égard que :

- Le signe contesté est descriptif des produits désignés, de sorte que la marque litigieuse n’est pas distinctive ;

- L’expression KOUIGN DES ROIS étant largement utilisée depuis les années 2000 tant par les professionnels que par les consommateurs, la marque contestée présente un caractère usuel ;

- Le titulaire de la marque contestée a cherché à déposer un signe générique à titre de marque dans le seul but de constitue un monopole indu, ce qui caractérise un dépôt de mauvaise foi au détriment de toutes les biscuiteries et notamment des biscuiteries bretonnes.

Il fournit treize pièces à l’appui de son argumentation.

Le demandeur sollicite également la prise en charge de ses frais par la partie adverse à hauteur de 1 100 euros.

10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur réitère ses développements et précise les points suivants :

— sur l’absence de caractère distinctif : il fournit de nouvelles pièces pour démontrer qu’au jour du dépôt de la marque contestée, l’expression KOUIGN DES ROIS ne pouvaient être comprise par le public pertinent que comme désignant une galette des rois constituée de kouign- amann ; il relève en outre que le titulaire de la marque contestée ne démontre pas que les publications fournies émanent de ses distributeurs et qu’en tout état de cause le signe utilisé dans ces publications ne correspond pas à la marque semi-figurative objet de la présente demande ;

— sur la mauvaise foi : il précise que certaines des pièces déjà fournies démontrent l’usage antérieur d’un signe très proche à celui de la marque contestée ; il réaffirme que le dépôt de la marque litigieuse a été réalisé dans l’intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à leur activité.

A l’appui de ses observations, le demandeur fournit les pièces suivantes :

Pièce 1. Impression du site internet wikipédia, article « Kouign-amann », 2 fév. 2022 Pièce 2. Article de presse Libération, 27 déc. 1997, « Odysée, dimanche, 21h35, TF1… » Pièce 3. Impression du site internet du dictionnaire Le Robert, Définition « Kouign-amann, 1er fév. 2022 Pièce 4. Impression du site internet wikipédia, article « Galette des rois », 1 fév. 2022 Pièce 5. Site internet « dico-cuisine.fr », article « Galette des Rois », le 1er fév.2022 Pièce 6. Site internet de l’ambassade de France au Japon, article « Galette des Rois », le 1er février 2022 Pièce 7. Impression du blog de la Biscuiterie de Cheverny-Chambord, 1er fév. 2022 Pièce 8. Capture écran de la publication Facebook de la Biscuiterie de Camaret du 10 janv. > « Le Kouign Des Rois » Pièce 9. Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie Saint Mathieu du 28 déc. 2020 > « Le Kouign Des Rois »

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Pièce 10. Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie du Fort Bloqué du 29 déc. 2016 > « #kouigndesrois » Pièce 11. Capture écran de la publication Facebook de la Biscuiterie du Fort Bloqué du 4 janv. 2019 > « le Kouign des Rois » Pièce 12. Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie Ty Gueme, du 14 janv. 2022 « #kouigndesrois » Pièce 13. Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie de la Pointe du Raz du 9 janv. 2019 > « Le Kouign Des Rois » Pièce14. Captures écran du 27 mai 2022 du site internet du dictionnaire Larousse et du dictionnaire Le Robert suite à la saisine du mot KOUIGN ; puis du mot ROI ; puis du mot GALETTE Pièce 15. Articles de presse Ouest France des 28 nov. 2006, 12 déc. 2006, 20 déc. 2013 et 22 déc. 2016 Pièce 16. Impression du site internet Pappers concernant E M ; Infogreffe concernant l’établissement Les Enfants du Boulanger à Plouezec ; capture écran de Google Street du 27 mai 2022 concernant l’établissement Les Enfants du Boulanger à Plouezec Pièce 17. Articles de presse avec le seul mot KOUIGN :

- 11 août 2001, Le Télégramme ;

- 13 août 2001, Le Télégramme ;

- 14 août 2001, Le Télégramme ;

- 18 août 2001, Le Télégramme ;

- 2 octobre 2001, Le Télégramme ;

- 3 mai 2002, Le Télégramme ;

- 9 septembre 2002, Le Télégramme ;

- 6 juin 2002, Le Télégramme ;

- 11 juin 2002, Le Télégramme ;

- 5 juillet 2002, Le Télégramme ;

- 7 juillet 2002, Le Télégramme ;

- 23 mai 2003, Le Point ;

- 20 septembre 2017, L’Express. Pièce 18. Articles de presse avec des termes dérivés du mot « Kouign » pour désigner des variantes du « Kouign-amann » :

- 13 mai 2010, Le Point > « les Kouignettes » ;

- 28 juillet 2011, Le Point > « Kouign-Gwen » ;

- 31 juillet 2013, L’Express > « Ty Kouign » ;

- 1er mars 2019, Aujourd’hui en France > « Kouign des Gras » ;

- 16 juillet 2019, Aujourd’hui en France > « Kouign Bigouden » ;

- 11 août 2021, Le Point > « Ptit Kouign ». Pièce 19. Réservé Pièce 20. Réservé Pièce 21. Réservé Pièce 22. Réservé Pièce 23. Réservé Pièce 24. Article Ouest France du 14 mars 2020 Pièce 25. Marques françaises détenues par le Titulaire de la marque contestée

Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée

11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet des motifs de nullité suivants pour défaut d’argumentation du demandeur : le signe serait composé exclusivement d’éléments devenus usuels et la marque aurait été déposée de mauvaise foi.

Il estime que la marque contestée est bien distinctive : elle consiste en une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs dont la juxtaposition est incontestablement originale, de sorte qu’elle est tout au plus évocatrice ; en outre le demandeur ne démontre ni le caractère usuel de l’expression KOUIGN DES ROIS, ni un lien suffisamment direct et concret avec les produits en visés. Il revendique en tout état de cause l’usage de l’expression LE KOUIGN DES ROIS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

depuis au moins 2005, année du dépôt de la première marque déposée. Il fournit seize pièces à l’appui de son argumentation.

Il sollicite la prise en charge par la partie adverse de ses frais de procédure à hauteur de 1200 euros.

12. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

— rappelle l’irrecevabilité de certains motifs qui n’ont pas été développés par le demandeur et en particulier l’absence d’argumentation quant au fait que « le signe serait composé exclusivement d’éléments devenus usuels » ;

— réitère ses arguments sur le caractère distinctif et non-descriptif de la marque contestée : il insiste notamment sur l’absence de lien direct et concret entre le mot KOUING et les produits de la marque contestée et fournit à cet égard de nouvelles pièces ; il fournit également des documents de nature à démontrer que les différents usages des termes « Kouign des rois » présentés par le demandeur émanent de sociétés liées au titulaire ;

— sur l’absence de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée : il relève que le seul usage de l’expression « kouign des rois » émanant d’un tiers qui ne lui est pas lié apparait dans un article consacré à un pâtissier ; or le demandeur ne démontre pas qu’au jour du dépôt, il avait connaissance de cet usage et que ce dépôt visait à priver ce pâtissier d’un signe nécessaire à son activité ; il souligne à cet égard qu’il n’a pas opposé sa marque contestée à ce pâtissier pour qu’il cesse d’utiliser l’expression « kouign des rois ».

Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations :

Pièce 1.1 : Extrait Pappers de la société LES BISCUITERIES REUNIES Pièce 1.2 : PV des délibérations de l’assemblée générale mixte (démission de M. P C du Conseil d’administration de la société LES BISCUITERIES REUNIES) Pièce 2 : Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de la Pointe du Raz (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES) Pièce 3 : Fiche de la marque « LE KOUIGN DES ROIS » n° 3397993 et copie de la marque au BOPI Pièce 4 : Fiche de la Marque n° 4514038 et copie de la marque au BOPI Pièce 5 : INPI, le 4 mai 2021, NL20-0040, SOFALANGEE Pièce 6 : INPI, 19 janvier 2022, NL21-0020, GENERATION Pièce 7 : CJUE, 1 2 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40 Pièce 8 : Résultat de recherche sur le site de l’Académie Française pour « Kouign » Pièce 9 : « Kouign-amann », Dictionnaire en ligne Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/kouign-amann/45669 Pièce 10 : « Kouign-amann », Dictionnaire en ligne Le Robert, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/kouign-amann Pièce 11 : INPI, OPP 19-4792/CSO, 07/02/2020, PATTOUNE TOULOUSE Pièce 12 : Tribunal de grande instance de Rennes, 14 février 2000, RG 98/02790 Pièce 13 : Cour d’appel d’Angers, 26 juillet 2007, RG 08/01696 Pièce 14 : Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2022, RG 20/02521 (démontrant que La société Les Biscuiteries Réunies était le fournisseur de la société Biscuiterie du Fort-Bloqué). Pièce 15 : Com, 24 septembre 2003, le gommage des façades, n°01-17.737. Pièce 16 : Réservé Pièce 17 : Kouign Papatez, (gâteau à base de pomme de terre) Pièce 18 : « Gâteau », Dictionnaire en ligne Littré https://www.littre.org/definition/g%C3%A2teau Pièce 19.1 : Fiche de la Marque « Biscuiterie de Pont-l’Abbé » n° 3200123 Pièce 19.2 : Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de Pont-Aven (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES) Pièce 19.3 : Extraits des sites internet de la Biscuiterie de Pont-l’Abbé et de la Biscuiterie de Pont-Aven Pièce 20 : Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de Concarneau (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable 13. La marque contestée a été déposée le 9 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

14. En conséquence, la validité du signe doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.

15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

16. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. ».

17. L’article L.711-2 du code précité précise que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service […] ;

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

18. Enfin, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. du 25 avril 2006, S, pourvoi n°04-15.641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

19. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

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B. Sur le fond

21. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

Ce signe a été enregistré en couleur.

22. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 30 : pâtisseries ; gâteaux ».

 Sur le caractère usuel de la marque contestée

23. Le caractère usuel d’un produit ou d’un service se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner le produit ou le service.

24. Le demandeur soulève le caractère usuel de la marque contestée, l’expression KOUIGN DES ROIS étant largement utilisée depuis les années 2000 tant par les professionnels que par les consommateurs. Il s’appuie à cet égard sur les documents suivants :

Pièce 7.
- Impression du blog de la Biscuiterie de Cheverny-Chambord, 1er fév. 2022.

Cette pièce regroupe diverses publications Internet du journal La Grenouille – voix de Cheverny et Cour-Cheverny, à propos de la Biscuiterie Cour-Cheverny et datées de juillet 2015 à octobre 2021. L’une d’entre elle, datée d’octobre 2017, mentionne le « kouign- amann des rois » ;

Pièce 8.
- Capture écran de la publication Facebook de la Biscuiterie de Camaret du 10 janv. et mentionnant « Le Kouign Des Rois » ; Pièce 9.
- Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie Saint Mathieu du 28 déc. 2020 et mentionnant « Le Kouign Des Rois » ;

Pièce 10.
- Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie du Fort Bloqué du 29 déc. 2016 et comportant la mention « #kouigndesrois » ;

Pièce 11.
- Capture écran de la publication Facebook de la Biscuiterie du Fort Bloqué du 4 janv. 2019 et promouvant « le Kouign amman des Rois » ;

Pièce 12.
- Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie Ty Gueme, du 14 janv. 2022 promouvant les « kouign des rois » et comportant l’hashtag « #kouigndesrois » ;

Pièce 13.
- Capture écran de la publication Instagram de la Biscuiterie de la Pointe du Raz du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 janv. 2019, utilisant l’expression « Le Kouign Des Rois » et comportant l’hashtag « #kouigndesrois » ;

Pièce 15.
- Articles de presse Ouest France des 28 nov. 2006, 12 déc. 2006, 20 déc. 2013 et 22 déc. 2016.

Cette pièce regroupe quatre articles de presse du journal Ouest France témoignant d’une utilisation de l’expression « kouign des rois » par trois sociétés (Biscuiterie de la pointe du raz, Biscuiterie de Pont l’Abbé et Biscuiterie de Concarneau) et un boulanger situé dans les Côtes d’Armor.

25. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui l’absence d’argumentation du demandeur quant à ce motif et demande donc son rejet.

Il estime en tout état de cause que les publications fournies par le demandeur pour démontrer le caractère usuel des termes « KOUIGN DES ROIS » ne sont pas pertinentes pour apprécier la validité de la marque au moment de son dépôt dès lors que des pièces sont datées du jour du dépôt ou postérieurement, et/ou émanent d’un ancien distributeur et de filiales du titulaire de sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération. Il transmet à cet égard les pièces suivantes :

Pièce 2 :
- Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de la Pointe du Raz (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES) ;

Pièce 14 :
- Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2022, RG 20/02521 (démontrant que La société Les Biscuiteries Réunies était le fournisseur de la société Biscuiterie du Fort- Bloqué) ; Pièce 19.1 :
- Fiche de la Marque « Biscuiterie de Pont-l’Abbé » n° 3200123 ; Pièce 19.2 :
- Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de Pont-Aven (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES) ; Pièce 19.3 :
- Extraits des sites internet de la Biscuiterie de Pont-l’Abbé et de la Biscuiterie de Pont-Aven ; Pièce 20 :
- Extrait d’immatriculation de la société Biscuiterie de Concarneau (présidée par la société LES BISCUITERIES REUNIES).

26. En l’espèce, il appartient au demandeur de démontrer que le signe complexe LE KOUIGN DES ROIS était, au jour du dépôt de la marque contestée, devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner des « pâtisseries ; gâteaux ».

A cet égard, il convient au préalable de relever que le demandeur a fourni des documents au soutien de ses développements, de sorte que ce motif ne saurait être rejeté pour défaut d’argumentation, contrairement à ce qu’indique son contradicteur.

27. Toutefois, force est de constater, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, que les pièces 8, 9 et 12 sont datées postérieurement au dépôt de la marque litigieuse.

En outre, les documents transmis par le titulaire de la marque contestée listés au point 25 démontrent son lien économique avec les Biscuiteries du Fort Bloqué, de la Pointe du Raz, de Pont l’Abbé et de Concarneau, dont il est l’ancien fournisseur ou le Président. L’usage de l’expression « kouign des rois » fait par ces différentes sociétés ne saurait donc lui être opposé (pièces 10, 11, 13 et 15 du demandeur).

28. Ainsi, les seuls usages de l’expression « LE KOUIGN DES ROIS » antérieurs au dépôt de la marque contestée et émanant de tiers non liés au titulaire proviennent de deux journaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

locaux (pièces 7 et 16) et concernent deux professionnels, à savoir une Biscuiterie et un boulanger.

Or, un signe ne peut être considéré comme usuel lorsque son usage sur le marché est limité à un seul opérateur, autre que le titulaire lui-même (TUE, 7 juin 2011, affaire 16PF T-507/08, point 63).

En outre, les preuves fournies ne concernent pas l’ensemble du public pertinent français, celles-ci ne touchant qu’un public restreint localisé dans l’ouest de la France.

29. Ainsi, les arguments et pièces du demandeur ne permettent pas d’établir que l’expression « LE KOUIGN DES ROIS » était devenue usuelle pour désigner les produits en cause au jour du dépôt de la marque contestée.

 Sur le caractère distinctif et descriptif du signe 30. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.

31. En l’espèce, il ressort du libellé rappelé au point 22, que les produits désignés par la marque contestée sont des produits de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public constitué de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés.

32. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

33. Il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la combinaison des termes « LE », « KOUIGN », « DES » et « ROIS », accompagnés d’éléments figuratifs et de couleurs, permet de créer dans l’esprit du public concerné une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 34. Le demandeur rappelle que le kouign amman est un célèbre gâteau breton (pièce 1à 3). Il soutient à cet égard que le terme KOUIGN renvoie automatiquement à cette pâtisserie bretonne (pièces 14, 17 et 18).

L’expression DES ROIS renvoie quant à elle directement et sans réflexion à la fameuse « galette des Rois » (pièces 4 à 6 et 14).

Il relève en outre qu’au jour du dépôt de la marque contestée des articles de presse faisaient déjà mention de l’expression « Le Kouign des Rois » pour désigner une « galette faite de pâte à pain feuilletée, recouverte de crème d’amande avec une fève » démontrant ainsi le caractère descriptif de cette expression (pièces 7, 8, 9 et 15) ; il précise à cet égard, que si certaines utilisations sont faites par des filiales du titulaire de la marque contestée, elles le sont à titre descriptif.

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Il en déduit que le public pertinent percevra immédiatement et sans aucune réflexion la marque contestée comme désignant un Kouign Amman à base de frangipane et contenant une fève, gâteau dégusté en début d’année, de sorte qu’elle est purement descriptive des produits désignés, l’élément figuratif renforçant la descriptivité immédiate du signe.

35. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que sa marque est bien distinctive puisque qu’elle consiste en une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs dont la juxtaposition est incontestablement originale, de sorte qu’elle est tout au plus évocatrice.

Il soutient notamment que le terme KOUIGN n’est jamais utilisé seul et ne sera pas perçu comme l’abréviation de « Kouign Amann » ; il précise à cet égard que les pièces fournies par le demandeur, qui émanent toutes d’un quotidien local breton, ne permettent pas de démontrer que le terme KOUIGN seul sera compris de l’ensemble du public pertinent ; enfin, il relève que le terme KOUIGN pourra également être compris du public pertinent comme signifiant « reine » de par sa proximité phonétique avec le terme anglais « queen ».

L’expression DES ROIS quant à elle ne renvoie pas nécessairement à la galette des rois ; il cite à cet égard une décision de la Cour d’appel d’Angers à propos de la marque CHINOIS DES ROIS (pièce 13 : Cour d’appel d’Angers, 25 novembre 2008, RG 08/01696).

Il revendique enfin l’usage de l’expression LE KOUIGN DES ROIS depuis au moins 2005, année du dépôt de la première marque LE KOUIGN DES ROIS (pièce 3).

36. Comme le relève le demandeur, l’expression « kouign amman » désigne une pâtisserie bretonne riche en beurre et en sucre et caramélisée sur le dessus, connue de l’ensemble des consommateurs français, ce qui n’est pas contesté par le titulaire.

Il fournit par ailleurs les pièces suivantes :

— Pièce 14, laquelle comporte notamment une copie écran datée du 27 mai 2022 du dictionnaire en ligne Le Robert démontrant qu’une recherche du mot « Kouign » ne donne aucun résultat mais suggère la définition du mot « kouign-amann » ;

— Pièce 17, laquelle contient treize articles de presse antérieurs au dépôt de la marque contestée dans lesquels le mot « Kouign » apparait seul pour désigner une spécialité culinaire : neuf articles sont issus d’un journal de presse locale (le Télégramme, journal breton) et quatre articles de presse nationale (L’express et Le Point) mentionnant les « kouignettes », (décrites comme de mini kouign-amann) et les « Ty Kouign » ou « p’tits kouign », à savoir des portions individuelles de kouign-amann.

Ainsi, s’il est vrai que le terme breton KOUIGN n’est pas connu de l’ensemble du public pertinent français comme signifiant « gâteau », les documents fournis par le demandeur démontrent que le public français était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée, d’associer le terme KOUIGN à l’expression « kouign amman », spécialité bretonne bien connue du public pertinent.

A cet égard, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, certains articles fournis par le demandeur au titre de la pièce 17 démontrent que le mot KOUIGN peut être associé à un gâteau d’un autre type que le kouign-amann (par exemple, le kouign-pot ou le kouign-etel), il n’en demeure pas moins que ces différentes associations désignent toutes des spécialités culinaires, et en particulier des pâtisseries.

En outre, si l’élément KOUIGN est phonétiquement proche du terme anglais « queen », visuellement, la confusion est impossible pour le public pertinent dès lors que l’orthographe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

du mot KOUIGN lui est familier de par sa connaissance du kouign-amann et que le terme anglais « queen » fait partie des mots anglais connus par le public français.

37. Par ailleurs, comme le démontrent les documents suivants transmis par le demandeur, l’expression « galette des rois » désigne un gâteau dissimulant une fève, traditionnellement élaboré et consommé en France à l’occasion de l’Epiphanie et largement connu du public français :

Pièce 4
- : page Wikipédia de la « galette des rois » datée du 1er février 2022. Il y est notamment indiqué que « la galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France […] » ; Pièce 5
- : extrait du Dictionnaire de Cuisine et Gastronomie définissant la « galette des rois », daté du 1er février 2022 ; Pièce 6
- : article paru en 2016 sur le site Internet de l’ambassade de France au Japon et intitulé « La galette des rois, une tradition française ». Il y est rappelé que « la galette des rois est un gâteau qui se partage traditionnellement le 6 janvier, le jour de l’Epiphanie ». L’article précise que « chaque année, les chefs pâtissiers prestigieux proposent des créations originales afin de mêler la tradition à de nouveaux goûts » et que « à l’étranger, la célèbre galette des rois trouve de nombreux adeptes » ; Pièce 14
- : extrait du dictionnaire en ligne Larousse faisant apparaitre l’expression « fête, jour des rois » sous la définition du mot « roi » ainsi que des extraits du dictionnaire en ligne Le Robert faisant apparaitre l’expression « galette des rois » sous les définitions de « roi » et de « galette ».

Comme le souligne en outre le demandeur, la marque contestée comporte un élément figuratif représentant une pâtisserie surmontée d’une couronne, symbolisant ainsi la fameuse « galette des rois ».

Il en résulte qu’associée à un élément figuratif représentant une galette surmontée d’une couronne, la séquence DES ROIS de la marque contestée fera nécessairement référence à la galette des rois, gâteau dissimulant une fève, traditionnellement élaboré et consommé en France à l’occasion de l’Epiphanie.

A cet égard, il convient de relever que la décision de la Cour d’appel d’Angers citée par le titulaire de la marque litigieuse (pièce 13) et portant sur la marque CHINOIS DES ROIS n’est pas transposable en l’espèce. En effet, dans cet arrêt, la marque en cause était purement verbale de sorte qu’aucun élément figuratif ne venait renforcer la perception de la séquence DES ROIS comme une évocation de la galette des rois, à la différence de la présente affaire.

38. Enfin, il convient de relever que les éléments figuratifs ainsi que la présentation du signe en couleurs, dans un cercle avec un fond constitué de différentes teintes de jaune ne sauraient, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, conférer audit signe le caractère distinctif suffisant.

En effet, ces éléments figuratifs qui consistent en la représentation des produits visés – à savoir une pâtisserie surmontée d’une couronne des rois ne divergeant pas de manière significative de leur représentation commune – représentation insérée dans une forme géométrique simple, ne permettent pas de conférer au signe pris dans son ensemble, une impression générale suffisamment éloignée du message descriptif transmis par les éléments verbaux.

39. Ainsi, en relation avec les « pâtisseries ; gâteaux » de l’enregistrement contesté, le public pertinent ne pouvait percevoir le signe complexe LE KOUIGN DES ROIS pris dans son ensemble que comme l’indication de la nature des produits précités et non comme celle de leur origine commerciale. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

40. Aussi, loin de constituer une marque simplement évocatrice comme le soutient son titulaire, la marque contestée présente un lien direct et concret avec les produits précités puisqu’elle est susceptible de désigner la nature de ces produits, à savoir des pâtisseries et gâteaux d’origine bretonne appelés kouign amman, dans lesquels sont dissimulées des fèves et destinés à être consommés pendant la période de l’Epiphanie.

41. Le signe complexe LE KOUIGN DES ROIS n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine à l’égard de ces produits, n’étant pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre provenance.

42. Le signe complexe LE KOUIGN DES ROIS est donc dépourvu de distinctivité pour les produits visés à l’enregistrement, en ce qu’il peut servir à en désigner la nature.

 Sur l’acquisition du caractère distinctif par l’usage 43. Il ressort de l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle qu’est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

44. L’article L.711-2 dispose quant à lui que le : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

45. Ainsi, une marque qui ne bénéficie pas d’un caractère distinctif intrinsèque peut néanmoins acquérir ce caractère par l’usage qui en est fait.

46. Il ressort d’une jurisprudence constante que la preuve d’une telle acquisition peut être rapportée par tout moyen et qu’elle doit notamment permettre de déterminer la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’important des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (CJCE, 04/05/1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee. CA Paris, 27/02/2018, n° 16/14398).

47. Partant, le caractère distinctif acquis pas l’usage devra être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée du consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause (TUE, 28/09/2010, T-378/07, pt. 33).

48. En l’espèce, il convient de considérer que le public pertinent est ici constitué de consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (point 31).

49. Pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, il convient de se placer au jour de la demande en nullité, de sorte qu’en l’espèce le titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif au 10 février 2022.

50. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée revendique l’usage du signe LE KOUIGN DES ROIS depuis au moins 2005, année du dépôt de la première marque déposée. Il fournit à cet égard la pièce 3 consistant en la copie au bulletin officiel de la propriété industrielle de la marque verbale « LE KOUIGN DES ROIS » n°3397993, déposée le 6 décembre 2005 et expirée le 6 décembre 2015 faute d’avoir été renouvelée.

51. Toutefois, ce seul document ne saurait permettre de démontrer un usage public du signe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

contesté pour les produits désignés.

52. En outre, si les pièces 10, 11, 13 et 15 fournies par le demandeur (point 24), combinées au pièces 2, 14, 19 et 20 du titulaire (point 25), témoignent d’un usage de l’expression « KOUIGN DES ROIS » par des sociétés filiales du titulaire avec son consentement antérieurement à la présente demande en nullité, ces quelques post sur les réseaux sociaux sont insuffisants pour apprécier la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par son titulaire pour la promouvoir et la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.

53. En conséquence, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque complexe contestée LE KOUIGN DES ROIS n’a pas été démontrée pour les produits visés.

 Sur le fondement de la mauvaise foi

54. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

55. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

56. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

57. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

58. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.

59. Il relève à cet égard relève un usage antérieur de l’expression « KOUIGN DES ROIS » par des tiers, signe très proche de celui de la marque contestée et estime ainsi que le dépôt de la marque litigieuse a été réalisé dans une intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à leur activité.

60. Le titulaire de la marque contestée précise quant à lui que le seul usage de l’expression « KOUIGN DES ROIS » émanant d’un tiers avec lequel il n’a aucun lien économique apparait dans un article consacré à un pâtissier ; or le demandeur ne démontre pas qu’au jour du dépôt, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

le titulaire avait connaissance de cet usage et qu’en outre ce dépôt visait à priver ce pâtissier d’un signe nécessaire à son activité ; il souligne à cet égard qu’il n’a pas opposé sa marque contestée à ce professionnel pour qu’il cesse d’utiliser l’expression « kouign des rois ». Il précise enfin avoir déposé la marque contestée pour conforter ses droits puisqu’il fait un usage seul ou par le biais de ses filiales de l’expression « kouign des rois » depuis plusieurs années.

61. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 9 janvier 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance d’un usage antérieur du signe KOUIGN DES ROIS.

62. Il ressort des éléments transmis par le demandeur que les seuls usages de l’expression « LE KOUIGN DES ROIS » antérieurs au dépôt de la marque contestée et émanant de tiers au titulaire proviennent de deux journaux locaux et concernent deux professionnels, à savoir une Biscuiterie et un boulanger (point 28).

63. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur ne permettent de déduire que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au moment du dépôt, d’une éventuelle exploitation antérieure de signes identiques ou similaires par des concurrents, et ce d’autant plus que les usages invoqués par le demandeur sont géographiquement restreints (Cheverny et département des Côtes d’Armor).

64. Ainsi, au vu des éléments et arguments fournis en l’espèce, il n’est pas établi que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, d’un usage antérieur du signe ou de signes semblables par des concurrents, lequel usage antérieur n’est du reste pas démontré.

65. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle connaissance puisse être reconnue, le demandeur ne développe pas davantage d’argument, ni ne produit de pièce, aux fins de démontrer en quoi le titulaire de la marque contestée aurait agi dans l’intention de priver illégitimement un tiers d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

66. Or, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

67. Dès lors, les éléments produits par le demandeur sont insuffisants à démontrer d’une part la connaissance par le titulaire de la marque contestée de l’usage de l’expression « KOUIGN DES ROIS » par des tiers antérieurement au dépôt litigieux et d’autre part son intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

68. La mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, ce motif est donc rejeté.

 Conclusion :

69. Il ressort de ce qui précède, qu’il convient de prononcer la nullité totale de la marque contestée en ce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif (point 42) et dès lors qu’il n’a pas été démontré l’acquisition du caractère distinctif par son usage (point 53). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

70. Les motifs de nullité suivants sont quant à eux totalement rejetés :

— le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels (point 29) ;

- la marque a été déposée de mauvaise foi (point 68).

C. Sur la répartition des frais

71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

72. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, dans son article 2.II., qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considérée comme partie gagnante : … b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

73. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, à savoir à hauteur de 1 100 euros selon demande du demandeur, et à hauteur de 1 200 euros selon requête du titulaire de la marque contestée.

74. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.

75. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, non représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et d’un jeu d’observations en réplique à celles du titulaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en nullité.

76. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 450 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 22-0028 est totalement justifiée.

Article 2 : La marque n° 19/4514038 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement.

Article 3 : La somme de 450 euros est mise à la charge de la société LES BISCUITERIES REUNIES au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI