NL 21-0260 10/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 décembre 2021, la société par actions simplifiée ON BOARD ACADEMY (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0260 contre la marque verbale n°21/ 4721712 déposée le 15 janvier 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée ARDEV est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-18 du 7 mai 2021.

2. La demande en nullité porte sur une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : formation ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyés à l’adresse électronique et à l’adresse postale indiquées lors du dépôt de la marque contestée. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 14 janvier 2022, reçu le 18 janvier 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée en réponse aux secondes observations du demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 18 août 2022. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur fait valoir les prétentions et arguments suivants :

- la marque contestée doit être déclarée nulle en application de l’article L.711-2 du CPI pour les services de « formation » car elle est composée de deux éléments descriptifs de ces services :  l’expression « destination formation » reprend la destination même du service contesté.  l’expression « on board » fait référence à l’expression « welcome on board » signifiant « bienvenue à bord « et vise dans le monde de l’entreprise « l’intégration d’un salarié ». Les expressions « onboarding » et « onboarder un salarié » sont devenus usuelles définissant la phase d’accueil et de formation du salarié lors de son embauche pour lui transmettre les valeurs de l’entreprise, les informations clés et lui faire suivre les formations nécessaires à l’adoption de son poste.

- La juxtaposition des deux expressions ne laisse aucun doute sur la nature des services couverts par la marque et qui sont effectivement fournis par son titulaire.

- Le public des services de formation est constitué des services des ressources humaines des sociétés qui sont justement en charge de l’« onboarding » des salariés.

- Le public de référence percevra parfaitement la référence à l’onboarding même si ce terme est présenté sous la forme d’un diminutif dès lors que le terme on boarding est régulièrement utilisé dans le milieu des ressources humaines.

- A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur a fourni les pièces suivantes :  Pièce n°1 : Extrait du Blog du site Digital Recruiters  Pièce n°2 : Recherche Google « on boarding »  Pièce n°3 : Extrait du blog Onboarding RH  Pièce n°4 : Extrait du site www.crossknowledge.com  Pièce n°5 : Extrait du site www.360learning.com  Pièce n°6 : Extrait du site « BlogOrsys.fr », interview de S T, experte RH  Pièce n°7 : Extrait du site www.vidéosrh.fr  Pièce n°8 : Extrait du site www.ineo.tech  Pièce n°9 : Extrait du site www.360learning.com  Pièce n°10 : Résultats de la recherche Google de l’expression « On boarder un salarié »  Pièce n°11 : Site internet www.onboard-formation.fr  Pièce n°12 : Extrait du site www.helloworkplace.fr 10. Dans ses premières observations, le demandeur réitère son argumentation et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :

- Il relève que le titulaire de la marque contestée, tout en déniant le caractère descriptif de la marque, affirme que « le signe crée une image d’embarquement à bord de l’entreprise titulaire de la marque dont la destination finale désignée est la formation ».

- L’élément « on board » n’est pas l’élément dominant car il est immédiatement suivi des termes DESTINATION FORMATION. En outre, l’accent visuel est porté sur le terme formation par la lettre F en majuscule.

- Dans une combinaison de mots techniques et de mots couramment employés, seule la signification des mots couramment employés sera perçue et non celle de l’expression en tant que telle. Si la marque « On Board, destination Formation » était effectivement à destination d’un public généraliste, ce dernier retiendrait, en tout état de cause, l’expression « destination Formation » puisque cette dernière a une signification concrète. 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur complète son argumentation relative au public pertinent et maintient que les services de formation sont dédiés aux services RH et aux recruteurs des sociétés. A cet égard, il fournit une nouvelle pièce n°13 à savoir, un extrait du site internet « On Board, destination Formation » qui vise à proposer des formations aux recruteurs et aux RH à l’attention de leurs salariés. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- Le terme anglais « on board » est distinctif puisqu’il se traduit littéralement par « à bord » ce qui n’a rien à voir avec les services de formation. Si la notion d’onboarding est effectivement utilisée dans l’entreprise, dans le domaine des ressources humaines, pour qualifier la phase d’intégration d’un salarié dans l’entreprise, cette notion se limite au monde de l’entreprise. Il ne s’agit pas d’un terme usuel permettant de définir les services de formation de manière générique, cette notion définissant uniquement la phase de formation du salarié nécessaire pour son intégration. En outre la marque contestée vise la formation de manière générale qui n’a aucun lien avec la notion d’onboarding qui vise uniquement l’intégration du salarié dans l’entreprise.

- Le signe pris dans son ensemble est distinctif puisque le terme « On Board » est lui-même distinctif et l’expression « destination Formation » n’apporte qu’une précision sur les services visés. La marque « On Board, destination Formation » n’est donc pas composée exclusivement d’éléments descriptifs. En tout état de cause, le caractère distinctif du signe doit s’apprécier dans sa globalité. Le seul fait que la marque « On Board, destination Formation » contient le terme « Formation » qui en lui-même est descriptif n’est pas suffisant, l’expression globale incluant les deux éléments a bien un caractère distinctif. Au cas présent, le terme « On board » signifie « A bord », et est complété de l’expression « destination formation ». Le signe créé une image d’embarquement à bord de l’entreprise titulaire de la marque dont la destination finale désignée est la formation. 13. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée relève que contrairement à ce que soutient le demandeur, visuellement l’expression ON BOARD, DESTINATION FORMATION est longue et l’attention du public se portera sur le début de la phrase comportant deux mots courts avec deux majuscules On Board. Il ajoute que la présence d’un élément distinctif tel que ON BOARD placé en début de phrase et qui attire visuellement l’attention, suffit à rendre l’ensemble de la marque originale et non descriptive. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 14. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 15. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- S ur le fondement du caractère descriptif de la marque contestée 17. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal n°21/ 4721712 ci-dessous reproduit : 18. Cet enregistrement désigne notamment les services suivants : « Classe 41 : formation ». 19. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 20. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 18, les services enregistrés et visés par la présente demande en nullité peuvent être destinés soit au grand public, soit à des professionnels, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. A cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, le service de « formation » désigné par la marque contestée, sans autre précision, ne s’adresse pas nécessairement et exclusivement à des professionnels des ressources humaines et des recruteurs mais également au grand public ainsi qu’à des professionnels dans des secteurs très divers. 21. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits et/ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 22. Par ailleurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 23. La marque contestée en l’espèce est constituée des termes ON BOARD et des termes DESTINATION FORMATION, séparés par une virgule et présentés dans une police de caractères standard. 24. Le demandeur soutient que la marque contestée est entièrement descriptive des services de formation visés « en ce qu’elle l’est de manière parfaitement littérale en ce qui concerne l’expression DESTINATION FORMATION » mais elle l’est « également pour l’expression anglaise ON BOARD qui en tant que diminutif du terme « on boarding » sert à désigner dans le commerce et la vie de l’entreprise, la phase de formation des salariés à leur entrée dans l’entreprise. ». 25. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui que le signe pris dans son ensemble est distinctif puisque le terme « On Board » est lui-même distinctif et l’expression « destination Formation » n’apporte qu’une précision sur les services visés. 26. E n premier lieu , s’agissant des termes « DESTINATION FORMATION », le demandeur soutient qu’il « n’est manifestement pas nécessaire de justifier le caractère descriptif de

l’expression […] qui reprend la désignation même du service visé par le dépôt à savoir le terme « Formation ».

27 . Or, en l’espèce, le terme « formation » n’est pas seul mais est associé au terme « destination » qui renvoie à « la finalité, l’affectation de quelque chose à ce à quoi il est destiné ou le lieu vers lequel quelque chose ou quelqu’un se dirige » (définition larousse.com) dont le demandeur ne démontre pas qu’il revêt une signification particulière à l’égard des services de formation. En conséquence, le demandeur n’apportant aucun élément démontrant que l’expression DESTINATION FORMATION prise dans son ensemble est descriptive du service de formation, celle-ci apparaît tout au plus évocatrice. 28. P ar ailleurs , il convient de rappeler que le caractère distinctif et le caractère descriptif d’une marque doit s’apprécier dans son ensemble. 29. En l’espèce, les termes DESTINATION FORMATION sont précédés des termes anglais ON BOARD et d’une virgule. 30. A cet égard, le demandeur soutient que « On Board vise, dans le monde de l’entreprise, l’intégration d’un nouveau salarié, en référence à l’expression anglaise « Welcome on Board » (« Bienvenue à bord ») […] Avec le développement d’un langage anglosaxon propre à l’entreprise, l’« onboarding » ou encore « onboarder un salarié » est devenue une terminologie usuelle définissant la phase d’accueil et de formation du salarié au moment de son embauche. » Il en conclut que « La juxtaposition des deux expressions ne laisse aucun doute sur la nature des services couverts par la marque et qui sont effectivement fournis par son titulaire. » Il fournit, à l’appui de son argumentation, des résultats issus du moteur de recherche GOOGLE à partir des termes « onboarding » ainsi que les extraits des sites internet qui y sont cités. 31. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’élément dominant de la marque contestée est « constitué par l’expression « On Board », terme anglo-saxon qui se traduit littéralement par « A bord », ce qui n’a rien à voir avec la formation. » 32. En l’espèce, si les documents transmis montrent que l’expression « onboarding » est utilisée dans le secteur des ressources humaines en rapport avec des pratiques mises en œuvre pour favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants au sein d’une entreprise, ils ne montrent pas l’existence d’un lien suffisamment direct et concret du terme ON BOARD avec le service de formation en cause. D’une part, le titulaire de la marque contestée relève à juste titre qu’en ce qui concerne l’expression « onboarding » « il ne s’agit pas d’un terme usuel permettant de définir les services de formation de manière générique, cette notion définissant uniquement la phase de formation du salarié nécessaire pour son intégration dans l’entreprise, à savoir sa formation à la culture et aux valeurs de l’entreprise et la formation à son propre poste. » D’autre part, le demandeur n’apporte pas la preuve que l’expression « On Board » figurant dans la marque contestée est le diminutif d’« onboarding ». L’expression « On Board » se traduit ainsi littéralement par « A bord » et il n’apparaît nullement que cette signification soit perçue par le public comme présentant un lien direct et concret avec le service de formation tel que désigné dans la marque contestée. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, un effort de réflexion et d’interprétation est nécessaire pour percevoir l’expression ON BOARD comme désignant l’objet du service de formation désigné, à savoir l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants au sein d’une entreprise, et ainsi pour le relier aux services contestés.

L’argumentation et les pièces fournies par le demandeur ne permettent donc pas de démontrer que l’expression « on board » est descriptive d’une caractéristique objective du service de formation. 33. En outre, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, la signification globale du signe contesté fait référence à un embarquement, à un voyage, à travers, d’une part, la notion d’embarquement par les termes « on board » et d’autre part, une destination qui n’est pas un lieu géographique comme on pourrait s’y attendre, mais une prestation de service, ce qui constitue une construction arbitraire à l’égard du service de formation. 34. De ce fait, le signe contesté, en ce qu’il est composé des termes ON BOARD et DESTINATION FORMATION, présente un caractère distinctif dans son ensemble à l’égard des services de formation dès lors qu’il n’est pas démontré que l’expression ON BOARD, DESTINATION FORMATION, dans son ensemble, a une signification particulière dans le domaine de la formation qui sera immédiatement perçue par le public. Cette expression ne présente ainsi pas un lien suffisamment direct et concret avec le service en cause. 35. Enfin, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur relative à la présentation du signe contesté et selon laquelle l’accent visuel serait mis sur le terme formation par sa première lettre F en majuscule, dès lors que chacun des quatre termes composant le signe sont inscrits avec leur initiale en majuscule. 36. Ainsi, il n’a pas été démontré que le signe ON BOARD, DESTINATION FORMATION serait perçu immédiatement du consommateur comme l’informant des caractéristiques ou de la nature des services fournis, en sorte qu’il apparait apte à remplir son rôle de garantie de l’origine des services. 37. Par conséquent, le caractère descriptif du signe ON BOARD, DESTINATION FORMATION n’étant pas démontré, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL21-0260 concernant la marque n°21/ 4721712 est rejetée.