OPP 21-2796 04/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé le 1er avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 750 604, portant sur le signe verbal MENTORS. Le 22 juin 2021, la société PHILIPPE ETCHEBEST (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure française, portant sur le signe verbal MENTOR, déposée le 15 mars 2017 et enregistrée sous le n° 17 4 346 080, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MENTORS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les éléments verbaux MENTORS et MENTOR en présence sont des plus proches, le signe contesté étant simplement le pluriel de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MENTORS est donc similaire à la dénomination antérieure MENTOR. Sur la comparaison des produits et services 2

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie concernant le domaine culinaire ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire ; livres, journaux, prospectus, brochures, les produits précités concernant le domaine culinaire ; linge de table en papier ; Services de conseils en matière de recettes culinaires ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que le « linge de table en papier » de la demande d’enregistrement figure en termes identiques dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de produits identiques. Les « produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux « produits de l’imprimerie concernant le domaine culinaire ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire ; livres, journaux, prospectus, brochures, les produits précités concernant le domaine culinaire » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, il s’agit pareillement d’impressions ou de reproductions sur supports papiers ou sur une matière analogue et issues de l’imprimerie, la précision apportée au libellé de la marque antérieure ne le faisant pas échapper à ces catégories. 3

Il s’agit donc de produits identiques et similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); calendriers; instruments d’écriture ; dessins; instruments de dessin » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent similaires au « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire » invoqué de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient le déposant, les produits contestés de la demande d’enregistrement, tout comme le produit de la marque antérieure, bien que relatif à un domaine spécifique, sont tous des produits à visée éducative s’adressant à une même clientèle et susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution (magasins de fournitures scolaires). En outre, en l’absence de toute autre précision, les produits contestés de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’inclure des produits relatifs au domaine culinaire. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Les « mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier » de la demande d’enregistrement appartiennent tout comme le « linge de table en papier » de la marque antérieure à la catégorie générale du « linge de maison en papier » : ces produits, qui présentent les mêmes nature, fonction et destination et répondent aux mêmes besoins, sont en effet susceptibles de s’adresser à la même clientèle. Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Les « articles pour reliures ; caractères d’imprimerie » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « produits de l’imprimerie concernant le domaine culinaire » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont nécessairement et obligatoirement utilisés pour la fabrication des seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Par ailleurs, les services suivants : « éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » contestés de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire au « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire » invoqué de la marque antérieure. En effet, les premiers sont susceptibles d’avoir recours au second pour leur prestation, lequel a vocation à être utilisé dans le cadre de la prestation des premiers. Il s’agit donc de services et produit complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique le déposant. De plus, les services suivants : « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » contestés de la demande d’enregistrement qui désignent des services ayant pour objet la publication et le prêt de produits imprimés, sont également liés par un lien étroit et 4

obligatoire avec les produits suivants : « livres, journaux, brochures, les produits précités concernant le domaine culinaire » invoqués de la marque antérieure, les premiers étant susceptibles d’avoir pour objet les seconds. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, il convient de rappeler que la complémentarité telle que précédemment démontrée entre les services et produits précités est de nature à engendrer, à elle seule, un risque de confusion dans l’esprit du public, et ce en dépit des caractéristiques distinctes qu’ils peuvent présenter par ailleurs. Par ailleurs, les « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers » contestés de la demande d’enregistrement, ces derniers s’entendant de prestations assurées par une personne qui tient un établissement qui fournit des plats préparés et des boissons, chargé de recevoir et de nourrir ses hôtes, relèvent du même domaine culinaire spécifique que les « Services de conseils en matière de recettes culinaires » invoqués de la marque antérieure. En outre, la société opposante fait valoir l’existence d’un lien entre les services de « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de concours (divertissement) » et les services précités de la marque antérieure qui peuvent être fournis sous la forme d’un divertissement Il s’agit donc de services similaires à un faible degré, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. En revanche, les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour le ménage; papier; carton; boîtes en papier ou en carton ; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture » contestés de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement : • d’images fixes et durables obtenues par l’action de la lumière sur une surface sensible, commercialisées dans les magasins spécialisés, • de substances destinées à coller des surfaces, • de matière brute ou semi-finie fabriquée avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former des feuilles, • de récipients en carton et papier transportables et utilisés à des fins de rangement, • d’objets d’art obtenus par impression, après encrage, d’une matrice ou d’une planche gravée ou reproduits sur papier par le procédé de la lithographie, • d’œuvres représentant des formes, des objets ou des personnes réalisées à l’aide de peintures et de moyens graphiques sur des supports destinés à être accrochés aux murs, • de modèles en papier ou en tissus d’après lesquels on taille des vêtements. Les produits précités n’ont donc pas les mêmes nature et fonction que le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire » de la marque antérieure, lequel s’entend de matériel visant à éduquer et instruire. 5

De plus, les « papier; carton; boîtes en papier ou en carton » tels que précédemment définis, ainsi que les « papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » contestés de la demande d’enregistrement, lesquels s’entendent respectivement : • de produits finis destinés à l’hygiène corporelle à usage unique et en papier, • de produits finis faits en papier et/ou en plastique et servant à envelopper ou contenir divers objets, • produits finis et à usage unique destinés à l’emballage des ordures ménagères, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « linge de table en papier » de la marque antérieure, lequel s’entend de pièces en papier destinées à la protection et à la décoration de la table vendues dans des rayons des magasins regroupant des produits pour la maison. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. De plus, les services suivants : « activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » contestés de la demande d’enregistrement, s’entendent respectivement : • de prestations visant à proposer la pratique d’un sport, d’une activité ou d’un loisir à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, se cultiver ou se divertir, • de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques, • de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, • de prestations visant à mettre à disposition contre paiement de décors de théâtre, • de services d’élaboration de photographies, • de prestations visant à préparer et gérer des événements de nature à distraire et amuser le public, • de prestations généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister, • de prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique et des services proposant des jeux impliquant des gains ou des pertes financières. Les services précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) concernant le domaine culinaire » qui s’entend de matériel visant à éduquer et instruire. 6

En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds n’ont pas de lien avec les premiers, ni ne sont utilisés dans le cadre de la prestation des services précités, qui ne relèvent pas du domaine de l’instruction ou de l’enseignement. Ces services et ce produit ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes opérateurs économiques. Les services précités de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit avec les « Services de conseils en matière de recettes culinaires » de la marque antérieure qui ont précisément un objet éducatif ou d’enseignement. A cet égard, la société opposante fait valoir que les « conseils en matière de recettes culinaires » visés par la marque antérieure peuvent être fournis sous divers formats et en particulier par le biais d’émissions de divertissement, de films ou vidéo et cite à cet égard, outre sa pratique, trois exemples ; toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion en présence de services aussi distincts que ceux précités. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services suivants : « hébergement temporaire; réservation de logements temporaires » contestés de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit avec les « services de conseils en matière de recettes culinaires » invoqués de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas la prestation des seconds, lesquels sont indépendants des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, en l’absence de lien entre les « services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. Elle soutient enfin que 7

la faible similarité entre certains produits et services en cause peut être compensé par le degré élevé de similarité entre les signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités, lequel sera susceptible de percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. En outre, et comme le fait valoir la société opposante, le faible lien de similarité des « services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de concours (divertissement) » contestés de la demande d’enregistrement, est toutefois compensé par le degré de similitude très élevé entre les signes en présence. A cet égard, au regard plus précisément des services de « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; organisation de concours (divertissement) » de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir que les services de la marque antérieure peuvent être fournis sous différents formats, et notamment par le biais d’émissions de divertissement, de films ou de vidéos. Cette circonstance démontrée par la fourniture de documents et conjuguée à la très grande proximité des signes précédemment démontrée, est de nature à induire un risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas susceptibles d’être rattachés à la même origine que ceux de la marque antérieure, et pour les services n’ayant pas fait l’objet d’argumentation de nature à établir un lien d’identité ou de similarité à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, au regard des services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent » contestés de la demande d’enregistrement, comparés aux « services de conseils en matière de recettes culinaires » invoqués de la marque antérieure, la société opposante fait valoir que des chefs réputés prodiguent leurs conseils par le biais d’émissions de divertissement télévisées, vidéos diffusées sur Internet. Toutefois, cette circonstance ne saurait conduire à attribuer la même origine aux services précités qui sont des services très spécifiques, pour certains techniques et pour d’autres sans rapport direct avec la diversification précitée. En outre, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services en cause un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’a pas été établi en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MENTORS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 8

9

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10