NL22-0200 Le 19 décembre 2023

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 17 novembre 2022, la société IMMOTHEPH (le demandeur), société à responsabilité limitée a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0200 contre la marque n° 20 / 4 682 393 déposée le 15 septembre 2020, ci-dessous représentée :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P B, (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2021/03 du 22 janvier 2021.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 NL22-0200 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « classe 36 : estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ».

3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité et se fonde :

— sur l’atteinte à la dénomination sociale IMMOTHEPH
- sur l’atteinte au nom de domaine https://www.immotheph.fr/

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 9 janvier 2023 et reçu le 13 janvier 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le mandataire du titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu par deux fois, dans les délais impartis.

8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 septembre 2023.

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, à titre liminaire le demandeur fait valoir d’une part que le signe IMMOTHEPH est parfaitement distinctif en tant que dénomination sociale et nom de domaine et d’autre part que la dénomination sociale et le nom de domaine ont une portée nationale.

Concernant l’atteinte à la dénomination sociale, il soutient que :

- les signes sont similaires par la présence de l’intégralité du signe contesté dans le signe antérieur et par leur ressemblance intellectuelle (le signe s’inspire d’IMHOTEP, architecte connu de l’Egypte antique) ;

- son activité et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée ont les mêmes nature et destination ;

- la reprise quasi identique de la dénomination sociale antérieure et la particularité de sa construction procèdent d’une intention délibérée du déposant de créer un risque de confusion, lequel est renforcé par la proximité entre les deux signes et la similarité forte entre leurs secteurs d’activités.

Concernant l’atteinte au nom de domaine, le demandeur renvoie aux développements précédents concernant la portée locale, ainsi que sur la comparaison des signes et des services/activités.

Enfin, il demande la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 NL22-0200 10. Dans ses premières observations, le demandeur réitère ses observations et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :

- L’interrogation de la base de données Infogreffe ne permet pas d’établir de lien entre le résultat de 94 dénominations sociales IMMOTHEP et le prétendu défaut de caractère distinctif du signe IMMOTHEPH ;

- Sur l’atteinte à la dénomination sociale IMMOTHEPH, l’article L711-3 3° du code de la propriété intellectuelle ne comporte aucune condition de rayonnement national, contrairement au 4°. En outre, les décisions citées par le titulaire de la marque contestée n’ont pas trait à la dénomination sociale ;

- Sur la comparaison des signes, conceptuellement, la référence aux premières lettres des prénoms des gérants, à la supposer exacte, n’est pas accessible aux consommateurs ;

- Sur la comparaison des services, ceux de la marque contestée et les services exploités par le demandeur portent tous les deux sur les biens immobiliers ; leur complémentarité induit un risque d’association ;

- Sur le risque de confusion, il peut résulter de la croyance du public dans l’existence de liens économiques entre les parties en présence (Cass. Com 4 décembre 2007 n°06- 15.879) ;

- En outre, les attestations produites démontrent d’ores et déjà une confusion entre les deux, à laquelle s’ajoute la confusion opérée par des organismes institutionnels tels que la caisse d’allocations familiales (pièce 13). 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur apporte les précisions suivantes :

- Une recherche sur la dénomination IMMOTHEPH sur la base de données gérée par l’INPI (de même que sur le site Infogreffe) ne révèle qu’une seule dénomination sociale, à savoir celle du demandeur et la marque révélée par cette recherche est la marque contestée, d’où une quasi identité entre les deux signes ;

- Les pièces 14 à 21 ayant pour objet des demandes qu’il reçoit via le formulaire de contact du site Internet accessible par le nom de domaine https://www.immotheph.fr/ émanant de tout le territoire national démontrent la connaissance de la société sur l’ensemble du territoire national ;

- Il ressort de ces attestations que la motivation du recours à un service de division réside quasi-systématiquement dans un projet de vente ou d’achat du bien immobilier concerné d’où une complémentarité entre les services.

Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir notamment les arguments suivants :

— Sur le caractère faiblement distinctif du signe IMMOTHEPH : la base de données Infogreffe fait apparaître pas moins de 94 résultats de sociétés dont la dénomination est IMMOTHEP. Si ce signe n’est pas descriptif des services proposés, il n’en demeure pas moins fortement évocateur, le public faisant instinctivement le rapprochement avec les produits et services liés à l’immobilier, d’où une distinctivité modérée du signe IMMOTHEPH ;

- Sur la portée limitée du signe IMMOTHEPH : il rappelle que la protection de la dénomination sociale est limitée aux activités exercées sous cette dénomination, et souligne que la marque contestée vise exclusivement les services de gérance de biens immobiliers et d’estimations immobilières tandis que l’activité du demandeur est limitée à la fourniture de services de division parcellaire (pièce 4) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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- Sur l’atteinte à la dénomination sociale, il soutient que : o la suppression de la lettre H en fin de mot dans la marque contestée entraîne une différence visuelle et phonétique entre les signes ; o Conceptuellement, les signes sont distincts car s’il y a la même référence au personnage égyptien IMHOTEP, la dénomination sociale antérieure fait en plus référence aux noms des deux fondateurs et associés de la société (pièce 4 capture d’écran du site Internet de la société) ; o les activités des parties n’ont pas de lien : les services couverts par la marque contestée portent sur les estimations immobilières et la gérance de biens immobiliers tandis, que le demandeur propose son expertise en matière d’optimisation foncière et de division parcellaire à des propriétaires de terrains (indications fournies sur le site Internet du demandeur et par l’extrait de presse annexé) (pièce 4 et pièce adverse 4) ;

— Sur l’atteinte au nom de domaine, il estime que la portée autre que locale n’a pas été démontrée, les pièces fournies par le demandeur étant insuffisantes ; en outre, la comparaison entre le site exploité sous l’adresse www.immotheph.fr et celui exploité par la marque contestée écarte tout risque de confusion, les captures d’écran des sites faisant état de services relevant de compétences différentes.

— Enfin, le titulaire de la marque contestée demande la prise en charge par le demandeur des frais de procédure.

13. Dans ses deuxièmes observations, le titulaire de la marque contestée réitère l’ensemble de ses arguments sur le caractère faiblement distinctif du signe IMMOTHEPH.

Il fait de nouveau valoir qu’au regard des pièces fournies par le demandeur, l’activité de la société demanderesse a bien une portée seulement locale et limitée aux services de division parcellaires, ce que confirme les attestations fournies par le demandeur (pièce adverse 7).

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée complète ses observations par les arguments suivants :

— Les demandes via le formulaire de contact ne représentent qu’une partie limitée du territoire national, et ne démontrent donc pas de rayonnement national.

- Aucun élément n’est de nature à démontrer l’exploitation du site Internet.

- Les attestations fournies démontrent que le demandeur propose des « opérations immobilières complexes de division ou de densification » et accompagne « ses clients au niveau technique sur des opérations de division parcellaire afin d’optimiser la valorisation des grands terrains ».

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

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5 NL22-0200 16. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ». 17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B. Sur le fond 1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure IMMOTHEPH et la marque contestée 18. La demande en nullité de la marque verbale IMMOTHEP est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure IMMOTHEPH.

19. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

20. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.

21. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.

22. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).

23. Le demandeur indique être titulaire de la dénomination sociale IMMOTHEPH immatriculée au R.C.S. sous le n°819 887 167 depuis le 26 avril 2016 et fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale IMMOTHEPH, les activités suivantes : « marchand de biens immobiliers (vente, opérations de promotion et de rénovation de ces biens, assistance technique et juridique dans le domaine de l’immobilier) » et ses activités complémentaires à savoir, « la valorisation des biens immobiliers et l’optimisation des terrains des particuliers. Immotheph intervenant pour la division parcellaire sur des terrains avec maisons ou terrains nus ».

24. La marque contestée ayant été déposée le 15 septembre 2020, il appartient donc au demandeur de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour les activités invoquées ci-dessus avant le 15 septembre 2020.

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6 NL22-0200 25. A cet effet, il produit les documents suivants :

Pièce 1. Extrait K-bis de la société IMMOTHEPH Pièce 4. Extrait presse portant sur un bon à tirer du 21 janvier 2020, préalablement à la publication dans le Figaro Magazine du 20 mars 2020 Pièce 7 à 12. Attestations de partenaires commerciaux du demandeur Pièce 14 à 20 : Demandes reçues par la société IMMOTHEP émanant de différents prospects.

26. En l’espèce, et en application des dispositions précitées, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence, ceux-ci ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale IMMOTHEPH pour les activités revendiquées. 27. En effet, les pièces 7 à 12, portent sur des attestations émanant de partenaires commerciaux, se limitent à évoquer l’existence d’une agence immobilière crée postérieurement, sans toutefois indiquer les activités pour lesquelles ils seraient partenaires avec le demandeur. Ces pièces ne peuvent donc être prises en considération pour démontrer une exploitation effective pour les services revendiqués.

28. La pièce 4 ayant pour objet un bon à tirer du 21 janvier 2020, préalablement à la publication d’un communiqué dans le Figaro Magazine du 20 mars 2020, démontre une communication sur des activités de valorisation des biens immobiliers et l’optimisation des terrains des particuliers.

En outre, les pièces 14 à 21 portant sur des demandes de clients que le demandeur reçoit via le formulaire de contact de son site Internet font état de contacts pour des devis gratuits. Néanmoins, ces éléments ne sont corroborés par aucun autre document permettant de prouver l’accomplissement effectif des prestations proposées et apparaissent insuffisants pour confirmer la réalité d’une exploitation de la dénomination sociale IMMOTHEPH pour les activités invoquées par le demandeur. 29. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale IMMOTHEPH pour les activités revendiquées, au jour du dépôt de la marque contestée soit le 15 septembre 2020.

30. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée.

31. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure IMMOTHEPH est rejetée.

2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine https://www.immotheph.fr/ et la marque contestée 32. La demande en nullité de la marque verbale IMMOTHEP est également fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur https://www.immotheph.fr/.

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33. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n°12/15747).

34. Par ailleurs, il ressort des articles L.716-2 II et R.716-1du code de la propriété intellectuelle et de la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qu’une demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine n’est ouverte qu’au « titulaire » de ce nom de domaine, et que doivent être fournies les « indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués », et en particulier « les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur ».

35. Les pièces fournies à cet effet sont les suivantes :

— Pièce 2. Whois nom de domaine www.immotheph.fr comportant notamment les informations suivantes : « date de création : 18/12/2017 et « titulaire : accès restreint »
- Pièce 3. Contrat de création du site Internet http://www.immotheph.fr/

36. S’il peut être admis, au vu de ces éléments, que le nom de domaine invoqué existe, et ce depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, en revanche, il n’est pas démontré que le demandeur en est bien le titulaire, cette information n’étant pas renseignée sur le document « whois » ; en outre, si les indications figurant sur la facture de la société WEB MEDIA COM ayant pour objet la création du site Internet incitent à penser que le demandeur en est l’exploitant, elles ne permettent pas pour autant d’établir avec certitude que le nom de domaine a bien été réservé à son nom.

37. Par conséquent, le demandeur n’ayant pas fourni la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant, la demande en nullité ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles du code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à la décision du Directeur de l’Institut, précités. 38. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à un nom de domaine ne peut qu’être rejetée.

C –Conclusion 39. En conséquence, la demande en nullité doit être :

- Rejetée sur le fondement du risque de confusion avec la dénomination sociale IMMOTHEPH
- Rejetée sur le fondement du risque de confusion avec le nom de domaine https://www.immotheph.fr/

D- Sur la répartition des frais 40. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

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41. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…)

b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

42. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure.

43. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité.

Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au maximum des échanges écrits entre les parties, chacune représentée par un mandataire.

44. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur, relevant de la catégorie des TPE/PME (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0200 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société IMMOTHEPH au titre des frais exposés.

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