NL 23-0030 Le 20/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 février 2023, l’ « Association de Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » (association de droit local Alsace-Moselle) (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0030 contre la marque n° 22/4839279 déposée le 1er février 2022, ci-dessous reproduite : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 L’enregistrement de cette marque, dont l’Université de Strasbourg (Etablissement public national scientifique, culturel et professionnel) personne morale, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-40 du 7 octobre 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 16 : Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; dessins ; Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; service de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques) ; Classe 41 : Éducation; formation; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; prêt de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Classe 42 : recherches scientifiques; recherches techniques; numérisation de documents; stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :

- un motif relatif de nullité fondé sur une atteinte à la dénomination sociale « Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » (Association de…)» inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg à la date du 27 juillet 1938.

- un motif absolu de nullité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’à l’adresse du mandataire ayant procédé à ce dépôt. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 23 février 2023 reçu le 27 février 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 11 juillet 2023, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 2 octobre 2023 à 14h30. 9. L’audition a eu lieu le 2 octobre 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. 10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R. 716-6 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 2 octobre 2023. Prétentions du demandeur 11. D ans son exposé des moyens, le demandeur :

- Invoque une atteinte à sa dénomination sociale PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG », association de droit local d’Alsace-Moselle inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de STRASBOURG depuis le 27 juillet 1938. L’association a pour objet de faciliter la publication de travaux rattachés à une des disciplines enseignées dans les Universités de Strasbourg et réalise pour cela la publication d’ouvrages, revues, œuvres et travaux de recherche sur des supports papiers. Cette activité est effectivement exercée sous la dénomination sociale invoquée et apparaît similaire aux produits et services désignés dans la marque contestée. Le signe invoqué « publications près les universités de Strasbourg « presses universitaires de Strasbourg » » et le signe complexe contesté « PUS Presses Universitaire de Strasbourg » présentent de grandes similitudes, le second étant susceptible d’être associé au premier par le public visé constitué d’étudiants, d’universitaires et de citoyens de la ville de Strasbourg.

- Invoque un motif absolu de nullité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi. Il indique que le titulaire de la marque contestée connaissait l’existence de ses droits antérieurs sur la dénomination sociale invoquée, le logo PUS protégé au titre du droit d’auteur et la marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg déposée le 24 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 3 693 244 qui lui a été cédée dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu entre les parties. Il ajoute qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022, le titulaire de la marque contestée avait connaissance des droits antérieurs du demandeur et a effectué ce dépôt dans le but de le priver de l’utilisation des termes Presses Universitaires de Strasbourg et du logo PUS associé. Le titulaire de la marque contestée a par la suite décidé de résilier le partenariat existant entre les parties pour fonder son propre service général et internet 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 d’édition.

- Souhaite que l’ensemble des frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 12. D ans ses observations , le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée.

- Il insiste sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de la marque contestée, qui se caractérise dans le courrier de mise en demeure en date du 20 mars 2023 par lequel ce dernier lui fait interdiction d’utiliser les termes « Presses Universitaires de Strasbourg » et le signe PUS cherchant simplement à l’empêcher d’exercer son activité sous son nom, sauf à publier sous un autre nom ; il y a donc bien une intention de nuire.

- Il demande que soit mise à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1100€ (600€ dans le cadre de la procédure écrite et 500 € de frais de représentation). 13. D ans ses observations orales , le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste en particulier sur l’article 5 des statuts de la fondation créée par les parties, ainsi que sur les annexes 5, 17, 42, 18 et 13 (article 8) précédemment fournies dans le cadre des échanges écrits. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision. Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. D ans ses uniques observations , le titulaire de la marque contestée:

- Rappelle le contexte historique et procédural entre les parties en particulier :  en 2010, les parties ont mis en place un partenariat et ont créé une Fondation universitaire nommée Presses Universitaires de Strasbourg dans le cadre de laquelle le demandeur apporte sa marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg déposée le 24 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 3 693 244 ;  en 2013, le demandeur a cédé cette marque au titulaire de la marque contestée ;  le titulaire de la marque contestée a procédé à la dissolution de la fondation et, selon les statuts de la fondation (article 21), il reste propriétaire du patrimoine de la Fondation, donc de la marque susvisée ;

- Conteste les arguments du demandeur relatifs au prétendu dépôt frauduleux et relève que la marque contestée n’a pas été déposée de mauvaise foi. Il rappelle que la marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg déposée le 24 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 3 693 244 lui a été cédée totalement et de façon irrévocable en 2013. Le dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022, n’a pas été effectué dans une intention de nuire au titulaire de la marque contestée, mais simplement pour conforter des droits préexistants et pour préserver des droits qu’il détenait précédemment avec la marque susvisée qui aurait dû être renouvelée en 2019.

- Conteste les arguments du demandeur relatifs à l’existence d’un risque de confusion avec 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 une dénomination sociale antérieure. Il relève que l’activité du demandeur visée dans ses statuts est relativement floue et ne permet pas de déduire un risque de confusion avec les produits et services de la marque contestée. Il ajoute que le signe invoqué est le nom complet de l’association, à savoir ASSOCIATION DE PUBLICATION PRES L’UNIVERSITE DE STRASBOURG. « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG », la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG étant secondaire et non dominante, contrairement à la mention d’attaque ASSOCIATION DE PUBLICATION PRES L’UNIVERSITE DE STRASBOURG. Il indique qu’en tout état de cause, son nom, à savoir UNIVERSITE DE STRASBOURG, qui se retrouve dans le nom de l’association demanderesse, préexiste à la création de cette dernière, de sorte qu’il serait légitime à protéger ce nom contre toute utilisation par un tiers.

- Demande que soit mise à la charge du demandeur la somme de 1100€ au titre des frais de représentation et des frais exposés au titre de la phase écrite. 15. D ans ses observations orales , le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments. A l’appui de son argumentation, il fournit des pièces qui seront listées ultérieurement dans la décision. II.- DECISION A. S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable 16. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 17. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 18. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 19. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 20. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 21. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 22. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 23. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 24. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut s’avérer importante pour l’apprécier. 25. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 26. Le demandeur invoque l’usage des droits antérieurs suivants :

- sa dénomination sociale « PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE…) » ;

- le signe « Presses universitaires de Strasbourg » ;

- le logo constitué de l’acronyme PUS pour « Presses universitaires de Strasbourg » ainsi que des termes « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG », logo protégé au titre du droit d’auteur et déposé à l’INPI en tant que marque le 24 novembre 2009 enregistrée sous le

n° 09/3693244 ci-dessous reproduite : 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 Il indique que l’association demanderesse a pour objet de « faciliter la publication de travaux de recherche et de vulgarisation scientifique » et réalise « la publication d’ouvrages, revues œuvres et travaux de recherche sur des supports papiers et numériques ». 27. Il y a lieu de relever que le signe complexe contesté « Presses Universitaires de Strasbourg » présente de très grandes similitudes avec certains des signes utilisés par le demandeur qui comportent ces termes à l’identique ainsi que le logo PUS auxquels sont ajoutés d’autres éléments verbaux.  Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur 28. En l’espèce, la marque contestée a été déposée l e 1 er février 2022 . Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et du logo PUS par le demandeur. 29. Le demandeur fait valoir que :

- Les signes qu’il utilise depuis de nombreuses sont apposés sur ses publications et sont donc utilisés pour désigner les éditions des ouvrages qu’il a ainsi publiés ;

- Le 21 juillet 2010, il a signé une convention de partenariat avec le titulaire de la marque contestée. Cette convention prévoyait, dans son article 8, une restitution de la marque au demandeur en cas de dissolution à l’initiative du titulaire de la marque contestée « pour motif d’intérêt général » (Annexe 13 convention de partenariat) ;

- Au terme de ce partenariat, a été créée la Fondation universitaire Presses Universitaires de Strasbourg ayant pour objet la publication d’ouvrages scientifiques et indiquant un début d’activité au 1er janvier 2011 (Annexe 14 : statuts de la fondation) ;

- La marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg déposée le 24 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 3 693 244 a été cédée à la Fondation dans le cadre de ce partenariat ;

- La Fondation, représentée par le titulaire de la marque contestée, n’a pas renouvelé la marque à son échéance en 2019 donc elle a expiré (Annexe 3 copie de la marque de 2009) ;

- Entre 2013 et 2022, les publications de l’Association demanderesse ont été réalisées dans le cadre de la Fondation créée, sans que l’association ne cesse pour autant son activité ni qu’elle abandonne ses droits antérieurs hormis la marque cédée qui n’a pas été renouvelée par la fondation et a donc disparu. Il en déduit que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance de ses droits antérieurs au moment du dépôt de la marque contestée le 1er février 2022. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 30. Le titulaire de la marque contestée relève que :

- En 2010, avec le demandeur ils ont mis en commun leurs compétences et moyens afin de le doter d’une maison d’édition sous la forme d’une Fondation universitaire nommée Presses Universitaires de Strasbourg (Annexe 1 titulaire de la marque contestée : Statuts de la Fondation)
- Dans le cadre de leur partenariat et de la création de la fondation, le demandeur a apporté de façon irrévocable la marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg déposée le 24 novembre 2009 enregistrée sous le n° 09/3 693 244 et cette marque a été cédée à titre gratuit à l’Université (Annexe 2 titulaire de la marque contestée : convention de partenariat 21 juillet 2010 Annexe 3 titulaire de la marque contestée : contrat de cession de la marque de 2009) ;

- Le demandeur ne précise pas les droits antérieurs dont il est supposé avoir eu connaissance. 31. E n l’espèce , il ressort des arguments et éléments produits par les parties que :

- Le 24 novembre 2009 le demandeur a déposé une marque complexe PUS Presses Universitaires de Strasbourg enregistrée sous le n° 09/3 693 244 (Annexe 3 du demandeur) ;

- En 2010, le titulaire de la marque contestée s’est rapprochée de l’Association demanderesse pour mettre en place un partenariat sous la forme : 1) d’une Fondation universitaire de droit public nommée PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, maison d’édition couvrant l’ensemble des champs disciplinaires et assurant la diffusion des revues, œuvres et collections (Annexe 14 du demandeur ; Annexe 1 titulaire de la marque contestée : statuts de la fondation adoptés en 2010) 2) d’une convention de partenariat signée par les 2 membres fondateurs au terme duquel ils mettaient en commun leurs compétences et moyens (Annexe

13

du

demandeur ; Annexe 2 titulaire de la marque contestée : Convention de partenariat entre le titulaire de la marque contestée et le demandeur signée le 21 juillet 2010) ;

- Le 24 juin 2013 : le demandeur a cédé au titulaire de la marque contestée sa marque complexe PUS PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG déposée le 24 novembre 2009 sous le n° 09 / 3 693 244 (Annexe 3 du titulaire de la marque contestée : contrat de cession) ;

- En 2019-2020 : la marque complexe Presses Universitaires de Strasbourg n’a pas été renouvelée par le titulaire de la marque contestée et a donc expiré ;

- Le 1er octobre 2021 : un échange de mails a lieu entre une salariée du titulaire de la marque contestée et le président de l’association demanderesse fait part de difficultés et de retards dans la parution et diffusion des ouvrages publiés et mentionne l’entrée en vigueur de la décision de dissolution de la Fondation qui est reportée à l’an prochain (Annexe 15) ;

- Le 1er février 2022 : le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 Presses Universitaires de Strasbourg enregistrée sous le n° 22/4839279 ainsi que la marque verbale PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sous le n° 4839265 (Annexe 4 demandeur). 32. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022, de l’existence et de l’usage antérieur du signe PUS PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG.  L’intention du titulaire de la marque contestée 33. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 34. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 35. Le demandeur souligne que :

- En 2019-2020, la marque complexe Presses Universitaires de Strasbourg qu’il avait cédée au titulaire de la marque contestée n’a pas été renouvelée par ce dernier, de sorte que ce droit a expiré et ce dernier ne disposait plus d’aucun droit sur ce signe ; Le titulaire de la marque contestée a « v raisemblablement sciemment  » omis de procéder au renouvellement de la marque cédée afin de le priver d’une restitution de cette marque en cas de dissolution de la Fondation pour motif d’intérêt général (article 8 de la convention de partenariat).

- Courant 2021, le titulaire de la marque contestée a décidé de dissoudre la Fondation et d’évincer le demandeur pour faire sa propre maison d’édition.

- Le 1er février 2022, le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée sans l’en informer, ni en informer le conseil de gestion de la fondation, ni aucune des instances délibératives.

- Le 27 septembre 2022, la dissolution de la Fondation est décidée par le conseil d’administration de l’Université, c’est-à-dire par le titulaire de la marque contestée (Annexe 16 : Délibération du Conseil d’administration de l’Université 27 septembre 2022) sans que le conseil de gestion de la Fondation et les différents conseils de l’université n’aient été informés du dépôt de la marque contestée au moment où ils se sont prononcés en faveur de la dissolution de la Fondation. Il ajoute que cette dissolution est justifiée par un motif d’intérêt général et précise qu’il a contesté devant le Tribunal administratif de Strasbourg la légalité de la délibération du 27 septembre 2022.

- Le 10 novembre 2022 seulement, le titulaire de la marque contestée l’a informé du dépôt de la marque contestée (Annexe 17).

- Le 20 mars 2023, le titulaire de la marque contestée lui a adressé une mise en demeure, 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 indiquant que toute utilisation des marques PUS et Presses Universitaires de Strasbourg lui est exclusivement réservée et qu’il ne pouvait donc plus en faire mention sur ses publications, supports de communication, le titulaire de la marque contestée étant seul propriétaire du stock d’ouvrages qui doivent être mis à la disposition du personnel de la nouvelle maison d’édition (Annexe 42). Le demandeur estime ainsi que le dépôt de la marque contestée a été réalisé pour le priver de l’utilisation des signes PUS et des termes Presses Universitaires de Strasbourg pour ses activités de publications qu’il exerce pourtant depuis 1921. 36. Le titulaire de la marque contestée précise que :

- Le demandeur et lui ont participé à la création d’une fondation universitaire sur le fondement des articles L 719 12 et R 719 94 du Code de l’éducation selon lesquels elle est créée au sein de l’Université par « affectation irrévocable » de biens apportés par les fondateurs ;

- Dans le cadre de cette Fondation créée en 2010, le demandeur a ainsi apporté de façon irrévocable la marque complexe PUS PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG déposée en 2009 sous le n° 09 / 3 693 244 (Annexe 1 : statuts de la Fondation – article 4) ;

- Dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2010 avec le demandeur, ce dernier lui a cédé la marque n° 09 / 3 693 244 le 24 juin 2013 (Annexes 2 et 3) ;

- Il a procédé à la dissolution de la Fondation conformément aux statuts et, en application de l’article 21 des statuts mentionnant qu’en cas de dissolution de cette dernière « l’université reste propriétaire du patrimoine de la Fondation », le patrimoine de la Fondation (dont la marque de 2009) lui a été dévolu (Annexe 1 statuts de la Fondation) ; Cette décision de dissolution fait l’objet d’une contestation par le demandeur, pendante devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- Il n’a pas pu agir de mauvaise foi en déposant la marque contestée le 1er février 2022, alors même que le demandeur avait entendu se défaire de ses droits en 2010 puis en 2013.

- Il n’avait pas d’intention de nuire au demandeur en le privant d’un signe lui permettant d’exercer son activité, dès lors qu’aucune intention maligne de sa part ne peut être relevée et que le dépôt de la marque contestée est effectué dans le seul but de conforter des droits préexistants et pour préserver des droits qu’il détenait précédemment, avec la marque de 2009 qui aurait dû être renouvelée en 2019. 37. E n l’espèce , il convient de relever que les parties ont, le 21 juillet 2010, conclu une convention de partenariat (Annexe 13 – Annexe 2 titulaire de la marque contestée) dans laquelle il est indiqué qu’elles « … ont décidé de créer une Fondation universitaire non personnalisée, en application de l’article L.719-12 du code l’Education. Cette Fondation prendra la dénomination de « Presses universitaires de Strasbourg » afin de continuer l’œuvre de l’Association des Presses Universitaires de Strasbourg. Elle prendra à son compte l’ensemble des activités éditoriales de l’Université de Strasbourg, notamment celles assumées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente convention par l’Association des Presses Universitaires de Strasbourg ». Dans le cadre de cette convention, le demandeur s’est engagé à apporter « …l’ensemble des éléments d’actif nécessaires à la prise en charge par la Fondation de ses activités d’édition et de diffusion. Ces apports comprennent notamment l’ensemble de ses fichiers commerciaux (et notamment son fichier client), l’ensemble des marques et l’ensemble de son stock » 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 38. En conséquence, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, le demandeur a cédé de façon irrévocable la marque complexe PUS PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n° 09 / 3 693 244 déposée le 24 novembre 2009 (Annexe 3 demandeur) par une cession signée par les deux parties le 24 juin 2013 et entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2013 (Annexe 3 titulaire de la marque contestée). En conséquence, le titulaire de la marque contestée est devenu titulaire de cette marque à compter de cette date pour tous les produits et services visés dans les classes 16, 35 et 41, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 39. Cette marque n’a pas été renouvelée à son échéance, le 24 novembre 2019 et, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, rien ne permet d’affirmer que « l’université n’a vraisemblablement sciemment pas procédé au renouvellement de cette marque et l’a laissée expirer à son échéance le 24 novembre 2019 ». 40. En procédant au dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022, le titulaire de la marque contestée a déposé un signe sur lequel il détenait précédemment des droits de marque du fait de la cession en date du 24 juin 2013, soit antérieurement au dépôt de cette marque, et qui ont expiré le 24 novembre 2019 du fait du non renouvellement de la marque cédée. Ainsi, la motivation du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de cette marque, le 1er février 2022, semble être de préserver des droits nécessaires à l’activité d’édition et de publication démarrée par la Fondation Presses Universitaires de Strasbourg en 2010 et poursuivie par la Maison d’édition scientifique de l’Université de Strasbourg, le Conseil d’administration de l’Université ayant dissout la première et créé la seconde le 27 sept 2022 (Annexe 16). A cet égard, si le titulaire de la marque contestée et le demandeur évoquent un litige pendant devant le Tribunal administratif de Strasbourg, aucune information complémentaire n’a été fournie concernant l’assignation et l’objet précis de la saisine de ce tribunal, susceptible d’avoir une incidence sur la présente demande. En sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence dans le cadre de la présente procédure, notamment quant à l’éventuelle justification de la dissolution pour un motif d’intérêt général, et ses effets éventuels sur la marque. 41. Par ailleurs, le fait que le titulaire de la marque contestée ait, postérieurement au dépôt de la marque contestée :

- d’une part, procédé à la dissolution de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg et créé un service d’édition scientifique de l’Université le 27 septembre 2022 (Annexe 16)
- et, d’autre part, adressé le 10 novembre 2022 et le 20 mars 2023, des courriers faisant suite à cette dissolution, ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire à l’activité du demandeur, au jour du dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022. 42. En conséquence, compte tenu de la chronologie des faits et des éléments fournis par les parties, il n’est pas clairement établi que le titulaire de la marque contestée avait au moment du dépôt de cette marque, le 1er février 2022, une intention de nuire et de priver illégitimement autrui d’un 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 signe nécessaire à son activité. 43. Par conséquent, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité n’est pas fondée. B. S ur les motifs relatifs de nullité 1.Sur le droit applicable 44. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 45. A cet égard, l’article L.711-3 I du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 46. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2.Sur le fond 47. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure « PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE…) ». 48. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 49. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué et le public pertinent. 50. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 51. En outre, il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 52. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la dénomination sociale antérieure PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » est exploitée dans le cadre de l’activité de l’association qui a pour objet de « faciliter la publication de travaux rattachés à une des disciplines enseignées dans les universités de Strasbourg » et réalise pour cela la « publication d’ouvrages, revues, œuvres et travaux de recherche sur des supports papiers ». Il précise que « l’association se dénomme ASSOCIATION DE PUBLICATION PRES L’UNIVERSITE DE STRASBOURG » du fait de son partenariat privilégié et de sa proximité avec l’Université de Strasbourg depuis 1921 et jusqu’en 2022 » et que sa « dénomination sociale abrégée par « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » se retrouve sur de nombreux documents depuis longtemps ». 53. La marque contestée ayant été déposée le 1er février 2022, il appartient donc au demandeur de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour des activités précitées avant cette date. 54. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants : Annexe 1 : Statuts de l’ASSOCIATION DE PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » à la date du 16 juin 1994 Annexe 2 : Extrait certifié conforme du Registre des Associations de Strasbourg – Vol 15, Folio 34 au 17 janvier 2023 mentionnant que l’association portant la dénomination PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE …) a été inscrite le 27 juillet 1938 Annexe 5 : Courrier du 30 juin 1992 ; papier entête mentionnant PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en lettres capitales et en dessous en plus petits caractères faisant référence à l’ « Association de Publications près les Universités de Strasbourg » demandant au Conseil Général du Bas-Rhin un financement pour la réimpression d’un ouvrage Annexe 6 : photo de la couverture d’un ouvrage avec le logo PUS et les mentions « Presses Universitaires de Strasbourg 1992 Annexe 7 : Devis du 26 janvier 1993 établi par Presses Universitaires de Strasbourg relatif à la fabrication d’un ouvrage Annexe 8 : Courrier du 8 octobre 1996 ; papier entête mentionnant PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en lettres capitales et en dessous en plus petits caractères faisant référence à l’ « Association de Publications près les Universités de Strasbourg » demandant au Conseil Général du Bas-Rhin d’acquérir plusieurs exemplaires d’un ouvrage relatif à une histoire de l’Université de Strasbourg et publié par l’association. Annexe 9 : Courrier du 24 septembre 1998 émanant de Presses Universitaires de Strasbourg + logo PUS et relatif à des ouvrages parus et à paraître Annexe 10 : Courrier du 18 décembre 2008 émanant de Presses Universitaires de Strasbourg + logo PUS et adressé aux membres des PUS -remerciements 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 Annexe 11 : Courrier du 24 janvier 2009 émanant de Presses Universitaires de Strasbourg + logo PUS et adressé aux membres des PUS mentionnant les publications déjà parues et les publications sous presse Annexe 12 : Liste des ouvrages publiés par l’association regroupés dans un tableau avec les intitulés suivants :

- « titre ouvrages publiés par l’Association avant l’utilisation de la marque PUS » (pages 1 à 13 : de 1921 à 1987)
- « titre des ouvrages publiés par l’Association Presses Universitaires de Str. Sous la marque PUS (pages 13 à 22 de 1987 à 2012)
- « titre des ouvrages publiés par l’association Presses Universitaires de Str. Dans le cadre de la fondation sous la marque PUS » (pages 22 et 23 ; de 2013 à 2022) Ainsi que des notices bibliographiques de la Bibliothèque Nationale de France mentionnant une publication sous la mention Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg » Annexes 19, 20, 23, 25, 26 et 27 : photo de six ouvrages publiés sous le nom « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » Annexes 21, 22 et 24 : photo de trois ouvrages sur lesquels le nom « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » apparaît en lettres capitales en première de couverture ; une page intérieure (la 2 de couverture) indique que l’ouvrage est publié par l’association Presses universitaires de Strasbourg et, sur une ligne inférieure et/ou entre parenthèse et/ou après, apparaît la mention « Association de Publications près les Universités de Strasbourg » Annexes 28 à 36 : affiches et flyers publicitaires présentant les ouvrages publiés sous le nom « Presses Universitaires de Strasbourg » et proposés à la vente Annexe 37 : annonce publicitaire indiquant que des ouvrages viennent de paraître (en 2020) à l’association Presses Universitaires de Strasbourg et précisant qu’ils sont disponibles sur le site internet des Presses Universitaires de Strasbourg et en vente au siège de l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg Annexes 38 à 39 : documents relatifs à la participation de l’association Presses Universitaires de Strasbourg au salon « festival du livre de Paris » du 22 au 24 avril 2022 et au salon du livre des rendez-vous de l’histoire de Blois 2022 Annexe 40 : Lettre d’informations de l’Association printemps/été 2022 Annexe 41 : Lettre de commande de la Région Alsace adressée à l’association Presses Universitaires de Strasbourg pour un ouvrage édité en 2015 ; le papier entête accusant réception de cette commande comporte le logo PUS, les termes PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG en lettres capitales de grande taille et sur une ligne inférieure la mention « Association de publications près l’université de Strasbourg ». 55. Le titulaire de la marque contestée quant à lui fait valoir que l’activité de l’association visée dans ses statuts est relativement floue et ne permet pas de déduire un risque de confusion avec les produits et services visés par la marque litigieuse. Il ajoute que l’association « tente de masquer la dénomination sociale prise dans son entièreté pour se contenter de la mention « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » » et rappelle que la dénomination sociale complète de l’association est « ASSOCIATION DE PUBLICATION PRES L’UNIVERSITE DE STRASBOURG. « PRESSES UNIVERSITAIRES DE 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 STRASBOURG » », l’association n’ayant aucun droit sur les termes « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » au titre de sa dénomination sociale. 56. E n l’espèce , et en application des dispositions précitées, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence, ceux-ci ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE…) pour les activités invoquées. 57. En effet, la fourniture des statuts constitutifs modifiés (annexe 1) ainsi que l’extrait certifié conforme du Registre des Associations de Strasbourg du 17 janvier 2023 (annexe 2) mentionnent clairement que l’association inscrite le 27 juillet 1938 a pour dénomination PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE…). 58. Toutefois, il ressort de la description détaillée des pièces fournies par le demandeur (point 54) que l’association communique auprès du public sous la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG seule ou accompagnée d’un logo stylisé reprenant les initiales PUS. Ainsi, ces éléments semblent être ceux sous lesquels l’association communique depuis de nombreuses années et exploite son activité de publication d’ouvrages. Si la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG se trouve parfois accompagnée des termes ASSOCIATION DE PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG dans certains des documents fournis par le demandeur, en particulier dans les Annexes 5, 8, 21, 22, 24, 37 et 41, ces derniers termes sont toutefois présentés séparément de cette mention de sorte qu’ils apparaissent secondaires et accessoires par rapport à cette dernière. En effet, ces termes apparaissent soit en petits caractères, soit entre parenthèses, ou encore sur des pages différentes, de sorte qu’ils sont lus dans un second temps et ne retiennent pas l’attention du consommateur qui porte sur la mention principale PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG seule ou accompagnée du logo PUS et qui se trouve toujours en première de couverture des ouvrages édités. 59. Ainsi, les documents fournis ne portent pas sur la dénomination sociale de l’association PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG « PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG » (ASSOCIATION DE…) prise dans sa globalité. 60. Or il convient de rappeler que la dénomination sociale est un élément d’identification d’une personne morale qui sert à l’individualiser dans l’ensemble de sa vie et de ses activités et que le droit conféré à cette personne sur sa dénomination s’acquiert non par l’usage mais par son adoption dans ses statuts. La dénomination a vocation à être défendue contre un dépôt de marque postérieur dès que son titulaire a acquis la personnalité morale, à savoir, pour une association, dès qu’elle est régulièrement déclarée. Le risque de confusion est alors apprécié en fonction des activités pour lesquelles la dénomination sociale est effectivement exploitée. 61. En conséquence, en l’espèce, la protection accordée à la dénomination sociale porte sur la dénomination telle qu’elle figure dans les statuts de l’association et dans le Registre des associations, à savoir le nom complet suivant : PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG ‘PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG’ (ASSOCIATION DE…). 62. A cet égard, la jurisprudence a pu rappeler que pour apprécier l’atteinte à une dénomination sociale antérieure, il ne convient pas de prendre en compte les éléments étrangers à ce signe, en particulier le logo choisi par la société (Cass. Com 5 avril 2018, 16-19.655). 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 Ainsi, le logo PUS ainsi que la mention PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG prise isolément ne peuvent être pris en compte pour apprécier l’atteinte à la dénomination ASSOCIATION DE PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG ‘PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG’. 63. Par ailleurs, si l’annexe 40 mentionne certaines activités de l’Association de publications près les universités de Strasbourg et les publications des Presses Universitaires de Strasbourg, elles sont pour la plupart postérieures au dépôt de la marque contestée, le 1er février 2022 de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. 64. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG ‘PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG’ (ASSOCIATION DE…) pour les activités de « publication d’ouvrages, revues, œuvres et travaux de recherche sur des supports papiers » invoquées au jour du dépôt de la marque contestée soit le 1er février 2022. 65. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée sous sa forme telle que figurant dans les statuts et dans le registres des associations, pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée. 66. Ainsi, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure PUBLICATIONS PRES LES UNIVERSITES DE STRASBOURG ‘PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG’ (ASSOCIATION DE…) est rejetée. C. Con

clusion 67. En conséquence :

- le motif de nullité de la marque contestée fondé sur le dépôt effectué de mauvaise foi est rejeté (point 43) ;

- l’atteinte à la dénomination sociale antérieure est rejetée (point 66). D. S ur la répartition des frais 68. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 69. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL 23-0030 Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 70. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté des demandes de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité a été rejetée en sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 71. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, qui est une association d’intérêt général générant peu de bénéfice et pouvant être assimilée à la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 72. Les parties ont en outre présenté des observations orales. 73. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le titulaire de la marque contestée (300 euros au titre de la phase écrite, 250 euros au titre des frais de représentation ainsi que 50 euros au titre de la phase orale). PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : La demande en nullité NL23-0030 concernant la marque n° 22/4839279 est rejetée. Article deux : La somme de 600 euros est mise à la charge de l’Association de Publications près les Universités de Strasbourg « Presses Universitaires de Strasbourg » (association de droit local Alsace- Moselle) au titre des frais exposés. 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI