NL 22-0215 Le 06/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I .- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 décembre 2022, Monsieur E J (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 22-0215 contre la marque n°21/4766362 déposée le 12 mai 2021, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P L V est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-35 du 3 septembre 2021. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; Classe 42 : conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ». 3. Le demandeur invoque la double identité et l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :

- la marque française antérieure portant sur le signe verbale PAWA n° 21/4733991 déposée le 17 février 2021 et enregistrée au BOPI numéro 2021-23 du 11 juin 2021;

- la marque française antérieure portant sur le signe figuratif PAWA n° 21/ 4733999 déposée le 17 février 2021 et enregistrée au BOPI numéro 2021-23 du 11 juin 2021. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement, par courrier recommandé en date du 17 janvier 2023. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n°23/09 du 3 mars 2023 sous forme d’un avis. 7. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations. 9. Le demandeur n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, 2

conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 15 juin 2023. Prétentions du demandeur 10. Dans son exposé des moyens, le demandeur :

- Précise avoir adressé plusieurs lettres de mises en demeure au titulaire de la marque contestée après avoir constaté le dépôt de la marque contestée et l’immatriculation de la SASU PAWA ;

- Soutient que les produits et services et les signes de la marque contestée sont identiques à ceux des deux marques antérieures, il en conclu qu’il « existe un risque de confusion » ;

- Présente une argumentation sur les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et en déduit que « du fait de la grande similarité des signes en cause, la marque contestée doit être considérée comme constituant l’imitation de la marque antérieure invoquée « PAWA » et porte nécessairement atteinte aux droits de son titulaire » ;

- Il en conclu en demandant à l’Institut « de prononcer la nullité de la marque contestée « PAWA » pour les produits et services désignés en classes 09 et 42 lors de son enregistrement sur le fondement des articles L711-3 1° a) et L711-3 1°b) du CPI ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Précise que son « entreprise est en cessation d’activité, et une procédure en liquidation judiciaire sera lancée dans les mois à venir » ;

- Soutient renoncer « à l’exploitation du nom PAWA » et précise qu’il va entamer les démarches nécessaires. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 3

14 . La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. A titre liminaire 1. S ur la « c essation d’activité » de la société du titulaire de la marque contestée 15. Il y a lieu de relever que le titulaire de la marque contestée est une personne physique, de sorte qu’il importe peu que la société dont il serait dirigeant soit en cessation d’activité, cette circonstance étant sans conséquence sur la marque contestée. 2. S ur la renonciation de la marque contestée 16. Si le titulaire de la marque contestée indique dans ses observations « entamer des démarches nécessaire » au renoncement de la marque contestée, force est de constater qu’au jour du prononcé de la décision, aucune déclaration formelle de renonciation n’a été valablement présentée devant l’Institut. C. S ur le fond 1. S ur le fondement de la double identité entre la marque verbale PAWA n° 2 1/4733991 et la marque contestée 17. La double identité suppose que la marque contestée soit identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée soient identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. a. Sur les produits et services 18. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ». 19. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produis et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ». 20. Force est de constater que les produits et services, objet de la présente demande en nullité, se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. 21. Par conséquent, les produits et services précités sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 4

5

b. Sur les signes 22. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJCE, 20 mars 2003, aff. C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Vertbaudet SA). 23. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : 24. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : 25. En l’espèce, la marque contestée consiste en une marque verbale exclusivement composée de l’élément PAWA, tout comme la marque contestée. 26. Ainsi, le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure. c. Sur la double identité 27. Par conséquent, la demande en nullité fondée sur la double identité entre la marque française PAWA n° 21/4733991 et la marque contestée est justifiée pour l’ensemble des produits et services contestés visés au point 18. 28. Compte tenu de l’existence d’une double identité entre les produits et services en cause et des signes en présence, il n’y a pas lieu d’analyser la demande relative à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure PAWA n° 21/4733991. 2. S ur la double identité et l’existence d’un risque de confusion entre la marque f rançaise PAWA n° 21/ 4733999 et la marque contestée 29. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 30. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent a. Sur les produits et services 31. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 6

32. Les produits et services de la marque antérieure n° 21/ 4733999 et ceux invoqués de la marque antérieure n° 21/4733991 étant strictement identiques, de même que les produits et services objets de la demande en nullité et les liens de comparaison effectués par le demandeur, il est renvoyé à l’analyse de la comparaison des produits et services précédemment développée (points 18 à 20), dont la solution est donc parfaitement transposable. 33. Ainsi il y a lieu de relever que les produits et services sont identiques. b. Sur les signes 34. La marque contestée porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous :

35. La marque antérieure porte sur le signe verbal, reproduit ci-dessous : 36. Sur le récapitulatif de demande en nullité et dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que les signes en cause sont identiques et similaires. 37. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 38. En l’espèce, le signe contesté n’est pas identique à la marque antérieure, du fait de la présence de couleurs, d’une calligraphie et d’un élément figuratif en forme de rond, cette présentation ne constituant pas une différence insignifiante. 39. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 40. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 7

41. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constituée d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée d’un terme, d’éléments figuratifs et de couleurs. 42. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme PAWA. 43. S’ils se distinguent visuellement, par l’inscription dans la marque antérieure du terme PAWA dans une calligraphie légèrement stylisée et entouré d’un cercle, le tout de couleur verte, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 46 à 48). 44. Enfin, intellectuellement, les signes en présence n’ont pas de signification particulière en langue française, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à différencier les signes en présence. 45. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles et une identité phonétique.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 46. Le terme commun PAWA, constitutif du signe contesté, apparait intrinsèquement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en indiquent ou évoquent une caractéristique précise. 47. Au sein de la marque antérieure, le terme PAWA, seul élément par lequel le signe contesté sera lu et prononcé, apparaît dominant et sera, à ce titre, davantage de nature à retenir l’attention du public. 48. Par conséquent, les fortes ressemblances d’ensemble entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 49. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 50. En l’espèce, les produits et services des marques en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’à des professionnels, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement attentif et avisé, ainsi qu’un public plus averti.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 8

51 . Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. 52. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure constituée de la dénomination distinctive PAWA, doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 53. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 54. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits et services en présence (point 33), des fortes similitudes entre les signes, renforcées par la prise en compte du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l’origine des marques en présence. 55. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion entre la marque française PAWA n° 21/4733999 et la marque contestée est justifiée pour l’ensemble des produits et services contestés visés au point 18. D. Con

clusion 56. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle en ce qu’elle porte atteinte aux marques antérieure PAWA n°21/21/4733991 et PAWA n°21/4733999 pour l’ensemble des produit et services visés au point 18. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0215 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque 21/4766362 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ». 9