NL23-0037 04/03/2024

DÉCISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-2, L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 20 février 2023, la société de droit étranger TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU SANAYI VE TICARET (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0037 contre la marque n°19/ 4610651 déposée le 30 décembre 2019 ci- dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-009 du 27 mars 2020.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ».

3. Dans le formulaire, le demandeur invoque un motif absolu de nullité fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, reçu le 31 mars 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 11 décembre 2023.

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NL23-0037 Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait un rappel du contexte et indique que TOGG est un constructeur automobile turc de véhicules haut-de-gammes 100 % électriques fondé en 2018 et dévoilé par le président turc R T E lors d’un lancement national en Turquie le 27 décembre 2019.

Il indique que le lancement a eu un retentissement en Turquie et dans le monde, notamment en France et joint à cet égard douze articles extraits de journaux français et faisant état du lancement de la marque automobile TOGG (Annexe 1).  Il ajoute qu’ « il ne peut résulter du fruit du hasard qu’un ressortissant turc basé en France dépose la marque TOGG jugée très distinctive par l’INPI car n’ayant aucune signification aussi bien en turc qu’en français, 3 jours après le lancement du constructeur par le président turc. L’absence de toute coïncidence possible doit être nécessairement retenue comme un indice de fraude ».

Il indique enfin que « le titulaire de la marque, après le lancement de TOGG, a souhaité prendre de vitesse la société demanderesse et a déposé sa marque dans son secteur d’activité qui est le textile, pour ensuite pouvoir la revendre à un prix exorbitant à la société demanderesse, sachant notamment que les produits désignés par le dépôt en classes 3,18 et 25 pourront être exploités avec la marque TOGG, comme le font de nombreux constructeurs automobiles ».

Il demande la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 1100€

10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur réitère ses développements et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :

— Il indique que « le titulaire de la marque contestée ajoute une troisième condition à la caractérisation de la mauvaise foi, à savoir le risque de confusion » ;

— Il ajoute que « toutes les digressions sur la communication réalisée par le demandeur sur sa marque TOGG et les choix stratégiques en matière de protection de propriété intellectuelle n’ont pas à être pris en compte en l’espèce. Le signe TOGG a bien été diffusé et communiqué au public depuis la cérémonie de lancement faite par le président turc, et ce avant le dépôt de la marque contestée » ;

— Il insiste sur le fait que « Il ne peut résulter du fruit du hasard qu’un ressortissant turc basé en France dépose la marque TOGG jugée très distinctive par l’INPI car n’ayant aucune signification aussi bien en turc qu’en français, 3 jours après le lancement du constructeur par le président turc ».

— Il ajoute que le titulaire de la marque contestée a des attaches avec la Turquie.

— Il indique que « le titulaire a réservé le 18 octobre 2022 le nom de domaine, encore une fois, ce choix est calculé et ne résulte pas du hasard puisque le nom de domaine appartient à la société demanderesse depuis 2019 ».

- Il ajoute que « peu importe que le territoire visé par la marque soit la France et que le préjudice soit subi majoritairement sur le territoire turc et en ligne, l’intention du titulaire était de porter atteinte aux droits de la société TOGG »

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NL23-0037 11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses arguments et notamment :

— Il indique ne pas apporter de nouvelle pièce ou argument mais souhaite préciser les faits avancés par le titulaire de la marque contestée et ainsi, le demandeur indique avoir intenté une action en justice contre le titulaire de la marque contestée et sa société turque Kor Group Sanayi İç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale en Turquie ;

— Il précise que les juridictions turques, dans le cadre d’une procédure d’injonction préliminaire, ont reconnu que l’exploitation de la marque TOGG par le titulaire de la marque constituait des actes de contrefaçon de marque en Turquie ;

— Il ajoute que l’action en justice en Turquie est en cours, le titulaire de la marque contesté doit présenter ses conclusions en réponses à l’action en justice.

Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée présente son activité et conteste les arguments du demandeur :

— Il indique avoir déposé sa nouvelle marque de vêtements TOGG en référence à l’expression « Textile Original Global Group » ;

— Il explique qu’il travaille dans le domaine textile depuis 2014 et qu’il a notamment collaboré avec des marques telles que Maje, C P ou encore G D (Annexe 10) ;

— Il précise que sa marque est présente sur les réseaux sociaux et qu’il a engagé des dépenses importantes pour la promotion de cette dernière ;

— Il indique avoir reçu des propositions de rachat de sa marque et qu’il a toujours refusé de la vendre ;

— Il indique que « Nul doute que ce lancement a eu un retentissement national très important. En revanche, la couverture médiatique de cet événement en France ne peut en aucun cas être considérée comme « importante », et encore moins être susceptible de constituer une « exploitation » de la marque en France. En effet, selon l’exposé de la demanderesse, la nouvelle a été relayée par un titre national (Le Figaro), 2 titres régionaux (Le Dauphiné et Ouest France) ainsi que des titres de presse spécialisée dans l’automobile » ;

— Il indique que le demandeur n’apporte pas la preuve ni d’une exploitation de son signe antérieur, ni d’une connaissance par le titulaire de la marque contestée de cette exploitation « pour la simple et bonne raison qu’à la date de dépôt de la marque contestée, ces « droits antérieurs » n’avaient pas de substance (ils n’en ont d’ailleurs pas acquis davantage à date) » ;

— Il conteste la similitude entre les produits en cause ;

— En ce qui concerne le rachat de la marque contesté, il dit qu’« il est donc tout à fait erroné de penser que le défendeur chercherait à faire augmenter le prix de vente de sa marque, qu’il ne souhaite pas vendre » ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037
- En ce qui concerne l’intention frauduleuse, le titulaire de la marque contesté dit qu’« à la date de dépôt de la demande de marque contestée, la demanderesse vient tout juste d’annoncer son existence en tant que constructeur automobile national turc, et la conception prochaine d’un premier modèle de voiture. A cette date donc, rien ne pouvait laisser présager que la demanderesse aurait pour ambition de se lancer un jour sur le marché du textile en France ».

Il demande le rejet de la demande en nullité.

13. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et notamment :

— Il répond aux arguments du demandeur concernant la prise en compte du risque de confusion entre les signes en cause ;

— Il répond aux arguments du demandeur en ce qui concerne son activité professionnelle et indique que les éléments fournis montrent la continuité des activités du titulaire de la marque contestée en lien avec le domaine textile ;

— Il conteste l’argument du demandeur selon lequel le titulaire de la marque contestée aurait eu connaissance du signe antérieur TOGG en raison de la présence de ses usines en Turquie et indique que le demandeur n’apporte pas la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque contestée au jour du dépôt de la marque contestée et indique ne jamais avoir reconnu la « notoriété de TOGG en Turquie et auprès de tous les turcs (vivants ou non dans leur pays d’origine) » ;

— Il indique que le critère à prendre en compte pour l’existence de la mauvaise foi est la connaissance par le déposant de l’exploitation, dans au moins un état membre, d’un signe identique ou similaire, pour des produits ou services identiques ou à tout le moins similaires et qu’ainsi, ce critère n’est pas respecté.

— Il indique que l’achat d’un article TOGG fait par le demandeur montre bien que la marque contestée est exploitée et que son site internet n’est pas qu’un « site vitrine n’ayant pas vocation à réellement commercialiser les produits contestés ».

Il demande la prise en charge des frais par le demandeur à hauteur de 1100€

14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et notamment :

— Il indique que les décisions turques citées par le demandeur sont « des injonctions provisoires et non des décisions sur le fond, qui ordonnent des interdictions « par précaution » et des « mesures conservatoires » ;

— Il précise donc que « toutes les mesures obtenues en référé par la demanderesse et fièrement listées dans ses dernières observations ne sont que des mesures provisoires obtenues à titre conservatoire avant que le litige ne soit jugé au fond. La demanderesse a obtenu du tribunal turc qu’il bloque provisoirement toute activité du défendeur sur le territoire turc, en attendant que le tribunal compétent n’examine l’affaire au fond et statue sur les allégations de contrefaçons avancées par la demanderesse » ;

— Il précise que par définition « le réseau internet n’a pas de frontière, ce qui implique qu’un contenu publié sur internet peut être accessible en ligne depuis le monde entier. Cela ne signifie pas pour autant que cette accessibilité puisse constituer une véritable « exploitation » de l’activité exercée sur ce site dans tous les pays dans lesquels il est accessible » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037
- Il insiste sur le point que « le site internet du défendeur n’est rédigé qu’en Français et en Anglais, les prix ne sont indiqués qu’en euros et il ne propose la livraison qu’en France. Autrement dit, il est aisé de conclure au fait que ni le site internet du défendeur, ni ses réseaux sociaux, n’ont la moindre incidence commerciale en Turquie. Ainsi, l’utilisation de la marque contestée sur le site internet du défendeur et sur ses réseaux sociaux ne peut pas être considérée comme une utilisation de la marque en Turquie, elle ne constitue donc pas une contrefaçon de la marque de la demanderesse en Turquie ».

II.- DECISION A. Sur le motif absolu de nullité

1. Sur le droit applicable 15. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

16. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».

17. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

18. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

19. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).

20. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

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NL23-0037 21. Il est également admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T- 795/17).

22. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

23. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque

24. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne suffit pas en soi à démontrer une mauvaise foi, elle peut constituer un critère à prendre en compte.

25. A ce titre, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe TOGG associé à un logo pour désigner un constructeur automobile et la marque internationale désignant l’Europe .

 Connaissance de l’usage antérieur des signes du demandeur

26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 décembre 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur des signes TOGG, et .

27. Le demandeur fait valoir que :

— TOGG est l’acronyme de « Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu » (groupe de coentreprise automobile de Turquie) ». Qu’il est un constructeur automobile turc de véhicules haut-de- gammes 100 % électriques fondé en 2018 et dévoilé par le président turc R T E en 2019.

Il ajoute que TOGG est, par ailleurs, « le premier constructeur automobile national de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 République de Turquie ».

— Il indique que « Le constructeur automobile est présenté lors du lancement officiel le 27 décembre 2019. Ce jour-là, a eu lieu un événement public à Gebze dans la province de Kocaeli, où le président turc a dévoilé les prototypes d’une berline compacte et d’un SUV compact dessinés par le bureau de design italien Pininfarina :

Il précise que le lancement du 27 décembre 2019 a été un événement « d’une grande envergure » puisque le maitre de cérémonie était le président turc, Monsieur E et qu’ainsi, le lancement de TOGG a eu des retentissements très importants en Turquie mais également « dans le monde entier ».

— A cet égard, il indique qu’en France, la nouvelle a été relayée dans de nombreux journaux spécialisés dans le domaine automobile mais également dans des quotidiens nationaux et régionaux tels que « Le Figaro, le Dauphiné Libéré ou l’Ouest France » (Annexe 1).

— Il indique également qu’« il ne peut résulter du fruit du hasard qu’un ressortissant turc basé en France dépose la marque TOGG jugée très distinctive par l’INPI car n’ayant aucune signification aussi bien en turc qu’en français, 3 jours après le lancement du constructeur par le président turc. L’absence de toute coïncidence possible doit être nécessairement retenue comme un indice de fraude ».

— Il ajoute que le titulaire de la marque contestée a des attaches avec la Turquie : « Pour autant, le titulaire est un ressortissant turc ayant d’importantes attaches avec son pays d’origine puisque ce dernier a ses usines de fabrication sur le territoire turc et donc une activité professionnelle importante sur ce territoire. Après avoir soumis notre exposé des moyens, nous avons procédé à un achat en ligne sur le site internet du titulaire. Il apparait que le lieu d’origine des produits est situé en Turquie ». Ainsi, Il en déduit que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance de ses droits antérieurs au moment du dépôt de la marque contestée le 30 décembre 2019.

28. Le titulaire de la marque contestée :

— Précise qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le nom définitif de TOGG par le demandeur n’était pas arrêté et que « la marque TOGG n’a finalement été retenue et « validée » par la demanderesse comme marque pour ses voitures qu’en août 2020 ».

Qu’ainsi, au moment du dépôt de la marque contestée, aucune des marques du demandeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 « ne faisaient l’objet d’une exploitation sérieuse dans la vie des affaires ».

— Indique que « Nul doute que ce lancement a eu un retentissement national très important. En revanche, la couverture médiatique de cet événement en France ne peut en aucun cas être considérée comme « importante », et encore moins être susceptible de constituer une « exploitation » de la marque en France. En effet, selon l’exposé de la demanderesse, la nouvelle a été relayée par un titre national (Le Figaro), 2 titres régionaux (Le Dauphiné et Ouest France) ainsi que des titres de presse spécialisée dans l’automobile ».

— Ajoute que « les quelques articles qui ont pu être publiés en France suite à la cérémonie de lancement ne mentionnent pas ou que très peu le nom TOGG, et lorsque c’est le cas, ce n’est à aucun moment en tant que marque du véhicule à venir, mais en tant que dénomination sociale du consortium de société à l’origine de cette initiative nationale ».

— Réfute l’argument du demandeur selon lequel « de façon tout à fait hypothétique et faute d’élément plus pertinent, que le défendeur aurait eu connaissance de l’usage antérieur de la marque TOGG par la demanderesse tout simplement parce qu’il est de nationalité turque et que la demanderesse est située en Turquie ».

— Indique que « Le défendeur n’a jamais contesté avoir eu connaissance de l’existence du signe TOGG. Cependant, la demanderesse n’apporte pas la preuve de cette connaissance au jour du dépôt de la marque contestée ».

Il ajoute à cet égard que « le défendeur ne conteste pas avoir eu vent du lancement opéré par la demanderesse le 27 décembre 2019 », mais que le demandeur n’en apporte pas la preuve.

29. En l’espèce, il ressort des arguments et éléments produits par les parties que :

— Le 27 décembre 2019, lors d’un lancement national en Turquie, en présence du Président de la république turc, M. R T E, le demandeur a dévoilé une voiture haut de gamme 100% électrique du constructeur automobile TOGG .

— Cet évènement a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse en ligne française et notamment :

• Dans des journaux spécialisés dans le domaine automobile tels que :

o Un article extrait du site internet www.autoplus.fr, daté du 28 décembre 2019 et intitulé « TOGG, une nouvelle marque électrique 100% turque » ;

o Un article extrait du site internet www.lesvoitures.com, daté du 28 décembre 2019 et intitulé « TOGG C-SUV : Le SUV turque 100% électrique en approche » ;

o Un article extrait du site internet www.automobile.com, daté du 28 décembre 2019 et intitulé « TOGG: le première voiture électrique turque se révèle » ;

• Dans des journaux nationaux non spécialisés dans le domaine automobile :

o Un article extrait du site internet www.lefigaro.fr, daté du 27 décembre 2019 et intitulé « La Turquie dévoile le prototype de sa première voiture électrique ». Dans cet article il est indiqué « TOGG, la griffe qui figure sur la carrosserie, prévoit d’en produire 175 000 exemplaires par an […] » ;

o Un article extrait du site internet www.ledauphiné.com, daté du 28 décembre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 2019. Cet article fait état du lancement de la première voiture électrique turque avec l’illustration d’une photographie intitulée « photo TOGG ».

o Un article extrait du site internet www.euronews.com, daté du 28 décembre 2019. Cet article énonce que « Le prototype de la première voiture électrique turque a été dévoilé vendredi lors d’une cérémonie en présence du président, R T E, alors que le pays ambitionne d’en produire 175.000 unités par an à partir de 2022 ».

Une photographie accompagne cet article sur laquelle le signe TOGG est clairement visible :

— Le 30 décembre 2019, soit trois jours seulement après le lancement de la marque TOGG, le titulaire de la marque contestée a procédé au dépôt de cette dernière.

Dans ses deuxièmes observations en réponse fournies le 24 août 2023 (page 4), le titulaire de la marque contestée reconnaît explicitement « avoir eu vent du lancement opéré par la demanderesse le 27 décembre 2019 ».

En conséquence, il ressort de la chronologie des évènements, de la médiatisation en France du lancement de la marque TOGG opéré en Turquie, de surcroît par le Président de la République turc, et de la reconnaissance explicite par le titulaire de la marque contestée de la connaissance de ce lancement, que ce dernier avait connaissance des droits antérieurs du demandeur au jour du dépôt de la marque contestée.

30. Il peut ainsi en être déduit que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse le 30 décembre 2019, de l’usage par le demandeur des signes TOGG.

31. A cet égard, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle la caractérisation de la mauvaise foi nécessite de prendre en compte « la connaissance par le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 déposant de l’exploitation, et non la simple existence, d’un signe antérieur, dans au moins un Etat membre de l’Union européenne, identique ou similaire au signe contesté, pour des produits ou services identiques ou à tout le moins similaires, créant un risque de confusion auprès des consommateurs », ne saurait être retenue.

En effet, en premier lieu, si le titulaire de la marque contestée souligne qu’« à la date de dépôt de la marque contestée, ni la marque ni le signe [du demandeur] ne faisaient l’objet d’une exploitation sérieuse dans la vie des affaires », cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de considérer que le titulaire de la marque contestée « n’avait pas connaissance de l’exploitation du signe antérieur puisqu’il n’était pas exploité au moment du dépôt de la marque contestée ».

En effet, l’exploitation du signe antérieur au moment du dépôt de la marque contestée n’est pas un critère devant obligatoirement et nécessairement être rempli lorsque d’autres circonstances factuelles sont présentes.

En ce sens, l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 15 avril 2014 « ACADEMIE DES SAVEURS » (RG n°13/00835) qui énonce que « le succès de l’action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs de l’auteur de cette action sur la marque litigieuse, mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, que notamment, l’usage effectif de ce signe n’est pas une condition nécessaire au bien-fondé de cette action si le dépôt a été effectué dans l’intention d’empêcher ou de gêner l’exercice d’une activité qui n’est encore au stade d’un projet en privant l’exploitant du signe nécessaire à cette activité ».

Ce qui est conforme à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18 §45 à 47 et §56 qui indique que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ».

Il en va de même du risque de confusion qui, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ne constitue pas une condition de la mauvaise foi lorsque d’autres circonstances factuelles sont présentes, selon l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 12 septembre 2019 susvisé.

 L’intention du titulaire de la marque contestée

32. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.

33. Le demandeur estime que le dépôt de la marque contestée est frauduleux en ce qu’il a été effectué après le lancement de la marque TOGG afin de « prendre de vitesse la société demanderesse et a déposé sa marque dans son secteur d’activité qui est le textile, pour ensuite pouvoir la revendre à un prix exorbitant à la société demanderesse, sachant notamment que les produits désignés par le dépôt en classes 3,18 et 25 pourront être exploités avec la marque TOGG, comme le font de nombreux constructeurs automobiles ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037

Il ajoute que « peu importe que le territoire visé par la marque soit la France et que le préjudice soit subi majoritairement sur le territoire turc et en ligne, l’intention du titulaire était de porter atteinte aux droits de la société TOGG ».

Il indique enfin, qu’en déposant la marque contestée concomitamment au lancement de la marque TOGG du demandeur, le titulaire de la marque contestée a « agi sciemment au mépris des intérêts dudit demandeur dans le but de créer une confusion avec la société turque TOGG dans l’esprit du public certes mais surtout en profitant de la notoriété naissante de cette société (dont la notoriété n’allait que croitre en Turquie et en France) et en la privant par anticipation du signe qu’ils utilisaient déjà dans le cadre de leur activité, et non dans l’intention de protéger un signe accrocheur et de l’exploiter pour des vêtements sans bénéficier de la notoriété de TOGG suite à ce dépôt, établissant son intention de porter atteinte d’une manière non conforme aux usages honnêtes de la concurrence et aux intérêts du demandeur ».

34. Le titulaire de la marque contestée quant à lui nie toute intention malhonnête de sa part et indique travailler dans le domaine textile depuis 2014.

Il précise que les publics pertinents des parties ne sont pas les mêmes dès lors que leurs activités respectives sont bien différentes (secteur automobile pour le demandeur / secteur textile pour le titulaire de la marque contestée).

A cet égard, il indique qu’à la date du dépôt de la marque contestée, le demandeur venait tout juste d’annoncer le lancement de son projet sur le territoire turc et qu’ainsi, au 30 décembre 2019, « rien ne pouvait laisser présager que la demanderesse aurait pour ambition de se lancer un jour sur le marché du textile en France ».

Enfin, le titulaire précise qu’il exploite effectivement la marque TOGG et qu’il est donc « tout à fait erroné de penser que le défendeur chercherait à faire augmenter le prix de vente de sa marque, qu’il ne souhaite pas vendre ».

35. Il convient au préalable de rappeler que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.

36. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

37. Or, si le dépôt de la marque contestée a effectivement été réalisé trois jours après le lancement de la marque TOGG en Turquie, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intention du titulaire de la marque contestée de nuire à son activité au moment du dépôt de cette dernière.

38. En effet, comme indiqué par le titulaire de la marque contestée, le lancement de la marque TOGG par le demandeur s’est effectué en Turquie, soit sur un territoire ne faisant pas partie de l’Union Européenne.

A ce titre et comme le souligne le titulaire de la marque contestée, au moment du lancement de la marque TOGG opéré le 27 décembre 2019 en Turquie, rien n’indiquait que le demandeur envisagerait une exploitation en France ou en Europe. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 39. De plus, les secteurs d’activité respectifs des parties sont bien distincts, les signes antérieurs invoqués étant destinés à s’appliquer à une voiture 100% électrique, tandis que la marque contestée relève du domaine textile, de sorte que le public pertinent n’est pas le même.

A cet égard, le demandeur se contente d’indiquer que « les constructeurs de véhicules de luxe jouent sur leur notoriété et leur image de marque pour proposer à leurs clients des collections élégantes. Il est également courant que soient proposés à la vente des produits dérivés type porteclés, portefeuilles ou produits d’entretien de voiture type crème pour le cuir visé en classe 3 ».

Pour illustrer ses propos, le demandeur fourni uniquement un article extrait du site internet www.oysclub.fr intitulé « Lifestyle : les marques de véhicule de prestige qui ont lancé leurs marques de vêtements » et un article extrait du site internet www.palais-de-la-voiture.com et intitulé « Non, les constructeurs automobiles ne vendent pas que des voitures » (Annexe 9), ce qui n’est pas suffisant pour démontrer une diversification des activités des entreprises du domaine automobile dans les domaines visés par la marque contestée.

Ainsi, le demandeur n’a pas démontré en quoi les activités des parties en présence pourraient être liées et ainsi en quoi le dépôt de la marque contestée aurait été effectué dans l’intention de l’empêcher ou de gêner l’exercice de son activité, qui n’était encore qu’au stade de projet, le privant ainsi d’un signe nécessaire à ses activités ou au développement de ses activités.

40. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du demandeur selon lequel le dépôt de la marque contestée aurait été fait dans le seul « but de faire augmenter le prix de vente de la marque dans les négociations ».

En effet, outre le fait que le titulaire de la marque contestée indique lui-même avoir refusé le rachat de sa marque à plusieurs reprises, le demandeur n’apporte pas la preuve que le titulaire de la marque contestée aurait effectivement fait une demande de compensation financière à ce dernier, marquant ainsi une volonté claire de spéculation.

A cet égard, la décision NL21-0266 VITE MA DOSE rendue par l’INPI le 8 décembre 2022 citée par le demandeur ne saurait être transposée, dès lors qu’elle porte sur une espèce différente. En effet, dans cette affaire, il a été reconnu que le dépôt était frauduleux, dans la mesure où ce dépôt était intervenu quelques jours après la présentation de l’outil d’obtention de rendez-vous de vaccination Vite ma dose et que le titulaire de la marque contestée avait également déposé concomitamment un nom de domaine dans le seul but de le vendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

41. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci.

42. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est rejeté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL23-0037 B. Sur la répartition des frais

43. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

44. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : « […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

45. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse en application de l’article L. 716-1-1 du code précité.

46. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est rejetée pour l’intégralité des produits contestés par le demandeur, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié.

47. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. En particulier, le titulaire de la marque contestée, personne physique, a présenté à trois reprises des observations en réponse à la demande en nullité, par le biais d’un mandataire.

48. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 23-0037 est totalement rejetée.

Article 2 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société de droit étranger TÜRKIYE’NIN OTOMOBILI GIRISIM GRUBU SANAYI VE TICARET au titre des frais exposés.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI