NL 23-0143 Le 12/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juillet 2023, la société à responsabilité limitée POY WORLDWIDE (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0143 contre la marque verbale n° 21/ 4811818 déposée le 26 octobre 2021, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur M Z est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2022-15 du 15 avril 2022. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur le risque de confusion avec le droit antérieur suivant :

- L’atteinte à la marque de l’Union Européenne n° 017984770 déposée le 13 novembre 2018, enregistrée le 13 juillet 2019 et portant sur le signe complexe : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure arguant de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude entre les signes en cause dues à leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles et un risque d’association, la marque contestée apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure. 2

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Le demandeur invoque également une grande connaissance de la marque antérieure invoquée, qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques. Il fournit de la documentation à l’appui de son argumentation. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 22 août 2023. Cette notification, présentée au titulaire de la marque contestée le 25 août 2023, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 octobre 2023. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 3

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11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale n° 21/4829958 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe n° 017984770. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. S ur les services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre des services suivants de la marque contestée : « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Promotion des ventes pour les tiers ; études de marchés par sondage d’opinion ; conseil en organisation et direction des affaires ». 17. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les services de « Conseils, informations ou renseignements d’affaires; études de marché, promotion des ventes » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 2. S ur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 4

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19. La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, alors que la marque antérieure se présente comme un signe complexe comportant cinq éléments verbaux et des éléments figuratifs présentés de façon particulière et en couleurs. 23. Les éléments verbaux ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN constitutifs du signe contesté et les éléments verbaux ELU PRODUIT DE L’ANNEE de la marque antérieure ont en commun une même structure associant la séquence d’attaque ELU PRODUIT DU/DE à un élément temporel, MOIS DE RAMADAN pour la marque contestée et L’ANNEE pour la marque antérieure, conférant aux signes des sonorités et séquences d’attaque identiques et une évocation intellectuelle proche. 24. Les signes se distinguent par la présence d’éléments graphiques et de couleurs au sein de la marque antérieure, entraînant une différence de physionomie entre les signes. 25. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 27 à 30). 26. Par conséquent, les marques en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes et de grandes ressemblances intellectuelles. 5

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 Les éléments distinctifs et dominants des signes 27. Si la séquence d’attaque commune ELU PRODUIT DE / DU est susceptible d’être évocatrice au regard des services en cause en ce qu’elle peut avoir un caractère laudatif, cette structure et construction commune n’apparaît toutefois pas totalement dépourvue de caractère distinctif, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par le titulaire de la marque contestée. 28. Au sein de la marque antérieure, la séquence ELU PRODUIT DE L’ANNEE présente en outre un caractère essentiel, sa présentation particulière et en couleurs la mettant particulièrement en exergue. 29. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur la séquence ELU PRODUIT DU MOIS DE RAMADAN constitutive de la marque contestée et ELU PRODUIT DE L’ANNEE dans la marque antérieure, lesquelles présentent de grandes ressemblances. 30. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes à fortes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. b. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 31. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 32. En l’espèce, il n‘est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les services couverts par la marque contestée pouvant s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 33. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 34. En l’espèce, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure n’est pas discuté. 6

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En outre le demandeur fait valoir que cette marque bénéficie d’une grande connaissance au regard des prestations liées au commerce, au marketing et à la communication, grâce à l’organisation d’un concours visant à récompenser chaque année des biens de consommation innovants afin de guider le consommateur vers les meilleurs nouveaux produits disponibles sur le marché et récompenser les industries pour les catégories de produits innovantes et dynamiques. Il indique que cette marque fait l’objet d’une large communication depuis son lancement en 1987 et connait de très nombreuses déclinaisons (publicités, communication à destination des professionnels pour la promotion de ses services, articles de presse, sondages de notoriété et d’image). Il s’appuie sur les pièces suivantes : Annexe 1 : extrait du site internet www.poyworldwide.com indiquant les nombreuses déclinaisons de la marque dans différents pays dans le monde Annexe 2 : décisions rendues par l’INPI dans le cadre d’oppositions fondées sur la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION et ayant reconnu la grande connaissance de cette marque auprès du public Annexe 3 : campagnes publicitaires et communications à destination des professionnels pour l’année 2013 et 2014 Annexe 4 : extraits d’articles de presse en France relatifs à la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE E xtraits de sites internet : www.challenges.fr du 12 décembre 2018, www.24presse.com du 5 février 2019 : « « le logo « Elu Produit de l’Année » est présent dans 45 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde » www.lesechos.fr 10 février 2018 : « présent dans 44 pays, le label offre une bonne dynamique pour s’internationaliser » Extraits de magazines : Stratégies du 23 mars 2017, « Produit de l’année lancée en France il y a trente ans s’est étendu à 3 milliards de consommateurs de 40 pays » LSA du 5 octobre 2017, Top/Com Expression, du 15 juin 2017 : « le logo emblématique est aujourd’hui apposé dans 40 pays » ; « Elu produit de l’année s’est installé en 2017 en Bulgarie, en Croatie… » 7

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Annexe 5 : sondages concernant l’image de la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE parmi les consommateurs français :

- 21 mars 2017 IPSOS : enquête sur la connaissance du logo, à savoir la marque complexe ELU PRODUIT DE L’ANNEE
- Avril 2017 : synthèse de Junior Essec : enquête relative à l’effet et l’impact sur les consommateurs de la présence du logo ELU PRODUIT DE L’ANNEE sur des produits
- sondages de notoriété et d’image réalisés par l’Institut Nielsen et portant sur la marque complexe ELU PRODUIT DE L’ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION auprès des consommateurs français pour les années 2011, 2014 et Janvier 2015, dont la marque antérieure n’est qu’une déclinaison. 35. Les documents fournis par le demandeur portent sur les marques complexes ELU PRODUIT DE L’ANNEE ou ELU PRODUIT DE L’ANNEE GRAND PRIX MARKETING INNOVATION, c’est-à-dire des signes identiques ou extrêmement similaires à la marque invoquée à l’appui de la présente demande qui comprend les mêmes éléments verbaux ELU PRODUIT DE L’ANNEE par lesquels la marque sera désignée, et la même présentation particulière en rouge et blanc. Il en résulte que ces documents permettent d’établir que la marque ELU PRODUIT DE L’ANNEE est largement développée à travers le monde et connue par une partie significative du public concerné pour des services liés à l’organisation de concours à but commercial ou publicitaire, l’élection des produits de l’année ayant lieu chaque année depuis 1987, étant connue de 82 % des consommateurs français et ces derniers connaissant également le logo de la marque. 36. En conséquence, la marque antérieure invoquée dont il apparaît qu’elle est connue auprès du public concerné pour désigner des services liés à l’organisation de concours à but commercial ou publicitaire, et promouvoir les produits élus produits de l’année auprès des consommateurs, bénéficie d’un caractère distinctif accru. c. Appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 8

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38. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services de la marque contestée avec ceux de la marque antérieure, des ressemblances d’ensemble moyennes à fortes entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public au regard de ces services ; il existe notamment un risque d’association, la marque contestée pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvelle gamme de services proposés spécifiquement pendant le mois de ramadan. 39. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les services visés au point 17, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure

n° 017984770. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0143 est justifiée. Article 2 : La marque n° n° 21/ 4811818 est déclarée nulle, pour l’ensemble des services visés.

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