OP 22-2552 le 22/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GLACES REGAIN (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, 28 mars 2022, la demande d’enregistrement n°22/4856404 portant sur le signe verbal GLACES REGAIN. Le 17 juin 2022, la société ITM ENTREPRISES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal REGAIN déposée le 5 mars 2993 et enregistrée sous le n° 93458272, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de sa marque antérieure n° 93458272. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 24 avril 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1) Sur la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure REGAIN n° 93458272 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure REGAIN n° 93 458 272 n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

I l convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « pâtisserie ; biscuits ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :  Pièce n°1 : Un article publié sur le site because-gus.com en date du 14 mai 2021 ayant pour titre « Comment participer au Journées du Sans Gluten 2021 ? », comportant l’indication « Regain (Intermarché) 5 lots de 5 produits Regain 100% sans gluten d’une valeur totale de 12,42€ » ainsi que des photographies des produits  Pièce n°2 : Un extrait d’une publication Facebook sur la page « Intermarché Hochfelden » en date du 27 octobre 2020  Pièce n°3 : Un prospectus de l’enseigne Intermarché comportant les indications en page 5 « DU 31 MARS AU 12 AVRIL » ainsi que des photographies de produits « MADELEINES COQUILLES AUX OEUFS SANS GLUTEN REGAIN » et en page 6 l’indication « Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables du mardi 31 mars au dimanche 12 avril 2020 »  Pièce n°4 : Un document intitulé « Planche Gamme – mise à jour 26 nov 2019» portant sur les produits portant le signe Regain à savoir notamment « PAIN CAMPAGNE .SS GLUT. 400g », « MADELEINE COQUILLE OEUF SG », « REGAIN BAT.CHO.LAIT SSGL125G », « BISCUITS NAPPÉS CHOCOLAT », « PALET PEP CHOCO S/GLUT.160g », « REGAIN COOKIE PEPITES CHOCO », « REGAIN BISC.CHOCOLAIT », « PETIT BEURRE », « CAKE PÉPITE CHOC SANS GLUTEN 230G », « CAKE MINI FOURRE FRAISE 210g », « MINI BROWNIES », « BISCUITS SÉSAME 230G », « BISCUITS SOJA FIGUES 150G » ainsi que les références des produits.  Pièce n°5 : Des fiches produits internes issues du logiciel de l’opposant  Pièce n°6 : Un document interne intitulé « Gamme Biscuits » comportant une liste de produits, leur référence et photographies ;  Pièce n°7 : Un extrait d’un prospectus Intermarché ayant pour titre « Fiche promotion » et portant sur les produits « Regain Madeleine Coquille œuf sans gluten » ;  Pièce n°8 : Un extrait de la page Instagram de l’enseigne Intermarché datée du 16 mai et comportant l’indication « Nos mini cakes au chocolat Regain sont sans gluten et sans huile de palme […] ».  Pièce n°9 : Un extrait de la page Instagram bueacause.gus portant sur des publications datées du « 10 mai 2021 » et du « 16 mai » sans indication de l’année.

 Pièce n°10 : Une photographie présentée comme un point de vente d’Alfortville et datée du 11 février 2021  Pièce n°11 : Une capture d’écran d’une commande au Drive Intermarché de Beauvais et portant sur la commande de produits Regain ;  Pièce n°12 : Une attestation du Directeur Administratif et Financier selon laquelle « le montant des achats de produits à marque REGAIN pour la gamme « biscuits » réalisés par les points de vente sous enseigne INTERMARCHE et NETTO au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 sont les suivants :  - 2017 : 1 164 677,54 € HT ;  - 2018 : 1 189 071,66 € HT ;  - 2019 : 1 422 108,71 € HT ;  - 2020 : 1 502 082,56 € HT ;  - 2021 : 1 398 326,29 € HT ;  - 2022 : 1 144 689,82 € HT ». Sur la période pertinente La date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 28 mars 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale française REGAIN n° 93 458 272 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 28 mars 2017 au 28 mars 2022 inclus. A titre liminaire, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel l’usage devrait couvrir l’ensemble des cinq années et qu’en l’espèce « les prétendues preuves d’usage ne couvrent en réalité que les années 2019 (pour les plus anciennes) à 2022 pour les plus récentes ». En effet, il ressort des textes précités que seules les marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans encourent les sanctions prévues. Dès lors, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour échapper auxdites sanctions. (En ce sens T-86/07 DEI-tex ; T-203/02 VITAFRUIT). En l’espèce, les pièces listées précédemment sont pour la plupart datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non datées ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure invoquée REGAIN n° 93 458 272 étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, tous les documents sont rédigés en français. En outre, les prospectus (Pièces 3 et 7), et les captures d’écran de site internet, des réseaux sociaux et l’article « Comment participer au Journées du Sans Gluten 2021 ? » (Pièces 1, 2, 8, 9 et 11), contribuent également à justifier d’un usage sur le

t erritoire Français notamment auprès des supermarchés Intermarché (Prix en euros, supermarchés situés en France, etc.). Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire français a été démontré par la société opposante. Importance et nature de l’usage Sur l’usage sous une forme modifiée En l’espèce, la marque antérieure n° 93 458 272 telle qu’enregistrée est constituée du signe verbal REGAIN contrairement à ce que soutient la société déposante. A cet égard, si les preuves d’usage portent sur le signe figuratif , il y a lieu de constater les éléments figuratifs et la présence de couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif et dominant du terme REGAIN. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). Il convient également de préciser que « plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée » (TUE du 15 juillet 2015, T-215/13, point 33). Le déposant soutient que « l’attestation de M. A D , Directeur Administratif et Financier, de l’Opposant s’avère non seulement irrecevable puisque les preuves à soi-même sont irrecevables en procédure civile, mais surtout, même à l’admettre, démontre le caractère symbolique des ventes au regard du chiffre d’affaires et de l’ensemble des enseignes Intermarché et Netto au niveau national». A titre liminaire, il convient de rappeler que l’usage sérieux d’une marque consiste en un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. Or, il est de jurisprudence constante que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique (En ce sens Civ. 2e, 6 mars 2014, n°13-14.295).

E n l’espèce, la société opposante soutient que les produits faisant l’objet d’un usage sous la marque antérieure génèrent les chiffres d’affaire suivants auprès des enseignes INTERMARCHE et NETTO :  - 2017 : 1 164 677,54 € HT ;  - 2018 : 1 189 071,66 € HT ;  - 2019 : 1 422 108,71 € HT ;  - 2020 : 1 502 082,56 € HT ;  - 2021 : 1 398 326,29 € HT ;  - 2022 : 1 144 689,82 € HT ». Si l’attestation produite par la société opposante ne permet pas, en soi, de justifier de l’importance de l’usage, force est néanmoins de relever qu’elle est accompagnée d’autres pièces qui permettent de démontrer que la marque REGAIN est commercialisée auprès des supermarchés Intermarché, en magasins et livraison sur Internet à tout le moins depuis 2019. En outre, la marque REGAIN fait l’objet d’une promotion via les « journée sans gluten » organisée sur le site because-gus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Il en résulte l’usage de la marque antérieure REGAIN ne saurait être considéré comme symbolique contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’usage pour les produits enregistrés A titre liminaire, est dépourvu de pertinence l’argument du déposant selon lequel « l’Opposant ne rapporte nullement la preuve d’avoir fait un usage sérieux de sa marque pour les produits de Glaces, Glaces Alimentaires, Pâtisseries, Confiseries, Glaces à Rafraichir au cours des cinq années précédant la date de dépôt » dès lors que la demande de preuve d’usage ne peut porter que sur « pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition » en application de l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, la société opposant invoque les produits suivants de la marque antérieure : « pâtisserie, biscuits ». Il ressort des pièces produites (Pièces 1 à 11) que la marque antérieure est bien exploitée pour les produits précités. En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « pâtisserie, biscuits ». 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits

L ’opposition porte sur les produits suivants : « pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; gâteaux; sucreries ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « pâtisserie, biscuits ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits « pâtisseries» de la demande d’enregistrement se retrouvent à l’identique dans les produits invoqués de la marque antérieure. En outre, les « confiserie ; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « pâtisseries» de la marque antérieure, s’entendent essentiellement de préparations culinaires sucrées consommables notamment comme desserts ou goûters ; ces produits de saveur douce, répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et s’adressent ainsi à la même clientèle. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « les glaces alimentaires sont susceptibles d’être consommées uniquement en période estivale et à différents moments de la journée (dessert, goûter, en cas ou sous forme de buches de Noël) pour se rafraichir tandis que les biscuits, gâteaux et confiseries n’ont pas la même destination et n’ont aucunement vocation à rafraichir les consommateurs mais à provoquer un apport de sucre (contrairement aux glaces alimentaires qui ne sont pas forcément sucrées) à n’importe quel moment de la journée ». En effet, comme le relève la société déposant elle-même, les glaces qui s’entendent de crèmes glacées ou sorbets sont susceptibles d’être consommées tout au long de l’année (y compris en hiver sous forme de desserts glacés) et sont consommées au même moment du repas que les pâtisseries (dessert, goûter). En outre, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, il importe peu que « les pâtisseries [aient] un spectre de diffusion bien plus large (particuliers et professionnels selon divers canaux de distributions) » que les « confiseries », dès lors qu’en tout état de cause, ils sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distribution, notamment les boulangeries et les pâtisseries- confiseries. Ainsi, les produits précités sont similaires, contrairement à ce qu’indique la société déposante. De même, les « gâteaux » qui s’entendent de pâtisseries, réalisées à partir de pâtes de base utilisées seules ou avec l’adjonction d’appareils complémentaires relèvent de la catégorie générale formée par les « pâtisseries » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques contrairement à ce que soutient la société déposante. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée. Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REGAIN. La marque antérieure porte sur le signe verbal GLACES REGAIN reproduite ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. A titre liminaire, il convient de relever qu’est parfaitement erroné l’argument de la société déposante selon lequel « la marque [antérieure] n°93458272 a été expressément déposée en couleur » sous la forme suivante : dès lors que la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente procédure et dont copie produite par la société opposante a été déposée sous la forme verbale précédemment énoncée. A cet égard, il importe peu que la marque antérieure soit exploitée accompagnée d’éléments figuratifs et de couleurs dès lors que dans le cadre d’une opposition le risque de confusion doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Ainsi, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les signes ont en commun le terme REGAIN, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de très fortes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme GLACES dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme REGAIN, commun aux deux signes, est parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indiquent ou n’en évoquent une caractéristique précise. Par ailleurs, au sein du signe contesté le terme REGAIN apparaît essentiel en ce qu’il est précédé du terme GLACES qui, indépendamment de sa position d’attaque, est dépourvu de distinctivité en ce qu’il désigne la nature des produits en cause ou en évoque une caractéristique (à savoir leur caractère glacé). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considéré comme fortement similaires.

L e signe verbal contesté GLACES REGAIN est donc fortement similaire à la marque antérieure REGAIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GLACES REGAIN ne peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque REGAIN. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.