NL 24-0001 29/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 janvier 2024, la société de droit de l’île de Man MANTICORE LIMITED (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0001 contre la marque verbale internationale désignant la France n° 1744416 enregistrée le 15 mai 2023, ci-dessous reproduite :

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Cet enregistrement a été notifié par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle et publié à la gazette 2023/30 le 10 août 2023. L’octroi de protection de la partie française de cette marque, dont Madame K M P est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié à la Gazette de l’OMPI 2023/48 le 14 décembre 2023. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; baumes, autres qu’à usage médical; essence de bergamote; vaseline à usage cosmétique; huile de jasmin; masques de beauté; préparations cosmétiques pour bains; crèmes cosmétiques; huile de lavande; gels de massage, autres qu’à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; huile d’amande; lait d’amandes à usage cosmétique; Savons désodorisants; savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; laits de toilette; préparations pour le bain, autres qu’à usage médical; préparations pour le soin des ongles; huile de rose ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l’Union Européenne antérieure n° 001539550, déposée le 1ier mars 2000, enregistrée le 23 février 2001, régulièrement renouvelée, et portant sur le signe ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque un risque de confusion entre la marque contestée SHELLY et la marque européenne antérieure SHELLY, arguant de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes en cause du fait de la reprise à l’identique, par la marque contestée, de six lettres sur les sept contenant la marque antérieure. Le demandeur sollicite également que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 14 février 2024. 7. Cette notification adressée au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle BOPI 2024-16 du 19 avril 2024 sous forme d’un avis relatif aux procédures d’opposition et aux procédures de nullité et de déchéance.

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8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 19 juin 2024.

NL24-0001 I I.- DECISION A- S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 12. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°001539550, reproduite ci- dessous : 13. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 14. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits 15. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; baumes, autres qu’à usage médical; essence de

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bergamote; vaseline à usage cosmétique; huile de jasmin; masques de beauté; préparations cosmétiques pour bains; crèmes cosmétiques; huile de lavande; gels de massage, autres qu’à usage médical; bougies de massage à usage cosmétique; huile d’amande; lait d’amandes à usage cosmétique; Savons désodorisants; savonnettes; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; laits de toilette; préparations pour le bain, autres qu’à usage médical; préparations pour le soin des ongles; huile de rose ». 17. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants , invoqués par le demandeur: « produits de toilette non médicinaux; parfums, eaux de toilette; savons, mousses et crèmes à raser, produits non médicinaux à utiliser avant, pendant et après le rasage; produits pour les cheveux; produits pour le corps; shampooings, gels pour les cheveux, laques, mousse pour les cheveux; antisudoraux; déodorants; sprays pour le corps; eau de Cologne; savons; cosmétiques; crèmes cosmétiques; produits de bronzage, produits de protection solaire; lotions pour le visage; mascara; rouges à lèvres; gels, liquides et poudres pour le visage, le corps et les mains ». 18. Les produits de la marque contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens. 2- S ur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 20. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes

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23. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal sur la gauche duquel se trouve un élément figuratif (une feuille placée sur un carré noir) et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, présenté dans une police d’écriture stylisée, souligné, et présenté dans un rectangle aux nuances grises. 24. Visuellement, les signes en cause ont en commun un seul élément verbal SHELLY et SHELLEY de longueur très proche, partageant six lettres communes (sur les sept composant la marque antérieure), placées dans le même ordre et selon le même rang formant les éléments d’attaque et final : SHELL-Y, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble très proche. 25. Phonétiquement, les dénominations SHELLY et SHELLEY possèdent une prononciation en deux temps et des sonorités successives très proches : [chéli] / [chélè]. 26. Les signes diffèrent par la suppression d’une lettre E de la marque antérieure qui, se situant au cœur de dénomination, n’aura qu’une faible incidence visuelle et phonétique en ce qu’elle laisse subsister cette physionomie d’ensemble proche, et des sonorités très proches. En outre, si les signes diffèrent également par leurs présentations stylisées susmentionnées, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en présence conduit à tempérer ces différences (infra points 29 à 32). 27. C onceptuellement , les éléments verbaux des marques en cause ne revêtent aucune évocation particulière, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les rapprocher ou les différencier. 28. Les signes en présence présentent donc des fortes similitudes sur les plans visuels et phonétiques.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. Les signes en présence ont en commun un terme très proche, à savoir SHELLY pour la marque contestée, et SHELLEY pour la marque antérieure. 30. Ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. 31. En outre, ils apparaissent dominants au sein des signes en comparaison. En effet, les éléments figuratifs et graphiques présents au sein des signes (une feuille sur un carré noir pour ce qui est de la marque contestée, et un rectangle aux nuances grises pour ce qui est de la marque antérieure) ainsi que les polices d’écriture stylisées utilisées n’ont qu’une fonction décorative et n’affectent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments SHELLY et SHELLEY qui constituent les seuls éléments verbaux de ces signes, aptes à distinguer à eux seuls chacune des marques. 32. Par conséquent, les signes présentent des fortes ressemblances visuelles et phonétiques, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

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3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  L e public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière.  L e caractère distinctif de la marque antérieure 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. Ce caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure complexe prise dans son ensemble n’est pas discuté, et doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la similarité des produits en cause, des ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement. C- S ur la répartition des frais 30. L’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 31. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

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Il précise, enfin, à l’article 2.III, que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 32. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. 33. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits visés initialement par la demande. 34. Par ailleurs, la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’ayant pas présenté d’observations en réponse. 35. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre, en application des montants maximaux déterminés par le barème précité, la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0001 est justifiée. Article 2 : La partie française de la marque internationale n° 1744416 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Kahan Maryna Pavlivna au titre des frais exposés.