NL 24-0013 13/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 janvier 2024, Madame S D (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0013 contre la marque verbale n° 22/4 904 420 déposée le 12 octobre 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Monsieur M P , a été publié au BOPI 2023- 04 du 28 janvier 2023. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Chaussettes ».

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3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure n° 21/4731725, déposée le 11 février 2021, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2021-22 du 4 juin 2021, et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, reçu le 21 mars 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois. 8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 19 août 2024. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :

- une similarité entre les produits en cause ;

- qu’il existe des ressemblances visuelles et une identité phonétique entre les signes, dominés par la présence commune d’un terme proche à savoir SOCKUP pour la demande contestée et SOCUP pour la marque antérieure ;

- qu’intellectuellement, le demandeur indique que la marque antérieure est une évocation directe du terme « Soak up » qui signifie « éponger » ; que la marque antérieure fait également référence au prénom du demandeur « SOKONA » et qu’il fait référence à la « cup menstruelle ».

- qu’en « ajoutant la lettre K, la Marque Attaquée s’associe d’autant plus à la Marque Antérieure en faisant directement référence au terme « soak up », au prénom du Demandeur et à la coupe menstruelle « cup » » ;

- que le public pertinent des marques en cause est le « grand public, doté d’une attention moyenne, et notamment de consommateurs » ;

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— que la marque antérieure « bénéficie d’une certaine notoriété puisque le Demandeur détient une marque SOCUP n°4349030 depuis 2017 (Annexe 4) et la Marque Antérieure depuis 2021 » et que la marque antérieure est « attachée à une page Instagram qui réunit 130 000 followers » ce qui renforcerait le risque de confusion. Le demandeur sollicite que les frais du dossier soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée. 10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur :

- réaffirme ses arguments développés dans son exposé des moyens.

- répond aux arguments du titulaire de la marque contestée concernant les différences phonétiques et indique que « le consommateur d’attention moyenne percevra d’un seul tenant le

terme

« SOCUP » ou « SOCKUP » dans les deux marques ».

- Il ajoute que le « Titulaire démontre que la prononciation des deux marques est finalement complètement identique et que le consommateur moyen ne fera pas de distinction entre SOCUP et SOCKUP et aura bien une prononciation en deux syllabes dans les deux cas » et que « les consommateurs d’attention moyenne ne distingueront AUCUNEMENT une subtilité entre SO CUP et SOCK UP comme le prétend le Titulaire » ;

- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs aux conditions d’exploitation des marques en cause ;

- ajoute que « la Marque Antérieure vend toutes sortes de produits » et non uniquement des coupes menstruelles et qu’ainsi, le public pertinent de la marque antérieure est « divers et variés ».

- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée relatif à l’usage dans le commerce de la marque antérieure.

- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à la comparaison des produits en cause et notamment celui relatif au fait que la marque antérieure est déposée dans plusieurs classes alors que la marque contestée l’est que dans une seule.

- indique que le risque d’association entre les marques en cause est renforcé par le fait que « les produits visés par la présente demande en nullité sont identiques voire similaires ». Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque:

- conteste la similarité entre les signes en invoquant une différence visuelle et phonétique (la marque contestée se prononçant [Sock UP] alors que la marque antérieure se prononcerait [soc up]) et dont la différence de prononciation serait en lien avec les produits distribués sous les marques en cause ;

- invoque également des différences au niveau de la présentation des marques telles qu’exploitée ;

- intellectuellement, conteste les évocations de la marque antérieure invoquées par le demandeur et indique que la marque antérieure du fait de

« l’apostrophe qui scinde l’expression en deux met clairement en lumière le concept réel de

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cette société, à savoir, les coupes menstruelles » alors que pour la marque contestée, le concept serait « simple et apparent, à savoir qu’elle vend des chaussettes et uniquement des chaussettes ».

- conteste la comparaison des produits en cause et indique que « l’appréciation doit se faire in concreto et donc en fonction précisément des biens exploités ». A cet égard, il fournit un « constat d’un commissaire de justice » selon lequel « il apparaît clairement que les produits de chaque marque sont très typés et appartiennent à des catégories très différentes » ;

- concernant le public pertinent, le titulaire de la marque contestée indiquant que celui-ci n’est pas le même dans la mesure où le public de la marque antérieure serait des femmes « âgées de plus de 12,6 ans », « de moins de 55 ans » et « souhaitant ne plus utiliser de tampons ou serviettes hygiéniques jetables ou lavables », alors que la marque contestée viserait un public « très généraliste » ;

- Il demande le rejet de l’action en nullité et la prise en charge de ses frais par le demandeur. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative n°21/4 731 725. 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et

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services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les produits 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Chaussettes ». 20. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur : « Classe 25 : Costumes de bain [maillots de bain]; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Maillot de bain pour hommes; Maillots de bain; Maillots de bain avec soutien- gorge intégré; Maillots de bain d’une seule pièce; Maillots de bain pour femmes; Maillots de bain pour femmes et pour hommes; Maillots de bain pour hommes; Vêtements; sous- vêtements ». 21. Les produits de la demande contestée sont identiques, en ce qu’ils relèvent de la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure. 22. A cet égard ne sauraient être retenus les arguments suivants du titulaire de la marque contestée tenant au fait :

- Que « l’appréciation doit se faire in concreto et donc en fonction précisément des biens exploités ».

- Qu’il apparaît « clairement que les produits de chaque marque sont très typés et appartiennent à des catégories très différentes ».

- Que grâce au constat d’un commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, « il apparaît clairement que les produits de chaque marque sont très typés et appartiennent à des catégories très différentes ».

En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure en nullité, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.

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2- S ur les signes 23. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 24. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : 25. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 26. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 27. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’un ensemble verbal de deux éléments verbaux accolés et de trois termes, d’éléments figuratifs et de couleurs. 28. Visuellement, les signes sont constitués d’un terme très proche à savoir SOCKUP pour la demande contestée et SOCUP pour la marque antérieure. 29. Phonétiquement, ces termes se prononcent de façon identique [so-keup], comme l’indique le demandeur. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque SOCKUP serait susceptible d’être prononcée avec une « intonation sur le premier mot « Sock » et un second mot « Up »» à la différence de la marque antérieure dans la mesure où cette différence de prononciation au-delà de ne pas être certaine, n’est que très peu perceptible. 30. Intellectuellement, les termes SOCKUP et SOCUP n’ont aucune signification particulière évidente en sorte qu’il ne peut en être tiré aucune similitude conceptuelle, ni aucune différence susceptible de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le « concept » des marques en cause serait « totalement distinct » du fait qu’au sein de la marque

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antérieure « l’apostrophe qui scinde l’expression en deux met clairement en lumière le concept réel de cette société, à savoir, les coupes menstruelles » alors que pour la marque contestée, le concept serait « simple et apparent, à savoir qu’elle vend des chaussettes et uniquement des chaussettes ». En effet rien n’indique que le consommateur français percevra les références évoquées par le titulaire de la marque contestée au regard des deux marques en présence. 31. Les signes se distinguent essentiellement par la présence au sein de la marque antérieure des termes VOTRE REVOLUTION MENSUELLE, d’un élément figuratif et de couleurs qui entraîne des différences de longueur, de physionomie et de sonorités entre les signes. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (points 35 à 40). 32. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques importantes.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 33. Les marques en présence sont composée d’un terme très proche SOCKUP pour la marque contestée et SOCUP pour la marque antérieure comme évoqué précédemment. 34. Ces termes apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. 35. En outre, le terme SOCUP au sein de la marque antérieure présente un caractère dominant en ce qu’il y est mis en exergue par sa position centrale dans une police de grande taille et en ce que les termes VOTRE REVOLUTION MENSUELLE, présentés sur une ligne inférieure en plus petits caractères sont susceptibles d’être perçus comme un slogan et ne sont dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur. 36. Enfin, la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure n’altère pas le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme SOCUP qui retiendra seul l’attention du consommateur. 37. Le public est donc incité à porter son attention sur le terme SOCUP dans la marque antérieure. 38. Par conséquent, les signes présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, entrainant de grandes ressemblances d’ensemble. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 39. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 40. A cet égard, le titulaire de la marque contestée indique que le public pertinent des marques en cause ne serait pas le même dans la mesure où le public de la marque antérieure serait des femmes « agées de plus de 12,6 ans », « de moins de 55 ans » et « souhaitant ne plus utiliser de

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tampons ou serviettes hygiéniques jetables ou lavables », alors que la marque contestée viserait un public « très généraliste ». 41. En l’espèce, le public pertinent est le consommateur français doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits couverts par la marque contestée étant des produits de consommation et d’usage courant s’adressant au grand public. 42. En effet, il convient de prendre en compte les seuls produits invoqués de la marque antérieure et les produits contestés de la marque contestée, indépendamment de conditions d’exploitations réelles ou supposées des marques en présence. Le caractère distinctif de la marque antérieure 43. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 44. En l’espèce, le demandeur indique que la marque antérieure « bénéficie d’une certaine notoriété puisque le Demandeur détient une marque SOCUP n°4349030 depuis 2017 (Annexe 4) et la Marque Antérieure depuis 2021 » et que la marque antérieure est « attachée à une page Instagram qui réunit 130 000 followers ». 45. Toutefois, le fait d’être titulaire d’une seconde marque « depuis 2017 » est sans incidence sur la preuve d’une certaine notoriété de la marque antérieure invoquée. 46. Il en est de même en ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel la marque antérieure est « attachée à une page Instagram qui réunit 130 000 followers », la seule fourniture d’une capture d’écran de la page Instagram de la marque SOCUP est insuffisante pour démontrer une large connaissance de la marque antérieure à défaut d’être corroborée par d’autres éléments de preuve. 47. Ainsi le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 48. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 49. En l’espèce, compte-tenu de l’identité des produits en présence, des grandes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, conjugué au caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 50. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés au point 19. C. Sur la répartition des frais 51. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la

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charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 52. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 53. En l’espèce, le demandeur, représenté par un mandataire, a présenté une demande de prise en charge des frais exposés tout comme le titulaire de la marque contestée. 54. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 55. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique, a présenté un seul jeu d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure a par conséquent donné lieu à un échange entre les parties au cours de la phase d’instruction. 56. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 57. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0013 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/4 904 420 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur M P, au titre des frais exposés.