PROJET DEVENU DEFINITIF LE 13/12/2005 OPP 05-1822 / VL

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société B.J.D.I.S. (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 mars 2005, la demande d’enregistrement n° 05 3 3 49 037 portant sur le signe complexe HANDI-PHARM.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains » (classe 10).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/17 NL du 29 avril 2005.

Le 29 juin 2005, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, représenté par Monsieur Christophe PELESE, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet ERNEST GUTMANN – YVES P SA, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française figurative renouvelée le 30 mars 2004 sous le n° 1 277 618.

Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Médicaments, produits, objets et articles visés à l’article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique» (classes 3, 5, 10 et 42).

L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contesté a été notifiée par l’Institut à la société déposante, le 4 juillet 2005 sous le n° 05-1822. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Le 5 juillet 2005, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à procéder à la régularisation matérielle de sa demande dans le délai imparti.

Le 1^er août 2005, la société B.J.D.I.S, représentée par Monsieur Bertrand PEROU, avocat du cabinet PERROU & ASSOCIES, a procédé à la régularisation de sa demande d’enregistrement, dont une copie a été transmise à la société opposante, le 24 août 2005, en application du principe du contradictoire.

Le 31 août 2005, la société B.J.D.I.S a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises le 6 septembre 2005 à la société opposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains » de la

demande d’enregistrement et les « Médicaments, produits, objets et articles visés à l’article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique» de la marque antérieure, par leurs destination et complémentarité, ces produits étant également susceptibles d’être fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises, sont vendus en pharmacie et s’adressent aux mêmes professionnels ; en outre, la société opposante fait valoir que le public concerné sera conduit à croire que les produits précités de la demande d’enregistrement ont fait l’objet d’un contrôle et d’un agrément de la part du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles entre les éléments figuratifs des marques en présence, l’élément verbal HANDI-PHARM étant sans incidence sur le caractère immédiatement perceptible de la croix verte. En outre, la présence du radical PHARM ne laisse aucun doute sur la signification de la croix dès lors qu’elle fait référence à l’activité de pharmacien, le consommateur étant susceptible de croire que les services en cause bénéficient du contrôle et de l’agrément du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

La société opposante fait valoir la forte notoriété de la marque antérieure reconnue par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 décembre 2004.

Au soutien de son argumentation, la société opposante verse le règlement fixant l’utilisation de la marque « Croix verte » et des extraits du code de la santé publique.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste toute similarité entre les produits et services en faisant valoir que la société déposante n’effectue pas la préparation de médicaments, d’objets de pansements ou tout autre produit présenté sous forme de pharmacopée. Elle ajoute que sa clientèle est constituée uniquement de professionnels du secteur de la santé puisque son activité est uniquement celle de vente en gros de matériel médical auprès des pharmaciens.

Sur la comparaison des signes, la société déposante fait valoir que la représentation graphique stylisée de la croix verte pharmaceutique a été retirée de la demande d’enregistrement.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE MARQUE

CONSIDERANT que la société déposante fait valoir qu’elle a retiré du modèle de la marque la représentation graphique stylisée de la croix verte pharmaceutique ;

Que toutefois, cette modification, non expressément prévue par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt ;

Que cette proposition, qui n’a d’ailleurs pas été suivie d’effets par la société déposante, ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.

B.- AU FOND

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe HANDI-PHARM, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés d’un tiret et d’éléments figuratifs en couleurs, alors que la marque antérieure ne comporte qu’un élément figuratif de couleur verte ;

Que ces signes ont en commun la représentation d’une croix à branches égales, de couleur verte, parfaitement distinctive au regard des produits et services en présence ;

Que cet élément est distinctif au regard des produits en cause ;

Que cette croix verte constitutive de la marque antérieure demeure également nettement perceptible dans le signe contesté ;

Qu’en effet, la présence des éléments HANDI-PHARM, évocateurs au regard du matériel médical désigné dans le signe contesté, de par sa référence au lieu de distribution des produits, les pharmacies, et à leurs destinataires (les personnes handicapées), n’altère pas le caractère dominant de l’élément figuratif représentant une croix verte ;

Qu’il en va de même des autres éléments figuratifs, la boule bleue laissant nettement apparaître la croix verte et la flèche rouge pointant vers cette croix ;

Que le risque de confusion est encore renforcé par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique démontrée par son titulaire ;

Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Médicaments, produits, objets et articles visés à l’article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique ».

CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que le « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains » de la demande d’enregistrement et les « Médicaments, produits, objets et articles visés à l’article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et

L 596 du code de la santé publique » de la marque antérieure ont une même destination, en ce qu’ils tendent à prévenir, guérir ou soulager une affection, une maladie, un handicap ou toute autre situation présentant un caractère pathologique ;

Qu’elle ajoute que les produits précités de la demande d’enregistrement sont nécessairement utilisés en étroite relation avec ceux de la marque antérieure ;

Qu’elle fait également valoir que tous les produits en présence sont utilisés dans le cadre des services fournis par les professionnels de la santé ;

CONSIDERANT que la société opposante insiste également sur le caractère notoire de la marque antérieure en liaison avec les établissements pharmaceutiques ; qu’il en résulte un risque de confusion, les consommateurs étant susceptibles de croire que les produits précités de la demande d’enregistrement ont fait l’objet d’un contrôle et d’un agrément de la part du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ;

Qu’ainsi, compte tenu de la similitude du signe contesté et de la marque antérieure, de la notoriété de la marque antérieure et de l’association qui peut être faite avec cette dernière, le public est fondé à croire que les « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains » de la demande d’enregistrement vendus sous la marque complexe HANDI-PHARM et les « Médicaments, produits, objets et articles visés à l’article L 512 du code de la santé publique. Etablissements pharmaceutiques visés aux articles L 568 et L 596 du code de la santé publique » de la marque antérieure ont la même origine ;

Qu’à cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel son activité se distingue de celle d’un pharmacien, dans la mesure où elle n’a pas pour objet la préparation de médicaments, d’objets de pansements et d’articles conformes à la pharmacopée, mais consiste exclusivement en la distribution de matériel médical ;

Qu'en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties en présence ;

Qu’en outre, il importe peu que la société déposante ne commercialise pas directement ses produits au public mais uniquement auprès des intermédiaires que sont les pharmaciens, dès lors que tout comme les produits précités de la marque antérieure, les produits de la demande d’enregistrement sont susceptibles d’être distribués dans les établissements pharmaceutiques et relèvent de ce fait, des mêmes circuits de distribution ;

Qu’il en résulte, compte tenu de la similitude du signe contesté et de la marque antérieure, de la grande connaissance de la marque antérieure et de l’association qui peut être faite entre les signes en présence, que les produits et services en présence sont susceptibles d’être attribués par le consommateur à la même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les « Matériel médical, à savoir : Articles orthopédiques ; fauteuils à usage médical ; fauteuil pour handicapés physiques ; mobilier à usage médical ; lits médicalisés ; matelas, coussins et accessoires pour prévention d’escarres ; aides à la marche : déambulateurs, cannes ; appareils de diagnostic ; appareils d’aérosolthérapie ; accessoires et articles d’hygiène médicale : toilette, salle de bains » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 1 277 618.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition numéro 05-1822 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement n° 05 3 349 037 est rejetée.

Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Christine B, Chef de Groupe