OPP 22-4439 24 janvier 2024

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCÉDURE

La société THIRTEEN MAFIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 août 2022, la demande d’enregistrement n° 22/ 4891572 portant sur le signe verbal THIRTEEN MAFIA.

Le 9 novembre 2022, la société Take-Two Interactive Software, Inc. (de droit étranger (américain)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque complexe de l’Union européenne MAFIA, déposée le 9 juillet 2010 et renouvelée sous le n° 9234931, sur le fondement du risque de confusion,

— la marque verbale internationale MAFIA désignant la France, enregistrée le 21 février 2002 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 786119, sur le fondement du risque de confusion,

— la marque verbale de l’Union européenne MAFIA, déposée le 29 janvier 2021, sous le numéro 18386383, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement.

Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur la marque de l’Union européenne n° 18386383 en attente d’enregistrement, la procédure a été suspendue. A l’occasion de la notification de la reprise de la procédure, la société déposante était informée qu’elle pouvait présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.

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II.- DÉCISION

Sur le fondement de la marque n° 18386383 Cette marque ayant été refusée par l’Office communautaire, la procédure est réputée non fondée sur ce droit, en application de l’article R 712-19 in fine du code de la propriété intellectuelle.

Sur le fondement de la marque n° 9234931 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n°  9234931

Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition fondée sur la marque n° 9234931 est le suivant : « formation; divertissement; édition musicale / production phonographique ».

La marque antérieure n° 9234931 a été enregistrée pour les produits et les services suivants : Programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo, et programmes et logiciels connexes tels que sonneries, papiers peints, thèmes d’interface d’ordinateur, économiseurs d’écran, illustrations graphiques, fichiers musicaux numériques, vidéos, films et autres contenus multimédias, tous fournis sur des disques préenregistrés et d’autres supports préenregistrés et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

par voie téléchargeable sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; Disques préenregistrés et autres supports préenregistrés dans le domaine des programmes d’action en direct, des films cinématographiques, ou de l’animation. Produits de l’imprimerie, y compris livres, dépliants, périodiques, magazines, et manuels dans le domaine des jeux vidéo; Affiches; Matériels d’emballage; Produits de l’imprimerie promotionnels. Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux en ligne, fourniture d’un site web contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, et de l’actualité, des informations, des astuces, des algorithmes d’optimisation, des concours, des thèmes d’interface d’ordinateur, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des programmes télévisés, des séries d’animation, et d’autres contenus multimédias dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; Fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo ».

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure.

Les services de « formation ; divertissement; édition musicale / production phonographique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et des services invoqués de la marque antérieure n° 9234931, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de la société opposante.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THIRTEEN MAFIA, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe figuratif MAFIA, reproduit ci-dessous :

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Cette marque a été enregistrée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs en couleurs.

Les signes ont en commun l’élément verbal MAFIA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Ils diffèrent par la présence du terme anglais THIRTEEN dans le signe contesté et par celle d’éléments figuratifs en couleurs dans la marque antérieure.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, l’élément verbal MAFIA apparaît distinctif au regard des services et des produits en cause.

En outre, l’élément verbal MAFIA de la marque antérieure y apparaît dominant en ce qu’il est le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement, sa typographie et les éléments figuratifs ne faisant pas obstacle à sa lecture immédiate.

Dans le signe contesté, l’élément verbal MAFIA présente un caractère essentiel, le terme anglais THIRTEEN, traduit par le public français par le terme « treize », ne venant que préciser le terme MAFIA qu’il précède.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.

Le signe verbal contesté THIRTEEN MAFIA est donc similaire à la marque complexe antérieure MAFIA n° 9234931.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En raison de l’identité ou de la similarité des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.

Sur le fondement de la marque n° 786119

Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n°  786119

Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THIRTEEN MAFIA, reproduit ci-dessous :

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La marque antérieure porte sur le signe verbal MAFIA, reproduit ci-dessous :

MAFIA

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 9234931) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, l’absence d’éléments figuratifs étant sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En raison de l’identité ou de la similarité des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure n° 9234931 et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.

CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En conséquence, le signe verbal THIRTEEN MAFIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article un : l’opposition est reconnue justifiée.

Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4891572 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI