OPP23-1044 31/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNION FINANCIERE POUR LES ECONOMIES D’ENERGIE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4926531 portant sur la marque verbale QUALIWATT. Le 27 mars 2023, la société QUALIBAT (association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale QUALIBAT, déposée le 19 novembre 2003, enregistrée sous le numéro 3257778, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « services d’isolation (construction) ; travaux de couverture de toits ; maçonnerie ; installation, entretien et réparation de machines ; désinfection ; travaux de plomberie ; conseils en construction ; travaux de plâtrerie ; supervision (direction) de travaux de construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; audits en matière d’énergie ; architecture ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; stylisme (esthétique industrielle) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts, informations en matière de construction, supervision (direction de travaux de construction), maçonnerie, travaux de plâtrerie ou de plomberie, démolition de constructions, consolidation des sols, soutènement de constructions, travaux de terrassement, installation et assainissement de canalisations, aménagement de chaussées et trottoirs, pavage, montage d’échafaudage, étaiement, services de décontamination à savoir désamiantage de constructions, traitement contre les termites, les champignons, travaux de restauration de bâtiments, fabrication et installation de charpentes, construction et mise en place de structures métalliques, installation de pylône, de transport ou de distribution d’énergie, travaux de couverture. des toits, travaux d’étanchéité, travaux de menuiserie y compris installation et pose de parquets, travaux de ferronnerie, installation de clôtures et grillages, fabrication et pose de volets, grilles de portails, travaux de vitrerie, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 installation de sanitaires, installations de chauffages, installation de conduites d’eau, de gaz et électricité, ramonage de cheminée, installation et réparation des dispositifs d’alarme en cas de vol, installation de climatiseurs, travaux de maintenance d’installation thermique de climatisation, construction de fours industriels, travaux de peinture, ravalement de façades, installation de revêtements de sols, travaux de carrelage, travaux de marbrerie, isolation thermique, frigorifique et acoustique, destruction des animaux nuisibles autres que dans l’agriculture, installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air, asphaltages, construction et réparation de brûleurs, installation de capitonnage, exploitation de carrières, nettoyage et réparation de chaudières, équipements de cuisine, déparasitage d’installations électriques, dératisation, désinfection, installation et réparation d’appareils électriques, nettoyage d’édifices, nettoyage de fenêtres, forage de puits, installation et réparation de fourneaux, installation et réparation de dispositifs signalant un incendie, installation et réparation de dispositifs d’irrigation, services d’isolation, maçonnerie, entretien et restauration de mobilier, installation et entretien d’oléoducs, pose de papiers peints, réparation de ponts, ponçage, pose de briques, installation et réparation d’appareils de réfrigération, réparation de serrures, réalisation de revêtements routiers, rivetage, traitements contre la rouille, câblage, construction d’usines, travaux de vernissage, nettoyage de vitres. Travaux d’ingénieurs, essais de matériaux, laboratoires, évaluations, estimations et recherches dans le domaine de la construction rendues par des ingénieurs, certifications et agréments d’entreprises exerçant une activité dans le domaine du bâtiment, architecture, étude de projets techniques, élaboration et conception de logiciels, décoration intérieure, architecture et arpentage, contrôles de qualité, levée de terrain ». La société opposante soutient que les services, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « services d’isolation (construction) ; travaux de couverture de toits ; maçonnerie ; installation, entretien et réparation de machines ; désinfection ; travaux de plomberie ; conseils en construction ; travaux de plâtrerie ; supervision (direction) de travaux de construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; audits en matière d’énergie ; architecture ; conception de logiciels ; conseils en technologie de l’information ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; développement de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de la société opposante. Sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités des entités en cause. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 ceux-ci tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services de « stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations rendues par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles dans le domaine de l’habillement ou encore de la carrosserie automobile, ne partagent pas les mêmes objet et destination que les services de « décoration intérieure » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à la disposition et l’aménagement des espaces bâtis intérieurs. Contrairement à ce que soutient l’association opposante, les premiers relèvent de la conception industrielle et les seconds de la décoration et de l’aménagement. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (designers pour les premiers et architectes ou décorateurs pour les seconds), et ne visent pas la même clientèle. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, en partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Si les dénominations en cause ont en commun la même séquence d’attaque QUALI, suivie de la séquence -AT, ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à créer un risque de confusion entre ces dénominations prises dans leur ensemble. En effet, la séquence QUALI apparaît faiblement distinctive au regard des services en cause en ce qu’elle renvoie au terme laudatif « qualité », comme le soulève d’ailleurs l’association opposante, évoquant ainsi une de leur caractéristique. Ainsi la présence de cette séquence ne peut constituer une ressemblance pertinente. De même la séquence –AT apparaît dans les deux signes fondue dans un élément visuellement et phonétiquement distincts. En effet, visuellement, les dénominations QUALIWATT de la demande contestée et QUALIBAT de la marque antérieure, diffèrent de par leur séquence verbale finale : respectivement WATT et BAT, la présence d’un W et du dédoublement de la lettre finale T au sein de la première étant particulièrement remarquable. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leurs sonorités centrales (respectivement [oua] et [ba]). Enfin, et surtout, intellectuellement, la séquence WATT de la demande contestée s’entend d’une unité de puissance du flux énergétique tandis que la séquence finale BAT de la marque antérieure renvoie directement au terme « bâtiment », de sorte que les dénominations en cause ont un pouvoir évocateur fort distinct. Ainsi, si les signes possèdent bien certaines lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais une dénomination distincte, dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle. Ne sauraient être retenues les décisions citées par l’association opposante à l’appui de son argumentation. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe contesté QUALIWATT n’est donc pas similaire à la marque antérieure QUALIBAT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal QUALIWATT peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI