OPP 23-1100 05/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 19 janvier 2023 la demande d’enregistrement n°23 4929675 portant sur le signe verbal HERMÈS. Le 31 mars 2023, la société MOET HENNESSY ESPANA S.A. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale TERMES, enregistrée le 26 avril 2001 sous le n°0759128 et désignant la France. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure opposée Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] (…) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (…) ; 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 3

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19 janvier 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire français au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 janvier 2018 au 19 janvier 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de la présente opposition, à savoir les produits suivants : « Vins ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERMÈS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TERMES, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant conteste la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun une dénomination de cinq lettres comportant la séquence ERM et se terminant par la lettre S. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer une similarité entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. Visuellement, les dénominations HERMÈS et TERMES se distinguent par la substitution de la lettre H à la lettre T, différence d’autant plus sensible qu’elle porte sur leur première lettre, et par la présence d’un accent grave sur la lettre E placée en position finale du signe contesté. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un temps unique pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque (son [ai] dans le signe contesté et sonorité heurtée [t] dans la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ([aisse] dans le signe contesté, [m] dans la marque antérieure). En effet, « la présence au sein du signe contesté d’un accent grave [rend la prononciation de la deuxième syllabe différente, celle de la marque antérieure] se prononcera « ME » tandis que celle du signe contesté se prononcera « MESSE » », comme le souligne la société déposante. Ces différences sont d’autant plus sensibles qu’elles affectent des termes courts, à savoir de six lettres seulement, et donc facilement mémorisables par le consommateur. Par ailleurs, intellectuellement, la marque antérieure TERMES renvoie au mot français « terme » au pluriel, et se distingue donc du signe contesté HERMÈS, qui « pourra être perçu par une partie des consommateurs comme une évocation à la mythologie grecque » comme le souligne la société opposante. 5

A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels « l’association possible [du signe contesté] avec la maison de luxe éponyme Hermès » présente dès lors « un caractère déceptif ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier exclusivement eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes, le signe verbal contesté HERMÈS n’est pas similaire à la marque verbale antérieure TERMES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure. Cependant, même si la société opposante ne fournit aucun élément à l’appui d’un caractère distinctif accru, ce caractère distinctif ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ne sauraient non plus être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « le niveau d’attention du public pertinent [pour les produits visés] est faible (…) [étant] constitué de personnes majeurs consommatrices de boissons alcoolisées (…) sollicitées pour leurs propriétés festives [qui] ont un impact direct sur l’attention et le discernement du consommateur ». En effet, les produits en cause, qui sont des produits à teneur en alcool destinés à être consommés seuls ou en accompagnement des repas, constituent des produits de consommation courante et s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HERMÈS peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TERMES.

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7