OP23-1109 27/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KIJI THERAPEUTICS a déposé, le 9 janvier 2023, la demande d’enregistrement n°4926867 portant sur le signe figuratif KIJI THERAPEUTICS. Le 3 avril 2023, la société SYNFORMULAS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne KIJIMEA déposée le 27 juillet 2010 et renouvelée sous le numéro 8998486, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux du droit antérieur invoqué.

A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». a) Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 9 janvier 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 9 janvier 2018 au 9 janvier 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir « Produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques » Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes : Annexe 4 : Etat complet du chiffre d’affaires généré par les produits Kijimea en Allemagne de 2018 à 2023 Annexe 5 : Etat complet du chiffre d’affaires généré par les produits Kijimea en France de 2018 à 202 Annexe 6 : Facture n° 51112762 du 18/05/2021 délivrée par la société SYNFormulas a LABORATOIRE OMEGA PHARMA France (Chatillon, France) Annexe 7 : Facture n° 51112761 du 28/05/2021 délivrée par la société SYNFormulas a LABORATOIRE OMEGA PHARMA France (Chatillon, France) Annexe 8 : Facture n° 51112883 du 06/10/2021 délivrée par la société SYNFormulas a LABORATOIRE OMEGA PHARMA France (Chatillon, France) Annexe 9 : Facture n° 51112946 du 11/03/2022 délivrée par la société SYNFormulas a LABORATOIRE OMEGA PHARMA France (Chatillon, France Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque dans une partie substantielle de l’Union européenne. A cet égard, il a été considéré que l’exploitation dans un seul Etat membre suffisait puisqu’il fallait tenir compte tant des caractéristiques des produits et/ou des services concernés sur le marché correspondant que des caractéristiques de ce marché lui-même (TUE, 7 novembre 2019, Aff. T- 380/18).

En l’espèce, les pièces communiquées par la société opposante concernent principalement des prestataires et des clients situés sur le territoire français et allemand. La majorité des pièces précitées sont rédigées en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage.

Sur la nature de l’usage Les documents transmis par la société titulaire de la marque antérieure font état d’un usage de la dénomination antérieure sous les formes complexes suivantes : A cet égard, la société déposante soutient que l’exploitation des signes complexes susvisés, ne permet pas de démontrer l’usage de la marque antérieure, telle qu’enregistrée. Or, selon l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ». Il en résulte que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire ou n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. En l’espèce, les éléments additionnels, à savoir les éléments figuratifs tels qu’un cercle de couleur dans lequel s’insère ou non un élément décoratif, le graphisme et la couleur des lettres, ainsi que les mentions « Côlon irritable », « Côlon irritable pro » n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure KIJIMEA, s’agissant de simples éléments décoratifs ou de mentions descriptives. A cet égard, la décision DC 21-0072 en date du 15 avril 2022 cité par la société déposante n’est pas transposable en ce que, dans cette affaire, la marque antérieure POPOTE exploitée sous une forme modifiée présentait « un caractère faiblement distinctif », ce qui n’est pas le cas de la dénomination KIJIMEA, parfaitement arbitraire. En conséquence, contrairement aux arguments soulevés par la société déposante, la société opposante a apporté des éléments d’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’altèrent pas son caractère distinctif. Importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les produits protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces produits, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de

fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, les pièces fournies, et notamment les factures des annexes 6 à 9, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par l’opposition et pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le signe KIJIMEA est utilisé pour désigner des gélules contenant une souche bifido-bactérienne destinées à traiter le syndrome du côlon irritable, produits qui relèvent des catégories des « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » de la marque antérieure. Ainsi, l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « les substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques », ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société déposante. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les pièces fournies ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des « Produits pharmaceutiques ». A cet égard, la société déposante considère que « … l’opposant ne rapporte des preuves d’usage de sa marque que pour des probiotiques/prébiotiques destinés au « traitement du syndrome du côlon irritable … », lesquels « …, constituent une sous-catégorie indépendante de la catégorie générale des produits pharmaceutiques ». Elle estime « … ainsi … que l’opposant n’a pas rapporté la preuve de l’usage de sa marque pour les produits pharmaceutiques mais uniquement pour les substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques qui sont d’ailleurs visés séparément au sein du libellé de la marque antérieure ».

Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41). Or, si les «Produits pharmaceutiques » constituent une catégorie générale dans lesquels se peuvent se retrouver les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » pour lesquels un usage a été démontré, et s’ils présentent une même finalité à savoir satisfaire les besoins des patients malades, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaitre un usage sérieux de la marque antérieure à l’égard des «Produits pharmaceutiques ». En effet, l’opposante n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque antérieure pour d’autres produits pharmaceutiques, de sorte que l’usage du signe KIJIMEA limité aux seuls « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer. De plus, les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des « produits pharmaceutiques », catégorie suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent être identifiées en son sein. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’opposant, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré à l’égard des « produits pharmaceutiques ». b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des fins scientifiques ; cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; culture de cellules à des fins de recherche scientifique».

La preuve de l’usage sérieux n’ayant pas été rapportée pour les « produits pharmaceutiques », le libellé de la marque antérieure à prendre en compte est le suivant : « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et/ou probiotiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires » de la demande contestée et les « substances diététiques à usage médical ; produits prébiotiques et /ou probiotiques » de la marque antérieure présentent une faible similarité en ce qu’ils constituent tous des préparations à usage médical. En revanche, les « cellules à usage médical ; cellules à usage médical pour le traitement des maladies inflammatoires ; les cellules souches à usage scientifique ; milieux de croissance cellulaires pour la croissance de cellules à des fins scientifiques » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que « les substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques ». En effet, comme le relève la société déposante, les produits précités de la demande sont des « entités biologiques à l’état brut », qui n’ont pas été encore mélangées à d’autres produits chimiques, destinées à des laboratoires ou à des industriels qui les mettent en œuvre dans le cadre de thérapies de haute technicité alors que les « les substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques » sont des produits finis s’adressant au grand public ou aux professionnels du secteur médical. Dès lors, ces produits ne partagent ni le même public ni les mêmes canaux de distribution. A cet égard, il ne saurait suffire que les probiotiques soient « des micro-organismes vivants, c’est-à- dire des bactéries [qui] ne sont ni plus ni moins que des cellules sans noyau » pour les considérer comme similaires aux produits précités de la demande, compte tenu des différences précédemment relevées. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. En outre, les « services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique ; services de recherches et de développement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique pour le traitement des maladies inflammatoires ; culture de cellules à des fins de recherche scientifique » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « substances diététiques à usage médical, produits prébiotiques et/ou probiotiques ». En effet, ces derniers, qui ne constituent pas des cellules souches ni ne relèvent d’une « thérapie cellulaire et génique », ne sont pas l’objet des services de la demande. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer complémentaires que les produits de la marque antérieure « ne [puissent] être extraits et individualisés que par des manipulations scientifiques effectuées en laboratoire » car adopter un tel raisonnement reviendrait à déclarer similaires à des services de recherche toutes sortes de produits susceptibles d’en être issus. Ainsi, ces services et produits, non complémentaires, ne sont pas similaires. Enfin, la société déposante cite une décision d’opposition de l’EUIPO du 22 août 2013 (B 2 038 563, marque ACILINE) ayant effectué la même analyse en ce qui concerne les produits et services précités : « …les « cellules souches à des fins médicales et les cellules souches à des fins vétérinaires » ne ressemblent à aucun des produits antérieurs [Produits médicaux, produits chimiques à des fins médicales et hygiéniques, préparations pharmaceutiques]. En effet, bien que certains des produits contestés puissent avoir la même finalité (guérison) et les mêmes utilisateurs

finaux que certains des produits précédents (préparations pharmaceutiques), ils ont des producteurs différents, des circuits commerciaux différents et, en général, une nature différente ». De même, dans une décision d’opposition du 17 novembre 2022 (B 3 158 216, marque WELLIXX), l’EUIPO a considéré que « les « Produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire contestés; cellules souches à usage médical; timbres transdermiques pour traitement médical; produits de comblement dermique injectables; bandages liquides antiseptiques; étoffes pour pansements; les préparations de vaccins humains sont de nature différente des produits de l’opposante compris dans la classe 5, qui sont principalement des compléments alimentaires et des préparations diététiques. Ils ne sont pas susceptibles d’être fabriqués par les mêmes entreprises [et] sont différents de tous les produits et services de l’opposante ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination KIJIMEA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police et présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Si, comme le souligne la société opposante, les dénominations KIJI et KIJIMEA ont en commun la séquence d’attaque KIJI, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent d’importantes différences visuelles et phonétiques.

En effet, les dénominations KIJI et KIJIMEA diffèrent par leur longueur (quatre lettres pour l’une contre sept lettres pour l’autre) du fait de la présence de la séquence finale MEA- au sein de la marque antérieure. Phonétiquement, ces deux dénominations diffèrent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté contre quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales eu égard à la séquence MEA-. De plus, la différence de perception entre les deux signes est renforcée par la présence, dans le signe contesté, du terme THERAPEUTICS, d’un élément figuratif représentant une flamme et de couleurs. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que ce terme « est totalement descriptif et accessoire, car il fait directement et immédiatement référence au traitement des maladies, en lien direct avec les produits et services revendiqués au dépôt contesté » et que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner un signe qu’aux éléments figuratifs, ces éléments verbaux et figuratifs participent néanmoins de l’impression d’ensemble différente des deux signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la séquence KIJI est distinctive, la société opposante ne peut affirmer que la marque antérieure KIJIMEA est « dominée par [cet] élément d’attaque… tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique ». En effet, la séquence MEA, parfaitement distinctive, n’est nullement négligeable au sein de la dénomination KIJIMEA dont elle constitue trois lettres sur sept et deux syllabes sur quatre. Le signe figuratif KIJI THERAPEUTICS présente donc d’importantes différences par rapport à la marque verbale KIJIMEA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, malgré la similarité de certains des produits en cause (« préparations pharmaceutiques utilisées dans les thérapies cellulaires » de la demande), il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces produits compte tenu des différences existant entre les signes. En outre, en raison des différences entre les autres produits et services, conjuguées aux différences existant entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces produits et services. A cet égard, compte tenu de la nature particulière de ces produits et services de la demande, le public à prendre en considération est un public de professionnels hautement qualifiés (médecins et chercheurs maîtrisant des techniques de pointe) et donc particulièrement attentif, pour lequel tout risque de confusion est exclu. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.