OP23-1140 07/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société BILP (EURL) a déposé le 18 janvier 2023 la demande d’enregistrement n°4929509 portant sur le signe verbal TETRYS. Le 4 avril 2023, la société Jones Lang LaSalle IP (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne TÉTRIS DESIGN + BUILD déposée le 11 janvier 2019 sous le n°18008917, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; constructions métalliques ; quincaillerie métallique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Consultation professionnelle d’affaires; Développement de concepts d’utilisation d’espaces intérieurs pour l’immobilier d’un point de vue commercial professionnel (gestion d’infrastructures); Informations d’affaires; Marketing; Parrainage sous forme de publicité; Étude de marché; Services de planification publicitaire; Publication de produits imprimés (également sous forme électronique) à usage publicitaire; Consultation et conseils en matière de gestion d’entreprise; Administration commerciale; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Estimation en affaires commerciales; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de gestion informatisée de fichiers ;Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Supervision de la construction, de l’entretien et de la réparation de bâtiments, À savoir Supervision d’aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments; Services de fourniture, d’installation et de construction en rapport avec toutes formes d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement d’espaces commerciaux, bureaux, hôtels, restaurants; Services de recherche, De développement Liés aux services précités, À savoir, Recherche et développement en rapport avec les aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments ; Déménagement et Services de planification en rapport avec les services précités ; Planification et configuration de l’espace intérieur d’entreprises de détail, architecture d’intérieur; Fourniture de services d’architecture d’intérieur; Fourniture de services de conception, planification, conseils, approvisionnement et installation pour mobilier destiné à l’intérieur d’espaces commerciaux; Conseils en rapport avec l’utilisation de mobilier d’intérieur et d’objets de décoration intérieure; Tous les services précités à l’exception des produits et/ou services associés de quelque manière que ce soit à des jeux vidéo et des marchandises connexes; Services de planification [conception] d’intérieurs d’hôtels». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services suivants « Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments » de la marque antérieure 3

L es produits de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les services suivants « Construction, entretien et réparation de bâtiments, à savoir aménagements d’intérieurs uniquement de bâtiments » de la marque antérieure, en ce que les seconds ont nécessairement recours aux premiers. Il s’agit donc de produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer l’appartenance des produits et services à des classes différentes de la Classification. En effet, outre que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux activités des parties (« La marque “ TÉTRIS DESIGN + BUILD” est une entreprise « spécialisée dans l’aménagement des espaces professionnels : bureaux, commercés, hôtels et logistique ». C’est une société de services aux professionnels. La société BILP produit des petits éléments de quincaillerie métalliques.

C’est

une

société industrielle de construction. Les productions industrielles de BILP ne peuvent être confondues avec les services de l’opposant »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TETRYS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif TÉTRIS DESIGN + BUILD, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4

I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux, du signe +, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Force est de constater qu’il existe ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TETRYS et TÉTRIS des signes en présence (longueur identique, cinq lettres en commun placées dans le même ordre, prononciation identique). Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence au sein de la marque antérieure des termes anglais DESIGN et BUILD, du signe +, d’un élément figuratif. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme TETRYS / TÉTRIS apparaît distinctif au regard des produits et services. En outre, le terme TÉTRIS présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure. En effet, les terme anglais DESIGN et BUILD qui signifient respectivement « concevoir » et « fabriquer » en français sont dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils sont susceptibles d’indiquer l’objet des services. De plus, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme TÉTRIS. Enfin, la société déposante fait valoir que le terme TETRIS serait « devenu un nom commun » aux motifs qu’il « est le nom [d’un] célèbre jeu créé en 1984 » et qu’il « apparait 477 fois dans des noms de marques, 99 fois dans des dénominations d’entreprises, 2068 fois dans des brevets, et 40 fois dans des dessins et modèles ». Toutefois, la société déposante ne fournit aucune pièce à l’appui de cette argumentation, la seule indication d’un lien hypertexte (avec le site Wikipédia sur Tétris) ne pouvant pas être prise en compte comme élément de preuve en ce que ce lien ne peut garantir la disponibilité et la stabilité des continus auxquels il est lié. En tout état de cause, le déposant ne peut invoquer des marques de tiers sur lesquelles il ne dispose d’aucun droit, ceux-ci restant seuls juges de l’opportunité d’engager des poursuites pour la défense de leurs droits. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté TETRYS est donc similaire à la marque figurative antérieure TÉTRIS DESIGN + BUILD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 5

CON

CLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6