OP23-1601 02/01/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, L 712-4-1, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 4 mai 2023, la société CAPRAIX (société par actions simplifiée), Monsieur G P et Monsieur Y M ont formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 943 366 portant sur le signe verbal PIZZA CAPRI AIX DEPUIS 1983, déposée le

7 mars 2023, en se prévalant de leurs droits sur :

- la dénomination sociale CAPRAIX, immatriculée le 12 mars 2019 sous le numéro 849 041 595 au registre du commerce et de société d’Aix-en-Provence,
- l’enseigne PIZZA CAPRI,

- le nom de domaine « www.pizza-capri.com ». Le 20 novembre 2023, l’Institut a notifié aux opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle ils n’ont pas répondu.

II.- DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; (e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition […]

Le cas échéant, l’opposant fournit la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant. En cas d’opposition fondée sur plusieurs droits antérieurs, l’opposant est tenu d’apporter les pièces précitées pour chacun des droits antérieurs invoqués ». En l’espèce, les opposants ont renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes : - « Rubrique 6 – 1 : Dénomination ou raison sociale Type de fondement : Dénomination ou raison sociale Désignation de la dénomination ou raison sociale : CAPRAIX N° d’immatriculation : 849041595 Date d’immatriculation : 12-03-2019 Activités qui servent de base à l’opposition : Fabrication et vente de pizza à emporter ou à livrer ; restaurant, restauration rapide, Snacking, vente de boissons sans alcool Existence de la dénomination sociale : KBis CAPRAIX 23 03 2023.pdf - Rubrique 6 – 2 : Nom commercial ou enseigne Origine : Nom commercial Désignation du signe : Pizza Capri Activités qui servent de base à l’opposition : Fabrication et vente de pizza à emporter ou à livrer ; restaurant, restauration rapide, Snacking, vente de boissons sans alcool Existence nom commercial ou enseigne : Devanture Pizza Capri Place Richelme.pdf - Rubrique 6 – 3 : Nom de domaine Désignation du signe : www.pizza-capri.com Activités qui servent de base à l’opposition : Fabrication et vente de pizza à emporter ou à livrer ; restaurant, restauration rapide, Snacking, vente de boissons sans alcool Existence du nom de domaine : Facture enregistrement nom de domaine.pdf » A l’appui de leur opposition, les opposants fournissent les pièces suivantes :

- KBis de la société CAPRAIX daté du 23 mars 2023 ;

- Photographie de la devanture Pizza Capri Place Richelme ;

- Facture Google du nom de domaine « pizza-capri.com » datée du 31 décembre 2018 (Pièce n°23) ;

- Acte de cession de fonds de commerce de l’établissement situé à Aix-en-Provence, rue Fabrot, exploité sous l’enseigne « PIZZA CAPRI » depuis le 1er juillet 1983 (Pièce n°1);

- Acte de cession de fonds de commerce de l’établissement situé à Aix-en-Provence, place Richelme, exploité sous l’enseigne « CAPRI LA SUITE » depuis le 13 mai 1997 (Pièce n°2) ;

- Acte de cession de fonds de commerce de l’établissement situé à Aix-en-Provence, rue Espariat, exploité sous l’enseigne « CAPRI ROTONDE » depuis le 10 novembre 2011 (Pièce n°3) ;

- Contrat de licence de marque du 9 avril 2019 entre Monsieur T et la société CAPRAIX (Pièce n°4) ;

- Courriel à Madame T et Monsieur P du 12 novembre 2021 comportant l’avenant n°1 au contrat de licence de marque en pièce jointe (Pièce n°5) ;

- Avenant au contrat de licence de marque au 4 janvier 2020 entre Monsieur T , la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et la société CAPRAIX (Pièce n°6) ;

- Notice INPI de la marque semi-figurative « PIZZA CAPRI » (Pièce n°7) ;

- Photographies d’un fonds de commerce PIZZA CAPRI (Pièce n°8) ;

- Photographies d’un fonds de commerce PIZZA CAPRI (Pièce n°9) ;

- Photographies d’un fonds de commerce PIZZA CAPRI (Pièce n°10) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2022 à CABRIES (Pièce n°11) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2022 à CASSIS (Pièce n°12);

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2022 à MARSEILLE (Pièce n°13) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 juillet 2022 à MONTPELLIER (Pièce n°14) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 5 juillet 2022 à TOULOUSE (Pièce n°15) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 22 juillet à LYON (Pièce n°16) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 juillet 2022 à BORDEAUX (Pièce n°17) ;

- Extraits des publications sur les réseaux sociaux des points de vente Pizza Capri par la société déposante de MARSEILLE, MONTPELLIER, LYON, BORDEAUX, et NICE (Pièce n°18) ;

- Extrait d’une publication sur les réseaux sociaux du point de vente Pizza Capri par la société déposante de BORDEAUX montrant M. T le jour de l’ouverture (Pièce n°19) ;

- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 mai 2019 sur l’activité concurrente de M. T « Bari Pizza » (Pièce n°20) ;

- Echanges de courriels entre Monsieur M et Monsieur H , ainsi qu’entre Monsieur M et Monsieur R concernant la modification des prix de certains aliments (Pièce n°21) ;

- Conclusions devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE (Pièce n°22). Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par les opposants dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, force est de constater que certaines des pièces susmentionnées sont extérieures à la présente procédure d’opposition et n’interviennent que pour présenter le contexte du dossier, les relations contractuelles ainsi que les relations conflictuelles existant entre les parties :

- pièces n°4 à 7 sur le contrat de licence de la marque PIZZA CAPRI n° 3 853 798 enregistrée le 19 août 2011 ;

- pièces n°11 à 17 et pièce n°20 sur les différents PV d’huissier faisant état de l’utilisation par Monsieur T et la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT du logo de la marque PIZZA CAPRI n° 3 853 798 dans différentes villes ;

- pièces n°18 et 19 sur l’utilisation du logo de la marque PIZZA CAPRI n° 3 853 798 dans des publications sur les réseaux sociaux par Monsieur T et la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT ;

- pièce n°21 consistant en des échanges de courriels entre Monsieur M et Monsieur H , ainsi qu’entre Monsieur M et Monsieur R et indiquant la modification des prix de certains aliments ;

- pièce n°22 sur le litige opposant les parties devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence quant à l’exploitation de la marque PIZZA CAPRI n° 3 853 798. Il en va de même des arguments des opposants selon lesquels :

- « le dol dans la conclusion de ce contrat [de licence] est donc d’autant plus caractérisé » ;

- « Monsieur T et la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT [développent] en réalité un véritable réseau de franchisé à travers la moitié Sud de la France en violation de ses droits [société CAPRAIX] » ;

- « Monsieur T a toutefois cru pouvoir s’emparer de ces papiers à portion et permettre à ses franchisés de les reproduire, en totale violation des droits d’auteur de M P et MEYSONNIER et au préjudice de la société CAPRAIX » ;

- « la société CAPTOR TRADEMARK DEVELOPPEMENT et son associé B T poursuivent leur volonté de parasiter la société CAPRIX en se rendant coupable de concurrence déloyale ». Or, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des relations contractuelles pouvant exister entre les parties et qui ne relèvent pas de la présente procédure d’opposition, ces dernières ne pouvant être appréciées, le cas échéant, que dans le cadre d’actions judiciaires. Il ressort manifestement de l’examen des pièces visées ci-dessus, que la portée non seulement locale de l’enseigne et du nom de domaine invoqués n’est pas prouvée et que l’exploitation réelle des trois droits antérieurs pour les activités invoquées n’est pas établie. A) Concernant la dénomination sociale CAPRAIX Les opposants doivent non seulement démontrer l’existence de la dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son

exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. En l’espèce, si l’extrait KBis permet d’établir l’existence de la dénomination sociale invoquée, cette pièce ne permet pas d’établir la réalité de l’exploitation de la dénomination sociale invoquée pour les activités revendiquées. Si les activités sont mentionnées dans l’extrait Kbis, cette indication ne démontre pas leur exploitation effective. En effet, les opposants n’ont produit aucun bon de commande, aucune facture, aucune publicité, aucun catalogue, ni aucun extrait de site internet permettant de justifier de l’exploitation réelle de la dénomination CAPRAIX pour les activités invoquées n’est pas établie. En conséquence, il ressort manifestement de l’examen des pièces, que l’exploitation réelle de la dénomination CAPRAIX pour les activités invoquées n’est pas établie. B) Concernant l’enseigne PIZZA CAPRI L’enseigne étant un signe d’usage, il n’est également protégé qu’à partir de la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. Ainsi, les opposants doivent non seulement démontrer l’existence de l’enseigne mais également l’exploitation de celle-ci dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Or, en l’espèce, aucun des documents fournis ne comporte une date certaine permettant de prouver que le signe invoqué était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée. En effet, la fourniture des photographies de devantures des fonds de commerce (pièces n°8 à 10 et photographie d’une devanture Pizza Capri), non datées et non localisées, sur lesquelles est apposé PIZZA CAPRI, n’est pas de nature à prouver son exploitation réelle et effective à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée à savoir le 7 mars 2023. De même, la seule indication sur l’extrait Kbis fourni par les opposants, d’un début d’activité au 9 avril 2019 ne les dispensait pas pour autant de fournir des éléments factuels démontrant la continuité de son exploitation.

En tout état de cause, les opposant ne démontrent pas en quoi la portée de leur enseigne PIZZA CAPRI « n’est pas seulement locale ». A cet égard, la seule indication de la localisation des fonds de commerce par les opposants eux-mêmes tant dans le bordereau de pièces que dans les développements de leur exposé des moyens, est insuffisante à localiser avec certitude les fonds de commerce. En conséquence, force est de constater que les pièces du dossier ne permettent nullement de démontrer un usage antérieur effectif et public, de portée non seulement locale, du signe invoqué par les opposants, à titre d’enseigne, pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. C) Concernant le nom de domaine www.pizza-capri.com Les opposants doivent non seulement démontrer l’existence de leur nom de domaine et sa réservation à leur nom, mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas avoir été seulement locale. Si la facture Google de réservation du nom de domaine (pièce n°23) permet d’établir l’existence du nom de domaine invoqué, force est cependant de constater que cette pièce ne permet pas d’établir la réalité de l’exploitation du nom de domaine pour les activités revendiquées. Les opposants ne fournissent aucune pièce permettant d’établir que le site dispose d’un contenu ni que le nom de domaine est effectivement exploité et utilisé sur une partie importante du territoire et dans une proportion suffisamment significative dans la vie des affaires pour les activités précitées dès lors que les opposants ne fournissent aucun autre élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quelles proportions. En effet, les opposants n’ont produit aucun extrait du site internet, aucune facture ni aucun document comptable permettant de justifier de l’utilisation du site par des consommateurs aux fins de recourir aux services prestés sur une partie importante du territoire.

Ainsi, les documents fournis ne donnent aucune information précise concernant l’activité commerciale effectivement exercée en relation avec le nom de domaine précité, permettant de déterminer l’intensité de son usage. En conséquence, il ressort manifestement de l’examen des pièces du dossier que la portée non seulement locale du nom de domaine précité n’a pas été démontrée et que l’exploitation de ce dernier n’est pas établie au regard des activités invoquées servant de base à l’opposition. CONCLUSION En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 23-1601 est déclarée irrecevable.