OPP23-1660 22/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE

2 Madame L S a déposé le 13 février 2023 la demande d’enregistrement n° 4936863 port

ant sur une marque figurative. Le 9 mai 2023, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

- marque verbale internationale désignant l’Union Européenne NEST, déposée le 6 septembre 2012, enregistrée sous le n° 1125632, sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale de l’Union Européenne NEST, déposée 9 décembre 2015, enregistrée sous le n° 014887194, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Dans le récapitulatif de son opposition, la société opposante agit à l’encontre de l’ensemble des services visés par la demande contestée. Toutefois, au sein de son exposé des moyens, la société opposante indiquer former opposition à l’encontre des services suivants : « Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de vente au détail en ligne de vaisselle, linge de maison, produits d’ameublement pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, produits pour la décoration intérieure et extérieure de la maison ; service de vente au détail en ligne de produits d’horlogerie, bijouterie ; service de vente au détail en ligne de produits d’hygiène, produits cosmétiques, produits d’accessoires de cosmétiques, produits de parfumerie ; Service de vente au détail en ligne de vêtements, accessoires de mode, chaussures et maroquinerie ; Services

3 de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Gestion c ommerciale ; Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits ; Publicité et marketing ; Mise à disposition de personnel de vente rémunéré à la commission ; Gestion des affaires commerciales ; Location d’espaces publicitaires sur Internet ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; communications par terminaux d’ordinateurs ; Services de télécommunications liés au commerce électronique ; Télécommunications ; Transmission d’informations en ligne ; Mise à disposition de liens vidéo électroniques ; Mise à disposition d’accès à des pages Web sur Internet ; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Fourniture d’accès à des informations sur Internet ; Service de communication audiovisuelle ; Services de transmission audiovisuelle ». La présente comparaison sera donc effectuée vis-à-vis de ces derniers. La marque antérieure n° 1125632 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Thermostats; systèmes de climatisation comprenant un thermostat numérique pouvant être commandé à distance par un dispositif sans fil; applications logicielles à utiliser avec des ordinateurs et dispositifs de poche pour réguler à distance la climatisation et la consommation d’énergie dans des logements et locaux d’entreprise ; Services promotionnels, à savoir création de messages publicitaires et création de mesures promotionnelles pour inciter les consommateurs d’énergie à réduire leur consommation énergétique ;Transmission électronique de messages ». La marque antérieure n° 014887194 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Caméras sans fil; Appareils photographiques numériques; Appareils photographiques à détection de mouvement; Système de vidéo-surveillance à distance comprenant essentiellement une caméra et un moniteur vidéo pour l’enregistrement et la transmission d’images et de vidéos à des endroits éloignés; Caméscopes; Logiciels pour téléphones mobiles, tablettes et autres dispositifs sans fil, à savoir, logiciels destinés à l’enregistrement, à la visualisation, au stockage, au partage et à l’analyse de contenu audio et vidéo; Logiciels pour interfaces de programmation d’applications (API); Détecteurs électriques ou électroniques de mouvement, d’humidité, de température, et de lumière ; Services de télécommunications, à savoir, transmission électronique de voix, vidéos, messages et données; Transmission, réception et traitement de contenu sonore et vidéo par le biais de réseaux informatiques ; Services d’enregistrement audio et vidéo, autres qu’à des fins de publicité pour le compte de tiers ; Stockage électronique de contenu multimédia électronique, à savoir, images, données textuelles, audio, et vidéo; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour enregistrer, visualiser, stocker, partager et analyser du contenu audio et vidéo en ligne; Stockage de contenu sonore et vidéo par le biais de réseaux informatiques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; présentation

4 de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité et marketing ; Location d’espaces publicitaires sur Internet ; communications par terminaux d' ordinateurs ; Services de télécommunications liés au commerce électronique ; Télécommunications ; Transmission d’informations en ligne ; Mise à disposition de liens vidéo électroniques ; Mise à disposition d’accès à des pages Web sur Internet ; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Fourniture d’accès à des informations sur Internet ; Service de communication audiovisuelle ; Services de transmission audiovisuelle » de la demande contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures invoquées, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, selon cette dernière : « les services de promotions et de publicités sont exploités par toute entreprise quel que soit son secteur d’activité. Ces services ne peuvent créer de risque de confusion lorsque la publicité porte sur des produits différents ». Toutefois, dans la mesure où la nature des services reste la même (par exemple des services de publicité), ces derniers sont similaires en ce qu’ils ont les mêmes objet, fonction et destination. Ne sauraient être pris en compte les arguments de la déposante portant sur l’exploitation des signes en cause et selon lesquels : « la demande contestée entend sensibiliser les consommateurs aux initiatives environnementales au titre de produits de mode, de beauté et de décoration d’intérieur » et « Les marques antérieures n’exploitent que des produits de domotiques qui permettent aux consommateurs de réduire leur consommation d’électricité. Elles ne portent aucunement sur des produits de mode, de beauté et de décoration d’intérieur. Bien au contraire, elles ne portent que sur du matériel électronique ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Egalement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel il existerait « d’autres marques enregistrées » et donc que « La coexistence de ces marques sur le marché français permet de démontrer que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen au terme de cette classe 35 est faible ». En effet, rien ne permet d’affirmer que les marques relevées coexistent paisiblement avec les marques antérieures invoquées. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par les marques antérieures invoquées et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. En revanche, les « Services de vente au détail en ligne de vaisselle, linge de maison, produits d’ameublement pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, produits pour la décoration intérieure et extérieure de la maison ; service de vente au détail en ligne de produits d’horlogerie, bijouterie ; service de vente au détail en ligne de produits d’hygiène, produits cosmétiques, produits d’accessoires de cosmétiques, produits de parfumerie ; Service de vente au détail en ligne de vêtements, accessoires de mode, chaussures et maroquinerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestation de vente de produits, ne partagent pas les mêmes objet, fonction et destination que les « Services promotionnels, à savoir création de messages publicitaires et création de mesures promotionnelles pour inciter les consommateurs d’énergie à réduire leur consommation énergétique » qui s’entendent de services promotionnels.

5 Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (consommateurs désireux d’acheter des produits, clients désireux de promouvoir les mesures de sobriété énergétique) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés proposant à la vente leurs produits pour les premiers et agences de publicité pour les seconds). Il ne saurait suffire pour les déclarer similaire de prétendre que « il est courant que les détaillants assurent eux-mêmes la publicité des produits de tiers sous diverses formes » les services précités de la marque antérieure devant s’entendre de prestations proposées à des tiers. En tout état de cause, ce critère apparaît trop général en présence de services qui présentent les spécificités propres précitées. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de « Gestion commerciale ; Intermédiation commerciale en matière de contrats d’achat et de vente de produits ; Gestion des affaires commerciales » de la demande contestée qui désignent respectivement des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et des prestations d’intermédiaire pour faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services promotionnels, à savoir création de messages publicitaires et création de mesures promotionnelles pour inciter les consommateurs d’énergie à réduire leur consommation énergétique » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (des cabinets d’audit et de conseils en affaires pour les premiers ; des agences de publicité pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « concourent au développement de l’activité économique d’une entreprise », ce critère étant trop général pour permettre de justifier d’une similarité entre ces services, qui présentent les spécificités propres précitées. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services de « Mise à disposition de personnel de vente rémunéré à la commission ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services promotionnels, à savoir création de messages publicitaires et création de mesures promotionnelles pour inciter les consommateurs d’énergie à réduire leur consommation énergétique » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne partagent pas la même finalité (qui serait « fournir à d’autres une assistance dans la vente de leurs biens »), les premiers étant des services de mise à disposition de personnel et d’espace de vente et les seconds des services promotionnels. Ces services ne sont donc pas similaires. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut dès lors que ces dernières ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire.

6 Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent donc

en partie similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes Sur le fondement de la marque n° 1125632 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique, dans une police d’écriture stylisée. Ces signes ont en commun la séquence NEST, seul élément verbal composant la marque antérieure. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent, au sein de la demande contestée, par l’ajout d’un élément susceptible d’être perçu comme la lettre O comme le fait valoir le déposant, d’éléments graphiques et du terme STORE et, au sein de la marque antérieure, de par la police d’écriture stylisée utilisée.

7 Les différences résultants de la lettre O, présentée sous une forme figurative, ne sont pas susceptible d’écarter les ressemblances relevées entre les signes dès lors que ces derniers re stent dominés par une longue séquence commune de lettres NEST, mise en avant de par sa position centrale au sein de la demande contestée et seul élément verbal composant la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Les dénominations ONEST de la demande contestée et NEST de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. Ces éléments sont également dominant au sein des signes en comparaison. En effet, au sein de la demande contestée, le terme STORE, outre sa position accessoire et sa très petite taille, apparaît descriptif au regard des services en cause dès lors qu’il sera perçu comme le reconnaît le déposant comme signifiant magasin en anglais et renvoie ainsi au lieu de mise à disposition des services. Ce terme n’est donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la déposante. Egalement, les éléments figuratifs, ainsi que les couleurs, n’altèrent en rien la perceptibilité de l’élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Ils ne sont donc pas de nature à amoindrir la similarité entre les signes. Au sein de la marque antérieure, la police d’écriture utilisée n’est pas non plus de nature à amoindrir la similarité entre les signes dès lors qu’elle n’altère en rien son caractère immédiatement lisible. Ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel « aux yeux du public, les marques antérieures sont rattachées à la société Google ». En effet, cet élément ne fait pas parti de la présente marque antérieure et la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre ceux-ci tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante fondés sur de précédentes décisions de l’Institut dès lors que ces dernières ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe figuratif ONEST est donc similaire à la marque verbale antérieure NEST. Sur le fondement de la marque n° 014887194 La marque antérieure porte sur le signe verbal NEST. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

8 Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée dès lors qu’elle ne diffère de la première marque antérieure que par sa forme verbale, sans s tylisation de la police d’écriture. Ainsi, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contestée doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative ONEST ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et initiatives environnementales ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité et marketing ; Location d’espaces publicitaires sur Internet ; communications par terminaux d’ordinateurs ; Services de télécommunications liés au commerce électronique ; Télécommunications ; Transmission d’informations en ligne ; Mise à disposition de liens

9 vidéo électroniques ; Mise à disposition d’accès à des pages Web sur Internet ; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; Fourniture d’accès à des informations sur Int ernet ; Service de communication audiovisuelle ; Services de transmission audiovisuelle » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.