OP23-1631 11/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A E H a déposé le 13 février 2023 la demande d’enregistrement n°4936528 portant sur le signe verbal WE ARE COMMUNITY. Le 9 mai 2023, la société ARITZIA LP (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COMMUNITY déposée le 4 octobre 2006, enregistrée et renouvelée sous le n°005355821, sur le fondement du risque de confusion. 1

L’opposition a été notifiée au la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir. Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie. Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits afin de permettre aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur un catalogue, sur un site web sur l’internet ou par le biais de télécommunications, tous proposant des vêtements, chaussures, coiffures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent aux catégories générales des « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. 3

Ces produits sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, est sans incidence le fait que la déposante ait « lancé [sa] collection de vêtements [dans le cadre d’une] entreprise sociale [qui] compte aujourd’hui plus de 300.000 membres qui se rencontrent et s’entraident chaque jour ». En effet, il convient de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation et des activités réelles de leurs titulaires. En revanche les « patins à glace ; patins à roulettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. En effet, l’opposant ne peut pas affirmer que les premiers « entrent dans la catégorie plus générale de « Vêtements, chaussures, chapellerie ». En outre, les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables

de

billard

;

tapis

d’éveil ; trottinettes [jouets] » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent divers équipements sportifs et jeux ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure qui s’entendent d’articles d’habillement pour parer le corps et les pieds. Répondant à des besoins différents, ils s’adressent à des clientèles distinctes et ne sont pas proposés dans les mêmes endroits (commerces d’articles de sports et commerces de jeux et de jouets pour les premiers, magasins d’habillement et de chaussures pour les seconds). Le fait invoqué par la société opposante que les produits précités de la demande d’enregistrement peuvent « être proposés par le même type d’opérateurs concernés par les produits de la classe 25, notamment des magasins de sport » ne saurait suffire à déclarer l’ensemble des produits en cause comme similaires compte tenu de la finalité première d’habillement des produits de la marque antérieure, et ce pas nécessairement dans le domaine sportif. Ces produits ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les produits de la demande d’enregistrement ne nécessitant pas « des équipements et/ou des tenues particuliers » de la marque antérieure, contrairement aux affirmations de la société opposante. Ainsi, ces produits n’apparaissent pas similaires. En outre, les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; 4

commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables

de

billard

;

tapis

d’éveil ; trottinettes [jouets] » de la demande d’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires à l’évidence aux services de « Rassemblement, pour des tiers, d’une variété de produits afin de permettre aux clients de repérer et d’acheter facilement ces produits dans un magasin de vente au détail, sur un catalogue, sur un site web sur l’internet ou par le biais de télécommunications, tous proposant des vêtements, chaussures, coiffures » de la marque antérieure, ces services n’ayant pas pour objet des jeux ou des équipements de sport. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE ARE COMMUNITY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COMMUNITY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination COMMUNITY, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence des termes WE ARE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. 5

En effet, la dénomination commune COMMUNITY apparait distinctive au regard des produits et services en cause, contrairement à ce que soutient le déposant. En effet, si le terme anglais COMMUNITY possède un sens commun et se traduit aisément par « communauté », ce terme ne présente pas pour autant de lien direct et concret avec les produits et services en cause, pas plus qu’il n’en désigne une quelconque caractéristique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le terme COMMUNITY est « un nom très commun et très utilisé dans les dépôts de marques » et le fait qu’il y ait « aujourd’hui 356 marques en vigueur qui comportent le terme « community » dans les classes 25, 28 et 35 ». En effet, sur les 356 marques invoquées, le déposant n’a fourni qu’une capture d’écran du site de l’INPI ne comportant que deux marques visibles (dont la première est celle de l’opposante). En l’absence d’indications quant aux autres marques concernées (portée exacte, date de dépôt, titulaire), le document fourni ne saurait suffire démontrer que l’élément COMMUNITY présente un caractère banal au regard des produits et services en cause. En conséquence au vu de ce qui précède, le terme COMMUNITY est parfaitement protégeable à titre de marque pour distinguer les produits et services en cause. En outre, ce terme présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que les termes anglais WE ARE qui le précèdent, aisément compris comme signifiant « nous sommes », ne font que se rapporter au terme COMMUNITY et le mettre en valeur, évoquant le fait que des personne s’identifient à cet élément COMMUNITY. A cet égard, le déposant ne saurait faire valoir que « ce « Nous sommes » est tout ce qui représente notre société à vocation sociale… » dès lors « Frimake => Nous sommes une communauté » dès lors que les circonstances ayant motivé le dépôt des marques sont extérieures à la présente procédure. Enfin, est inopérant le fait que l’opposant ait « déposé un terme qui existait déjà [et formé opposition] après des dizaines de dépôts d’autres sociétés qui avaient aussi utilisé le terme « Community ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté WE ARE COMMUNITY est donc similaire à la marque verbale antérieure COMMUNITY. 6

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. 7

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WE ARE COMMUNITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 8