OP23-1719 30 octobre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M W a déposé, le 22 février 2023, la demande d’enregistrement n°4939616, portant sur le signe verbal LADY BUTTERFLY. Le 12 mai 2023, la société TAMASU BUTTERFLY EUROPA GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, dont elle est titulaire :

- La marque de l’Union européenne verbale BUTTERFLY n°017932135, déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée le 12 décembre 2018 ;

2

— La marque de l’Union européenne verbale BUTTERFLY n°018504289, déposée le 13 août 2021 et enregistrée le 6 janvier 2022. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne BUTTERFLY n° 017932135 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur cette marque est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Vêtements ; Chapellerie ; Chaussures ». Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments présentés par l’opposante.

3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LADY BUTTERFLY. La marque antérieure porte sur le signe verbal BUTTERFLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux termes, tandis que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination BUTTERFLY, constitutive de la marque antérieure et nettement perceptible dans le signe contesté. Ils diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, du terme LADY. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination BUTTERFLY, pleinement distinctive au regard des produits en présence et constitutive de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté. A cet égard, le terme LADY qui la précède dans ce signe se rapporte directement à elle, la mettant ainsi en exergue. En outre, ce terme LADY, qui constitue une civilité féminine anglo saxonne, ne vient que préciser l’élément BUTTERFLY qui la suit, de sorte qu’il apparaît secondaire. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard desdits produits. Ainsi, en raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne BUTTERFLY n° 017932135, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits contestés

4

sur ce fondement, à savoir : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne BUTTERFLY n° 018504289 Sur la comparaison des services Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposante conteste les services suivants de la demande d’enregistrement : « activités sportives et culturelles ; Éducation ; formation ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Enregistrement de musique ; Services de musique en direct ; Spectacles de danse, de musique et de théâtre ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production de films pour la télévision et le cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services de production vidéo ; Enseignement ; Formation éducative ; Formations ; Formation ; Publication d’articles, En rapport avec les domaines suivants : Sports ; Fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ». Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Éducation ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production de films pour la télévision et le cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de

5

films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD » apparaissent identiques et/ou similaires à l’évidence aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’institut fait siens les arguments présentés par l’opposante. En revanche, contrairement à ce que soutient l’opposante, les services d’ « activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Enregistrement de musique ; Services de musique en direct ; Spectacles de danse, de musique et de théâtre » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique ni dans des termes proches dans le libellé des services invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne relèvent d’une catégorie plus générale formée par ces derniers, ni ne forment une catégorie les englobant. Par ailleurs, l’opposante n’a pas présenté d’argumentation permettant d’établir une similarité entre ces services et des services de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence. Ainsi, ces services n’apparaissent pas identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, seuls certains des services contestés peuvent être considérés comme identiques et/ou similaires à des services invoqués de la marque antérieure, à savoir : « Éducation ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production de films pour la télévision et le cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LADY BUTTERFLY. La marque antérieure porte sur le signe verbal BUTTERFLY.

6

Comme il l’a été précédemment développé dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure de l’Union européenne BUTTERFLY n° 017932135, les deux signes ont en commun le terme BUTTERFLY, constitutif de la marque antérieure et nettement perceptible dans le signe contesté, lequel apparaît distinctif et dominant dans ce dernier. A cet égard, ce nom BUTTERFLY, dont le caractère distinctif au regard des services en présence n’est pas contesté, présente un caractère dominant dans le signe contesté (pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure n° 017932135). Ainsi, les signes en cause apparaissent similaires, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité de certains des services de la demande d’enregistrement avec les services invoqués de la marque antérieure, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent au regard desdits services, à savoir : « Éducation ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production de films pour la télévision et le cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD ». Ainsi, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne BUTTERFLY n° 018504289, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour ces services. En revanche, à défaut d’identité ou de similarité établie entre les services d’ « activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Enregistrement de musique ; Services de musique en direct ; Spectacles de danse, de musique et de théâtre » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure, il ne peut être constaté de risque de confusion sur l’origine des marques au regard de ces services, et ce nonobstant la similarité des signes. CONCLUSION

7

En conséquence, en raison de l’existence du risque de confusion avec les marques antérieures invoquées BUTTERFLY n°017932135 et BUTTERFLY n°018504289, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée, pour une partie des produits et services objets de l’opposition, à savoir : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir. Éducation ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production

de

films

pour

la

télévision

et

le

cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir. Éducation ; formation ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Publication de livres de textes ; Publication de textes musicaux ; Services de production de films cinématographiques ; Production de films de formation ; Production de divertissement sous forme de films ; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films ; Production d’études filmées ; Mise à disposition d’installations pour la production de films ; Production de films vidéo préenregistrés ; Production de films cinématographiques préenregistrés ; Production de films à des fins de divertissements ; Production de films autres que films publicitaires ; Services de production de divertissements sous forme de films d’animation ; Production de téléfilms ; Production de films d’animation ; Production de films d’animations ; Production de chansons de films ; Production de films autres que publicitaires ; Production de films pour la télévision et le cinéma ; Production de films sur le football ; Production d’extraits de films d’animation cinématographiques ; Production de films ; Production de films à des fins éducatives ; Production de

8

films cinématographiques ; Services de production de films d’animation et de téléfilms ; Production de vidéofilms ; Production de films sur bandes vidéo ; Production de films sur DVD et CD-ROM ; Production de film à des fins éducatives ; Production de films de cinéma ; Production de clips de films graphiques cinématographiques ; Production de films vidéo ; Production de films en studio ; Production de spectacles et de films ; Production de films et de films sur cassettes vidéo ; Production de films sur cassettes vidéo ; Production de films vidéo et DVD ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4939616 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.