OPP 24-0093 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S C , a déposé le 19 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°23/4999699 portant sur le signe verbal URGEO. Le 9 janvier 2024, la société URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur les fondements suivants :

- L’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe URGO, enregistrée le 14 mars 2014 sous le n°4048856 ;

- L’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe URGO MEDICAL EDUCATION, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n°4823411 ;

- L’atteinte à la renommée de la marque complexe URGO, enregistrée le 14 mars 2014 sous le n°4048856 ;

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, le déposant a, durant la phase d’instruction, procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. II.- DECISION A) Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°4048856 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement du risque de confusion, au regard de la marque antérieure n°4048856, et suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération sur le fondement du risque de confusion, est le suivant : « Services de consultations dentaires, services de dentisterie, soins dentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits dermatologiques, pharmaceutiques et médicaments contenant un principe actif pour les soins de la peau, notamment sous forme de gels, crèmes, lotions, sprays, poudres, patchs ; pansements, matériel pour pansements et produits pharmaceutiques favorisant la cicatrisation ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ; Produits pharmaceutiques filmogènes pour les soins de la peau ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

3

Les « Services de consultations dentaires, services de dentisterie, soins dentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations médicales destinées à la prévention ou au soins de pathologies dentaires, partagent un lien étroit et obligatoire avec les « produits pharmaceutiques favorisant la cicatrisation, désinfectants à usage médical (autre que les savons) » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires à la réalisation des premiers comme le soutient la société opposante, dès lors que les dentistes utilisent des produits favorisant la cicatrisation ou encore des désinfectants à usage médical dans le cadre de leur prestation. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires. A cet égard, ne saurait être retenue la décision du Directeur général de l’INPI statuant sur une opposition, citée par le déposant, dès lors que la comparaison ne portait pas sur les mêmes produits et services qu’en l’espèce. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal URGEO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe URGO ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal en blanc sur fond bleu, associé à un élément figuratif.

4

Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de longueurs proches, respectivement cinq et quatre lettres donc dont quatre sont placées dans le même ordre (U, R, G et O) et trois selon le même rang formant la séquence commune URG- la lettre O étant en outre placée pareillement en position finale, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure partagent des sonorités d’attaques identiques ainsi que des sonorités finales proches, dominées par la sonorité [o]. Ces signes diffèrent par la présence de la lettre E au sein du signe contesté ainsi que par celle d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la présence de la lettre E, n’est pas de nature à supprimer les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment énoncées, les deux signes se caractérisant par les séquence commune URG / O comme précédemment relevé. En outre, la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, évocateur du caractère médical des produits visés, ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur contrairement à ce que soutient le déposant. Il en va de même à l’égard de la présentation particulière de la marque antérieure dès lors qu’elle n’altère par le caractère immédiatement perceptible de l’élément URGO par lequel le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. En outre, il convient de relever que les arguments du déposant tendant à démontrer l’existence de différences significatives entre le signe et la marque antérieure, notamment issues des éléments figuratifs, ne sauraient prospérer dès lors qu’il ne s’agit pas du signe contesté dans le cadre de la présente opposition. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté URGEO est donc similaire à la marque complexe antérieure URGO. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Enfin, l’argument tenant à la bonne foi de la société déposante, matérialisée par le retrait partiel de la demande d’enregistrement ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que le risque de confusion dans le cadre de la procédure d’opposition est indépendant de la bonne foi du déposant.

5

B) Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque n°4823411 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des produits et services Au regard de la marque antérieure n°4823411 et suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Formations en matière dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseil en éducation et en formation ; conseils relatifs à la formation médicale ; édition de publications médicales ; formation dans le domaine de la médecine ; formation médicale fournie par le biais d’une structure de simulation ; formation relative aux logiciels médicaux ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de la formation médicale ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables relatives à la chirurgie ; fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables relatives aux performances des chirurgiens à des fins éducatives ; conception, développement et conseil en matière de conception et de développement de contenus et de programmes d’études pour des formations diplômantes et des cours éducatifs dispensés en ligne pour les collèges et les universités ; organisation d’ateliers et de séminaires ; organisation de jeux éducatifs ; organisation d’événements éducatifs ; services de formation, organisation de conférences, colloques et séminaires en matière de santé ; services de formation médicale destinés aux professionnels de la santé ; services d’éducation et de formation ; services éducatifs, à savoir développer et fournir des cours en ligne, des séminaires, des classes interactives pour de l’enseignement secondaire et postsecondaire et pour l’enseignement des compétences et de la formation professionnelle ; services éducatifs, à savoir fournir des tests, des évaluations, des notes et des crédits ; conseils, informations et consultations relatifs à tous les services susmentionnés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Formations en matière dentaire » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les services de « formation » de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante. Il s’agit donc de services identiques. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure. 2) Sur la comparaison des signes

6

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal URGEO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe URGO MEDICAL EDUCATION ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment relevées à la section A) 2) de la présente décision et auxquelles il convient de se référer, les termes URGEO et URGO de la marque antérieure apparaissent très proches. En outre, l’élément URGO de la marque antérieure, positionné sur une ligne horizontale supérieure au sein de la marque antérieure, apparait distinctif et dominant. En effet, les termes MEDICAL et EDUCATION de la marque antérieure, ne seront pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur des services en cause, compte tenu de leur position sur deux lignes horizontales inférieures, en caractères de plus petite taille et dès lors qu’ils n’ont qu’une fonction indicative de l’objet des prestations fournies (des services de formation dans le domaine médical). En conséquence, seul le terme URGO, distinctif et dominant dans la marque antérieure, retiendra l’attention du consommateur au sein de cette marque. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté URGEO est donc similaire à la marque complexe antérieure URGO MEDICAL EDUCATION.

7

3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Ce risque apparaît d’autant plus élevé que les services en présence sont identiques. C) Sur l’atteinte à la renommée de la marque n°4048856 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. 1) Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°4048856 portant sur le signe complexe URGO.

8

La renommée est invoquée au regard des « pansements ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : A nnexe n°3 : La capture d’écran de la page Wikipédia de la société URGO démontrant notamment son ancienneté ainsi que les prix remportés par ses produits (i.e. produits de l’année en 2015 pour des pansements hydrocolloïdes) ; A nnexe n°4 : Une étude de notoriété réalisée par le l’Institut Milward Brown démontrant notamment que la marque URGO était connue par 87% des consommateurs français ; A nnexe 5 : Un rapport d’étude réalisé par le cabinet d’analyse de données et de conseils KANTAR de 2013 à 2020 démontrant la connaissance particulière de la marque URGO pour des pansements qui apparait être la seconde marque la plus connue sur le marché français pour de tels produits en 2020 ; Annexe n°6 : L’historique des investissements publicitaires réalisées de 2013 à 2021 du slogan « Y a de l’URGO dans l’air », lancé en 1979 démontrant les efforts promotionnels et les montants importants investis pour porter la marque à la connaissance du consommateur français ; A nnexe n°7 : Un rapport d’étude réalisé par le cabinet d’analyse de données et de conseils KANTAR démontrant que la marque URGO est associée, dans l’esprit du consommateur, aux pansements et est la plus connue dans ce secteur ; Annexe n°8 : Un rapport d’étude réalisé par l’entreprise d’analyse de données et de conseils KANTAR en juin 2021 sur l’évolution de la notoriété ainsi que la perception de la marque URGO permettant de constaté le maintien d’une connaissance particulière de la marque antérieure sur le marché français durant plusieurs années ; Annexe n°13: Un tableau mentionnant le chiffre d’affaire réalisé suite à la vente des produits marqués URGO ainsi que le nombre important d’officines de pharmacie au sein desquels les produits URGO sont commercialisés ; Annexes n°14 à 19 : Des captures d’écran de sites de commercialisation en ligne témoignant de la présence de la gamme de produits URGO sur différents canaux de vente ; Annexe n°23 : Un article de presse de Mai 2015 du journal Valeurs actuelles présentant le groupe URGO comme numéro un des pansements traditionnels, liquides et numéro deux du marché global de la compression et de la cicatrisation ; Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure URGO a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français pour les produits suivants « pansements », ce que le déposant ne remet pas en cause. Les pièces démontrent notamment que la marque URGO a une position consolidée sur le marché du fait de la stabilité de son chiffre de vente à un niveau important et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque URGO et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas le déposant.

9

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. 2) Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal URGEO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe URGO ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées au point A) 2) de la présente décision et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la comparaison des signes étant identique en l’espèce. Le signe verbal contesté URGEO est donc similaire à la marque complexe antérieure URGO. 3) Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure URGO jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « pansements ». En outre, les signes en présence présentent un degré de similarité important, comme précédemment établi.

10

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure URGO est dirigée à l’encontre des produits suivants, restant à comparer : « Appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; fauteuils à usage dentaire ». A cet égard, la société opposante fait valoir que « … la demande contestée a été déposée pour différents produits en lien avec le domaine médical et de la santé. Ainsi, un lien sera nécessairement effectué par le consommateur puisque la marque antérieure est de renommée pour des pansements, qui ne sont autres que des produits médicaux, visant à améliorer la santé des individus ». Elle soutient également que si les produits contestés « … s’adressent à des professionnels de santé ou sont proposés par des professionnels de la santé, un lien sera également effectué puisque les produits URGO sont également vendus aux hôpitaux et à divers autres professionnels dans le domaine médical » et démontre à cet égard que « …la gamme URGO est composée de deux segments, la gamme grand public et la gamme médicale, cette dernière étant proposée aux professionnels de la santé et est notamment composée de bandes de compression », qu’ainsi « …le public visé par les marques en cause, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, est donc strictement identique, ce qui est de nature à renforcer le lien entre les marques ». Dès lors, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité importante des signes, et du fait que tous ces produits relèvent du secteur médical, pouvant ainsi être proposés dans les mêmes lieux de vente ou encore aux mêmes professionnels du secteur de la santé, les consommateurs concernés pourront faire à l’évidence un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure, au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; fauteuils à usage dentaire  ». En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour ces produits. 4) Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, l’opposant a établi que l’image véhiculée par la marque antérieure (à savoir une image solide de qualité, disposant de la confiance des consommateurs) est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits de la société opposante aux produits du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors à la société déposante de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir cette image. A cet égard, l’argument du déposant selon lequel, au vu de l’actualité du titulaire de la marque antérieure, il n’est pas dans l’intérêt du signe contesté de se retrouver dans son sillage, ne saurait prospérer.

11

En effet, les articles de presses fournis par le déposant, relatifs à une sanction pénale du titulaire de la marque antérieure pour des faits d’atteinte à la loi « anti-cadeaux » ne remettent pas en cause la perception, précédemment mentionnée, qu’ont les consommateurs à l’égard de la qualité des produits commercialisés. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée URGEO est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure URGO. Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure URGO, la demande d’enregistrement contestée URGEO ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; fauteuils à usage dentaire ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal URGEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

12

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Appareils et instruments dentaires ; dents artificielles ; fauteuils à usage dentaire ; Formations en matière dentaire ; Services de consultations dentaires, services de dentisterie, soins dentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement n°23/4999699 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.