OP 24-0121 08/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AMELIERAY (Société à responsabilité limitée) a déposé le 19 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°23/4999861 portant sur le signe verbal DEROS ROSE.

Le 10 janvier 2024, la société Derek Rose Limited (Société régie selon les lois du Roya

ume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DEREK ROSE, enregistrée le 5 mai 2006 sous le n°5060967. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; pyjamas, chemises de nuit, lingerie de nuit, sous-vêtements, chemises, foulards,

pantalons, shorts, jupes, chandails, chaussettes, gants, manteaux, vestes, costumes deux- pi èces, cravates, châles, casquettes et chapeaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’entretien ménager ou industriel, des préparations pour rendre une surface propre ou pour nettoyer et laver le linge, des produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à son hygiène, des produits d’horlogerie, des produits destinés à la parure de diverses parties du corps humain ou des porte-clefs, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure qui désignent des pièces d’habillement servant à couvrir le corps humain pour le protéger. Toutefois, la société opposante fait valoir que des entreprises du secteur de la mode se diversifient et proposent sous une même marque aussi bien des produits de bijouterie, joaillerie, horlogerie et des porte-clés que des produits cosmétiques et de parfumerie. De plus, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des articles de cosmétique, des produits d’horlogerie, des bijoux ou des porte-clefs ainsi que des articles vestimentaires. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. Ainsi, en ce qui concerne les : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante a bien démontré l’existence d’un lien avec les produits de la

marque antérieure du fait de la diversification des entreprises dans ces secteurs d’activités.

Il s’agit donc de produits faiblement similaires. En revanche, à l’égard des « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, les documents fournis ne permettent pas de démontrer qu’ils sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises que les produits visés par la marque antérieure dans le cadre de la diversification de leurs activités. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « DEROS ROSE » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « DEREK ROSE » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont constitués de deux éléments verbaux.

Visuellement, le signe contesté et la marque antérieure sont de même longueur, à savoir neuf l ettres et comportent sept lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps ainsi que des sonorités d’attaque et finale identiques à savoir respectivement [DER] et [ROSE]. Ces signes diffèrent par la substitution, au sein du signe contesté, des lettres O et S aux lettres E et K de la marque antérieure. Toutefois, la seule substitution des lettres « EK » par les lettres « OS », au cœur d’un élément verbal long, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté DEROS ROSE est donc similaire à la marque verbale antérieure DEREK ROSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Par ailleurs, en ce qui concerne les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles » de la demande d’enregistrement, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des articles de cosmétique, des produits d’horlogerie, des bijoux ou des porte-clefs, encore faut-il pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public que cette circonstance se conjugue à une identité ou une très grande proximité des signes pour pouvoir compenser les différences existant entre les produits (différences de nature, de fonction, absence de complémentarité), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

A insi, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEROS ROSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4999861 est partiellement rejetée, pour les produits précités.