OP24-0234 14/06/2024 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur D D A a déposé le 31 octobre 2023 la demande d’enregistrement n°5002613 portant sur le signe figuratif TREK.

Le 18 janvier 2024, la société TREK BICYCLE CORPORATION (Société de droit américain organisée selon les lois de l’état du Wisconsin ) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque verbale de l’Union européenne TREK, déposée le 7 mai 2003, enregistrée sous le n°003157815 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;

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- la marque figurative de l’Union européenne TREK, déposée le 22 février 2018 et enregistrée sous le n°017844176, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II. DÉCISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque française n°003157815

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne.

Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale de l’Union européenne n°003157815 portant sur la dénomination TREK.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « bicyclettes ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure dans l’Union européenne, la société opposante communique les pièces suivantes :

— Annexe 1 : • Annexe 1.1 : Page Wikipédia de Trek Bicycle Corporation • Annexe 1.2 : Extrait du site Internet du Tour de France

— Annexe 2 : audiences du Tour de France

• Annexe 2.1 en 2019 : Article du site 3bikes.fr • Annexe 2.2 en 2015 : Article EUROPE 1 du 27 juillet 2015

— Annexe 3 : Création des magasins Culture Vélo & Fournisseur du Tour de France • Annexe 3.1 : Article du site « TOUTE LA FRANCHISE » du 10 avril 2018 • Annexe 3.2 : https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-fournisseur-Officiel et https://www.culturevelo.com/Culture-Velo-est-au-coeur-du-Tour

— Annexe 4 : Articles sur les produits TREK sur le site Culture Vélo • Annexe 4.1 : article du 17 septembre 2014 « Trek Emonda SLR » • Annexe 4.2 : article du 9 septembre 2015 « Trek Powerfly + FS9 »

— Annexe 5 : produits TREK sur le site Culture Vélo

— Annexe 6 : Présentation du Trek Domane SLR 2020, article du 11 mars 2020 sur le site Culture Vélo

— Annexe 7 : Catalogue Dexter

— Annexe 8 : Revendeurs indépendants commercialisant la marque TREK (sites LEPAPE et Alltricks)

— Annexe 9 : Articles présents sur le blog Trek Bicycle

— Annexe 10 : Déclaration sous serment de 2020 signée par Monsieur C B Directeur Financier de la société Trek Bicycle Corporation

— Annexe 11 : numéro d’avril 2013 du Magazine Vélomag intitulé « Vélos 2013 ROIS DES SENTIERS ET DES VILLES »

— Annexe 12 – Article de la version numérique du journal l’Equipe « Tour de France : TREK mise sur B M et R P » 3

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— Annexe 13 – Réseaux sociaux de la marque TREK

— Annexe 14 – Mouvement #GoByBikes lancé par la société Trek

La société opposante fait valoir que les produits TREK et particulièrement les vélos, dont les qualités sont largement reconnues dans l’Union européenne par les opérateurs du secteur (notamment en raison de sa visibilité sur le Tour de France), sont accessibles dans plusieurs points de revente en France ou sur des sites de e-commerce français accessibles en ligne (Annexes 4, 5, 6 et 8).

En outre, la société opposante fait valoir que la marque TREK a fait l’objet d’investissements publicitaires considérables pour l’année 2019 dans l’Union européenne (13 millions de dollars) et est associée à un chiffre de vente de vélos TREK important dans l’Union Européenne de près de 316 millions de dollars en 2019 (Annexe 10).

Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue dans l’Union Européenne et notamment en France, d’une partie significative du grand public pour désigner des « Bicyclettes », ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Ainsi, il est établi que la marque verbale antérieure invoquée TREK a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour les produits précités.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TREX, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal TREK.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs tandis que la marque antérieure est d’une dénomination unique.

Les dénominations TREX du signe contesté et TREK de la marque antérieure ont en commun la séquence d’attaque TRE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.

Si ces dénominations diffèrent par leur lettre finale (X/K), cette circonstance n’écarte pas les ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle porte sur une lettre unique placée en position finale, la rendant ainsi moins perceptible au regard du consommateur d’attention moyenne. En outre, visuellement les lettres X et K sont composées notamment de deux branches obliques et présentent une sonorité comportant le son [k], en sorte que cette modification n’a qu’un impact visuel et phonétique limité.

De plus, la présentation particulière et la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’apparaissent pas de nature à écarter le caractère essentiel du terme TREX.

En conséquence, le signe figuratif contesté TREX est donc similaire à la marque antérieure verbale TREK.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure ainsi que la grande proximité des signes.

En outre, elle soutient qu’ « il est courant, depuis de nombreuses années, dans l’industrie du cyclisme qui est celle de la marque antérieure TREK, et du sport en général, quel que soit le segment de marché dans lequel l’acteur concerné intervient initialement, de créer un univers autour de la marque avec divers vêtements, accessoires, qui conservent une certaine unité afin de cultiver l’image et la renommée de sa marque auprès du public ».

A ce titre, elle fournit divers exemples de marques de sport spécialisées dans le vélo ayant également diversifiées leur activité aux produits vestimentaires.

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En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la marque antérieure jouit d’une renommée élevée pour les « Bicyclettes », tel que cela ressort clairement des documents produits et précédemment analysés.

Les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi.

Enfin, s’agissant de la nature des produits et services ainsi que du public pertinent, il y a lieu de relever que les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement et les « Bicyclettes » pour lesquels la marque antérieure est renommée sont dissimilaires.

Toutefois, et comme le démontre la société opposante, les marques proposant des équipements sportifs développent en parallèle, et sous leur même marque, des articles vestimentaires de sport ou plus généralement de mode.

Dès lors, il ne saurait être exclu que le public concerné, familiarisé avec cette pratique, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits de la demande d’enregistrement contestée, ce que ne conteste pas le déposant.

Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

En effet, elle rappelle que « la marque TREK est ancienne et jouit d’une renommée pour ses produits de cyclisme de haute qualité, et des investissements importants ont été réalisés au cours de plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image auprès des consommateurs ». Dès lors, en raison de la grande proximité des signes et de la proximité des marchés des produits 6

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en cause, « l’image de la marque antérieure en cause sera transférée à la demande de marque opposée, avec pour conséquence que la commercialisation des produits sous la demande de marque opposée soit facilitée par leur association avec la marque antérieure TREK de renommée. Ainsi, la déposante tirerait profit de l’identité entre les signes et utiliserait la renommée de la marque antérieure pour attire l’attention des consommateurs sur ses propres produits et services, économisant ainsi considérablement les dépenses nécessaires pour promouvoir ses propres produits ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

La société opposante a démontré que la marque antérieure TREK a effectué d’importants investissements dans la promotion et la publicité de sa marque au fil des années afin de lui donner de la visibilité sur le marché du cyclisme et ainsi développer la notoriété de sa marque et son image auprès du public.

Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine du cyclisme, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les produits de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit.

Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Lesdits produits de la demande d’enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent, il apparaît que de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

B. Sur le risque de confusion au regard de la marque n°017844176

Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 017844176 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de la marque de renommée examinée précédemment.

CONCLUSION

En conséquence, le signe contesté TREK ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée n°003157815 de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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