OPP 24-0140 23/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MISS STAR MODE (SARL) a déposé le 25 octobre 2023 la demande d’enregistrement n°5 001 421 portant sur le signe figuratif U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850. Le 11 janvier 2024, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union 1

Européenne , déposée le 29 septembre 2004, enregistrée sous le n°4049201 et régulièrement renouvelée ;

- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative de l’Union Européenne , déposée le 29 septembre 2004, enregistrée sous le n°4049201 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n°4049201 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.  Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque figurative de l’Union Européenne n°4049201. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, sacs à mains ; sacs de voyage ; portefeuilles ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La demande contestée ayant été déposée le 25 octobre 2023, l’opposante est tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette date, pour les produits invoqués et dans l’Union européenne. 3

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : P ièce n°3 : Classement des marques mondiales les plus puissantes et influentes entre 2000 et 2020, répertoriant « Ralph Lauren a la 50ème place de son Global brand ranking pour 2018 et à la 34ème place pour l’année 2019 » comme le souligne la société opposante ; P ièces 11, 12 et 58 : Articles (presse papier et en ligne) sur l’histoire et l’utilisation de la marque figurative antérieure représentant « le joueur de polo », parus entre 1988 et 2024 ; P ièce n°13 : Extraits du site internet français RALPH LAUREN entre 2012 et 2021 montrant divers articles d’habillement et de maroquinerie portant la marque antérieure ; P ièce n°16 : Extraits de campagnes publicitaires mondiales entre 2006 et 2018 pour des produits d’habillement portant la marque antérieure ; Pièce n°34 : Photographies prises à Paris en mai 2022 des campagnes publicitaires pour des articles d’habillement portant la marque antérieure, exposées dans les transports (abribus, métros) ou encore sur la place de la Madeleine. Des articles de presse intégrés dans ses dernières observations, dont un article du« figaro.fr » du 23 février 2022. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et notamment des pièces énumérées ci-dessous, que la marque figurative antérieure n°4049201 fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue et notamment sur le marché européen pour désigner au moins des «sacs à mains ; sacs de voyage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». En particulier, de nombreux articles de presse font référence à la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la mode depuis de longues années jusqu’à une période récente :  p ièce n°12 :

-site « actualité.com », 2014 :

-site « carenews.com », 2014 :

-site « magazine le bonmarché.com», 2015 :  D ernières observation de l’opposante : notamment un article du « figaro.fr » du 23

février 2022, dont cet extrait : A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que les articles de presse fournis par l’opposante sont « pour la plupart antérieurs à 2020 », l’article du Figaro du 23 février 2022 permet de considérer que cette renommée s’est poursuivie au-delà de l’année 2020. De plus, il n’y a aucune raison de croire que la marque antérieure aurait souffert d’une perte de renommée au cours des années plus récentes. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les «sacs à mains ; sacs de voyage ; Vêtements, chaussures, chapellerie ».  Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 5

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante a présenté des observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif et d’éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun la représentation d’un joueur de polo, à cheval, en mouvement, prêt à frapper avec le mail et de polo, le tout en noir (deux joueurs se faisant face dans le signe contesté, un seul joueur dans la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles. Comme le relève la déposante, il existe certaines différences entre ces deux représentations (notamment deux « chevaux de profil…[qui] se cabrent, l’un face à l’autre… à l’arrêt » dans un cas, un seul cavalier «au galop [avec] des taches blanches … pour en souligner certains éléments vestimentaires ou d’accessoires » dans l’autre cas). Ils diffèrent par la présence des termes U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, cette représentation du joueur de polo apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. A cet égard, si la société déposante relève que « la société [opposante] n’est pas seule à exploiter sur le marché le concept du joueur de polo, pour des produits identiques ou similaires, (…) ce qui réduit le pouvoir distinctif de la marque antérieure pour les produits contestés », cette circonstance ne saurait suffire pour la priver de caractère distinctif à l’égard des produits concernés, n’étant « nullement démontré qu’en 2004, au jour du dépôt de la marque antérieure, ce signe eut été courant

ou banal pour désigner des vêtements et accessoires et qu’il souffre d’un défaut de distinctivité », comme le précise la société opposante. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante qui précise également que « la référence au jeu de polo avec ses attributs (…) est du reste présente dans de nombreuses marques enregistrées (…) [ces] références communes ne sont donc pas suffisamment distinctives » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment d’autres droits existants. En tout état de cause, la large connaissance de la marque antérieure vient renforcer son caractère distinctif dans les domaines où elle bénéficie de cette renommée. En outre, cette représentation stylisée, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que les éléments U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 placés en-dessous apparaissent secondaires du fait de leur caractère faiblement distinctif, étant susceptibles d’évoquer « la date de création [du signe contesté] ou de la société [déposante] », comme le souligne la société opposante. Le signe figuratif contesté U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure n°4049201. Par ailleurs, l’opposante cite en ce sens une décision d’opposition de l’EUIPO du 12 septembre 2016 ayant reconnu un risque de confusion pour des produits des classes 18, 24 et 25, entre les signes suivants : , en tenant compte de la large connaissance de la marque antérieure dans les domaines considérés.  Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité de la renommée de la marque antérieure n°4049201 et une similitude entre les signes en présence. 7

En l’espèce, il est vrai que cette marque figurative antérieure jouit d’une grande renommée auprès du grand public sur le marché de l’habillement et de la maroquinerie, telle que démontrée précédemment. En outre, les signes en présence présentent d’importantes similitudes En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure n°4049201 est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». A cet égard, les : «malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée apparaissent tous identiques ou similaires, et, comme le souligne la société opposante, relèvent tous des mêmes domaines des « vêtements mais également [des] accessoires de mode, [et des] produits de maroquinerie ». Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsque les consommateurs concernés rencontreront le signe figuratif contesté U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850, ils l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée n°049201, c’est-à-dire qu’ils établiront un lien mental entre les signes en présence, en relation avec les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». Toutefois, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée et les «sacs à mains ; sacs de voyage ; Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, ces produits étant éloignés les uns des autres. A cet égard, force est de constater que les produits en cause n’ont pas la même nature, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences techniques différents. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ».  Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, la marque antérieure n°049201 jouit d’une grande renommée. En outre, les signes en cause sont similaires, et un lien entre les signes dans l’esprit du public a été établi au regard des produits contestés. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits suivants de la demande, à savoir les «malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements», de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. En l’espèce, il résulte des éléments invoqués par la société opposante que l’usage de la demande d’enregistrement contestée U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure n°049201. Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°049201, la demande d’enregistrement contestée U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°4049201 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 9

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». Les produits de la marque antérieure, invoqués sur le fondement du risque de confusion, sont les suivants : « Cuir et imitations du cuir, sacs à mains, sacs de voyage, valises, colliers pour animaux, habits pour animaux, portefeuille, porte ;-monnaie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », parapluies Vêtements, chaussures; chapellerie, chemises, foulards, ceintures, chaussettes, sous-vêtements; chaussures de sport, pantoufles, cravates, bonneterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « cuir brut ou mi-ouvré ; colliers pour animaux ; parapluies ; habits pour animaux de compagnie» des deux libellés sont identiques, et que les « peaux d’animaux» de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à l’évidence au « cuir » de la marque antérieure. En outre, les parasols» de la demande d’enregistrement contestée et les « parapluies» de la marque antérieure apparaissent similaires en ce qu’ils possèdent une forme proche et, comme le relève l’opposante, qu’ils présentent une « fonction de protection des individus contre les éléments naturels (pluie, soleil) ». En outre, les cannes» de la demande d’enregistrement contestée et les « parapluies» de la marque antérieure apparaissent similaires en ce qu’ils peuvent servir « de support pour les individus et d’aide à la marche». En revanche, les « fouets ; sellerie» de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de produits finis ne sont pas similaires au « cuir » de la marque antérieure, qui s’entend d’une matière première susceptibles de multiples applications. A cet égard, il importe peu « les équipements permettant la pratique de l’équitation [soient] le plus généralement en cuir » dès lors que cette matière peut être utilisée dans bien d’autres domaines. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à la similarité de ces derniers.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie» et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard le risque de confusion est renforcé par l’identité de certains de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « fouets ; sellerie» de la demande d’enregistrement, reconnus comme non identiques ni similaires au produit invoqué de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque figurative antérieure n°4049201 et du risque de confusion, le signe figuratif contesté U.S ATHLETIC ORIGINAL SINCE 1850 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits objet de l’opposition. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 11