OPP 24-0216 22/10/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur R d W a déposé le 12 novembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5005609 portant sur le signe verbal ALFRED’S BAR.

Le 17 janvier 2024, la société ALFRED DUNHILL LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ALFRED’S, déposée le 8 février 2007 sous le n°05674734, et régulièrement renouvelée.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de clubs, de divertissement et de concierge; clubs de santé; présentations cinématographiques ; Restauration (alimentation); services de restaurants; réservations de logements temporaires; services de bar; location de salles de réunion; services de logement en hôtel ; Services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de thermalisme; services de sauna; services de solariums; services de coiffeurs pour hommes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.

Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFRED’S BAR, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal ALFRED’S, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Le déposant conteste la comparaison de ces signes.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Les signes en présence ont en commun la séquence ALFRED’S, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Ils diffèrent par la présence du terme BAR au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, la dénomination ALFRED apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces services, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. A cet égard, si le déposant relève que ce terme constitue « …un prénom commun… », cette circonstance ne saurait suffire pour le priver de caractère distinctif à l’égard des services concernés. En outre, cette dénomination, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme BAR qui la suit apparaît secondaire du fait de son caractère faiblement distinctif, étant susceptible d’évoquer la nature ou le lieu de prestation des services en cause.

A cet égard, le déposant fait valoir que le « « s » [à la fin du terme ALFRED] fait référence au nom « Sommier » ce qui rend encore plus distinctive [la dénomination ALFRED’S au sein du signe contesté] ». Toutefois, rien ne permet au déposant de « soutenir que le public concerné verra ici une référence au nom SOMMIER [et que] da façon plus logique, le public concerné percevra la tournure anglaise de cette expression, qui se traduira ainsi aisément : LE BAR D’ALFRED », comme le souligne la société opposante.

Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il est « propriétaire des marques déposées « Alfred Sommier » et « Sommier » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits existants.

En outre, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant justifiant du contexte historique et familial précédant son dépôt du signe contesté ; en effet, outre que ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.

Ne saurait non plus être retenu l’argument du déposant selon lequel « la marque déposée fait référence à l’ouverture du bar, qui sera localisé au pied de l’hôtel (…) Alfred Sommier [situé à Paris] (…) 3

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[la société opposante est] basée à Londres, où se situe un bar portant le nom « Alfred’s » (…) l’éloignement géographique entre l’activité de la marque antérieure [et celle du signe contesté] semble rendre toute confusion improbable » ; en effet, la protection du signe contesté et de la marque antérieure, dont la portée est celle du territoire de l’Union Européenne y compris la France, s’étend sur tout le territoire national et les conditions d’exploitation des signes, réelles ou supposées, ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure.

De plus, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante encourt la déchéance de ses droits sur sa marque antérieure, dès lors que le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté qu’offre l’article R.712-16- 1 du code de la propriété intellectuelle (cpi) d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ; en outre, la déchéance d’une marque ne peut être demandée dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, à moins d’une action dirigée à l’encontre de la marque antérieure, qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, l’argument précité est sans incidence.

Il en va de même de l’argument du déposant selon lequel il existe une « marque nommée Alfred’s Burger déposée le 31 août 2015, sans qu’apparemment aucune opposition n’ait été formée à son encontre (…) [et qu’ainsi] la forclusion par tolérance » devrait s’appliquer au déposant ; en effet, outre que le déposant ne saurait invoquer une marque appartenant à un tiers, les dispositions légales en matière de forclusion ne sont pas « applicable[s] au cas d’espèce qui est une procédure d’opposition », comme le relève la société opposante. En tout état de cause, les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils entendent engager et rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement.

Le signe verbal contesté ALFRED’S BAR est donc similaire à la marque verbale antérieure ALFRED’S.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ALFRED’S BAR ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ALFRED’S.

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PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.

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