DC24-0163 Le 29 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 31 octobre 2024, la société de droit espagnol INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0163 contre la partie française de la marque internationale enregistrée par les services de l’OMPI le 22 août 1988 sous le n° 525926, et portant sur le signe figuratif PASTA ZARA, ci-dessous reproduit :

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Cet enregistrement international désignant notamment la France et dont la société de droit italien FFAUF ITALIA S.P.A. est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifié le 23 septembre 1988 par l’OMPI aux offices nationaux concernés dont l’Institut national de la propriété industrielle, et publié dans la Gazette 1988/8 du 10 octobre 1988. Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : « Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance ainsi que le mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque et les a invités à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple ainsi que par courriel, aux différentes adresses indiquées. 5. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 12 décembre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois. 7. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 août 2025. Prétentions du demandeur 8. Dans son exposé des moyens, le demandeur rappelle que sa demande en déchéance concerne tous les produits visés par la marque contestée.

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Il demande également de mettre à la charge de la partie perdante l’intégralité, ou à tout le moins, une partie des frais engagés pour la présente procédure. 9. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les preuves d’usage fournies par le titulaire de la marque contestée, et fait notamment valoir que :

- Sur l’usage de la marque contestée en lien avec les produits couverts par l’enregistrement L’usage doit être rapporté pour l’ensemble des produits visés par la demande en déchéance. Le libellé désigne cinq produits distincts qui se différencient tant par leur processus de création, par leur goût, leur mode de préparation, de conservation mais également leur lieu de vente. A cet égard, la similitude entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux qui ne l’ont pas été est inopérante au regard de l’action en déchéance de marque portant sur ces derniers. Les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée concernent exclusivement les produits suivants : « pâtes alimentaires sèches ». Seules deux photographies représentent d’autres types de pâtes, à savoir des plats de pâtes en sauce. Il ne s’agit en outre que de simples suggestions de présentation de produits. Ainsi, aucun élément ne permet de conclure qu’il ne s’agit pas de pâtes sèches après préparation.

- Sur la pertinence des preuves de l’usage Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer que le consommateur a été en contact avec les produits en lien avec la marque contestée. Certaines pièces ne sont pas datées et/ou sont destinées à un usage interne (annexe 3). Seules les factures font référence au territoire français (annexes 2.1 à 2.10). Celles-ci ne permettent toutefois pas de conclure à un usage sérieux de la marque. En outre, une partie est fournie sans explication et ne permet de tirer aucune conclusion. La présentation de produits sur un site Internet en italien traduit en langue anglaise (pièces 1.2 et 1.3) ne permet pas de constater une exploitation effective de la marque contestée. Il en va de même de la vidéo de présentation de la société PASTA ZARA S.P.A. (annexe 1.4), publiée il y a seize ans, soit bien en dehors de la période pertinente, qui ne permet pas non plus de démontrer autre chose qu’une simple présentation de produits. Le catalogue de produits (annexe 5) ne mentionne nullement la France et parait seulement destiné au public italien et anglophone. Si certaines mentions sont dans la langue de procédure, rien ne démontre que ce document est fourni en France.

- Sur le volume et l’étendue de l’usage de la marque Les pâtes sont l’un des aliments les plus consommées en France. Ainsi, la démonstration d’un usage sérieux de tels produits requiert un niveau de preuve élevé. A cet égard, les factures apportées, seuls éléments tangibles d’analyse de l’usage, ne concernent qu’un nombre limité de magasins. Ainsi, il semble que la marque soit commercialisée auprès de petites épiceries n’accueillant qu’un nombre restreint de clients.

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Les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée constituent, dans leur ensemble, des pièces non probantes, hors de la période et/ou concernant un territoire non pertinent qui ne permettent pas de démontrer un usage réel et sérieux de la marque contestée. 10. Dans ses dernières observations en réponse, le demandeur insiste particulièrement sur les arguments suivants :

- Sur les produits pour lesquels l’usage est démontré L’usage pour des pâtes sèches ne peut valoir pour tous les produits visés par l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». La preuve de l’usage doit être apportée, de manière autonome pour chacun des produits en cause, dès lors que ceux-ci ne sont pas vendus dans les mêmes magasins ou aux mêmes emplacements des grandes-surfaces (rayons réfrigérés / épicerie / conserves / magasins ou rayons spécialisés). Compte tenu de la diversité des produits commercialisés dans les supermarchés, la seule commercialisation de produits en leur sein ne permet pas de considérer qu’ils ont des modes de commercialisation similaires. Ces produits ne sont pas nécessairement proposés par les mêmes entreprises et sous les mêmes marques : à titre d’exemple, la marque BARILLA ne propose que des pâtes sèches, la marque RANA, que des pâtes fraiches et/ou prêtes à l’usage. Ils ne répondent pas aux mêmes procédés de fabrication et ne visent pas les mêmes publics ou à tout le moins, les mêmes modes de consommation. Par ailleurs, concernant la preuve relative aux « pâtes alimentaires fraîches », la seule facture fournie concernant des gnocchis est celle en date du 5 décembre 2023, référencée FT06- 2308489), pour une somme limitée de 562,60 euros. Or, cette unique vente ne saurait permettre de conclure à une exploitation sérieuse de la marque pour ces produits. Enfin, si les gnocchis auxquels le titulaire de la marque contestée fait référence montrent un gnocchi « frais » dans le catalogue de produits, cette image n’est pas représentative des gnocchis proposés sous la marque PASTA ZARA sur le site du licencié du titulaire de la marque contestée, qui eux sont des produits secs, ou sur d’autres sites Internet commercialisant des gnocchis PASTA ZARA tels que myjam.co.uk, carrefour.ke, vinotecaligier.com, mita.si, et talabat.com, dont le demandeur fournit des extraits.

- Sur les preuves de l’usage en lien avec le public français Le contrat de licence (annexe 1 du titulaire de la marque contestée) ne mentionne pas spécifiquement la marque contestée. Les extraits du site Internet du licencié (annexe 1.2) et le catalogue fourni (annexe 5) ne sont clairement pas destinés au public français, dès lors qu’aucune version en langue française n’a été communiquée.

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La seule fourniture d’un nombre limité de factures sur le territoire français ne saurait suffire à démontrer un usage sérieux, d’autant que l’intégralité des autres pièces visent de toute évidence des territoires et/ou des publics étrangers.

- Sur l’usage de la marque telle qu’enregistrée La quasi-totalité des preuves fournies ne concerne pas la marque contestée mais concernent d’autres signes. En effet, l’usage est apporté pour le signe qui reprend certains des éléments du signe enregistré mais s’en distingue également par des éléments figuratifs distinctifs et prégnants. Les autres usages démontrés portent autour des signes figuratifs suivants : et . Ces logos représentent un personnage féminin sur un fond uni (sans champs), et sans cercles l’entourant. Ainsi, l’usage pour lequel les documents sont apportés porte sur un signe qui s’en distingue nettement par des éléments qui ne sont pas accessoires mais bien distinctifs et immédiatement appréhendables tant par leur taille que leur position. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni des pièces numérotées de 1.1 à 5 (lesquelles seront listées et analysées ci- après dans la décision) en tant que preuves d’exploitation de la marque contestée et démontrant selon lui un usage sérieux, en France, dans la période de référence, à l’égard des produits pour lesquels elle est enregistrée.

- Sur l’usage de la marque contestée par le licencié du titulaire de la marque contestée Le titulaire de la marque contestée a octroyé une licence exclusive d’exploitation de sa marque à la société PASTA ZARA S.P.A. (annexe 1.1 : licence d’exploitation). Ainsi, les

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preuves d’usage fournies en annexes 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 à 2.10, 4 et 5, qui consistent en des extraits de site Internet, une vidéo de présentation, des factures, des emballages de produits et un catalogue général, ont été fournies par son licencié exclusif.

- Sur l’appréciation de l’ensemble des preuves de l’usage La marque PASTA ZARA est utilisée pour des « pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». Les preuves d’usage démontrent que la marque a été utilisée de 2019 à 2024 (notamment les factures fournies en annexes 2.2 à 2.10). Celles-ci sont par ailleurs adressées à des sociétés localisées en France. Un catalogue général (annexe 5), montre les différentes variétés de pâtes classées par catégories et identifiées par des numéros de référence. En outre, les photographies de produits (annexe 4) font état d’un étiquetage en langue française. Les preuves d’usage communiquées (notamment le tableau récapitulatif des ventes en annexe 3) font état de volumes de ventes importants ainsi que d’un usage constant et régulier au cours de la période de référence.

- Sur la forme de l’usage La marque contestée a été exploitée sous sa forme telle que déposée, mais également sous d’autres formes telles que PASTA ZARA sur un fond ovale : ou semi-ovale : . Ces différentes représentations, doivent être considérées comme des usages valides sous une forme modifiée de la marque , puisque ces formes n’en altèrent pas le caractère distinctif. Enfin, le titulaire de la marque contestée demande le remboursement par le demandeur de ses frais dans la présente action.

- Sur la nature de l’usage La marque contestée est utilisée dans les publicités, sur les emballages de produits, dans les catalogues, sur les factures et sur le site internet. Il s’agit d’un usage à titre de marque pour la commercialisation des produits et l’acquisition de parts de marché. 12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fournit quatre preuves d’usage complémentaires qui seront listées et analysées ci-après dans la décision, et fait valoir les arguments suivants :

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— Sur l’usage de la marque contestée en lien avec les produits couverts par l’enregistrement : Le demandeur tente de scinder artificiellement le libellé de la marque contestée en divers produits alors que celui-ci ne représente qu’un seul et unique produit, à savoir les « pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». En outre, les preuves communiquées témoignent d’un usage pour des « pâtes alimentaires fraîches », comme le montrent les annexes 2.2 à 2.10 et l’annexe 5 reproduites, la marque contestée étant utilisée pour des gnocchis.

- Sur la pertinence des preuves de l’usage : Les preuves d’usage doivent être appréciées de manière globale. L’annexe 1 porte sur une licence exclusive d’exploitation et permet de démontrer une autorisation d’usage de la marque contestée. Le site Internet du licencié du titulaire de la marque contestée (annexes 1.2 et 1.3) est accessible en italien et en anglais. Toutefois, le public concerné par l’achat de pâtes s’entend non seulement des consommateurs, mais également des professionnels de la distribution, lesquels « sont nécessairement anglophones ». Les produits couverts par la marque contestée sont exportés et commercialisés en France comme le montrent les nombreuses factures visées dans les annexes 2.2 à 2.10 accompagnées d’une synthèse en première page indiquant les volumes de vente réalisés par client, les emballages de produits (annexe 4), le catalogue général des produits (annexe 5), la bannière de présentation et les photographies du stand de PASTA ZARA au Salon International de l’Agroalimentaire (annexe 8), ainsi que les extraits de correspondances entre le licencié du titulaire de la marque contestée et certains de ses clients établis en France, témoignant de l’envoi d’échantillons de produits (annexe 9). Le document intitulé « tableau de correspondance catalogue – factures » (annexe 2.0) permet d’établir un lien entre les factures communiquées (annexes 2.2 à 2.10) et le catalogue général des produits vendus par le licencié (Annexe 5). Le tableau récapitulatif des ventes (annexe 3) présente les volumes totaux de ventes de produits couverts par la marque au cours des cinq dernières années. L’attestation signée par le président du licencié du titulaire de la marque contestée confirme les chiffres d’affaires et les volumes de ventes réalisés pour les produits couverts par la marque au cours de la période pertinente (annexe 7). L’annexe 4 (photographies de pâtes alimentaires « mezze maniche ») apparaît également pertinente en ce qu’elle comporte une date de production (« P : 4/09/2023 »). En tout état de cause, cette pièce doit être combinée avec les autres pièces fournies. Le catalogue de produits (annexe 5) n’est pas uniquement destiné au public italien et anglophone, dès lors qu’il est partiellement rédigé en français.

- Sur le volume et l’étendue de l’usage :

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Il convient de tenir compte du fait que le marché des pâtes en France est un marché très concurrentiel et que le volume des ventes dépend de la concurrence, mais également des réseaux de distribution. Le tableau récapitulatif des ventes en France (annexe 3) et la déclaration du président de la société licenciée (annexe 7) attestent de volumes de ventes très importants de 2019 à 2024 (entre 13 et 110 tonnes par an). De plus, les factures communiquées (annexes 2.2 à 2.10) attestent de volumes de ventes qui, bien que légèrement moins importants, ne sauraient être considérés comme symboliques (entre 5 et 97 tonnes par an). Ces pièces ne représentent évidemment pas l’intégralité des ventes en France au cours de la période de référence, ce qui représenterait un volume trop important de documents à communiquer. En outre, ces factures sont adressées à neuf commerces établis en France, dans différentes régions (Ile de France, Grand Est, Auvergne –Rhône – Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur comme illustré par la carte de France fournie). Elles montrent que les produits commercialisés sous la marque PASTA ZARA sont vendus à des sociétés françaises ayant des adresses de livraison et de facturation en France, les prix étant en euros et les factures étant rédigées en français. Elles témoignent de l’étendue géographique de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente. 13. Dans ses dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée insiste particulièrement sur les arguments suivants :

- Sur les produits pour lesquels l’usage est démontré La marque contestée ne couvre qu’un seul et unique produit, à savoir : « pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». De plus, la marque contestée a été utilisée pour des gnocchis, lesquels sont des pâtes fraiches. Rien ne permet d’établir que les preuves fournies ne concernent que des pâtes sèches. Les pâtes visées par les preuves d’usage présentent les mêmes caractéristiques que les pâtes fraiches. Les produits suivants : « pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage » sont de même nature, sont destinés à être consommés de la même manière et sont offerts dans les mêmes magasins et aux mêmes emplacements, aux consommateurs qui seront amenés à les choisir au cours du même acte d’achat.

- Sur les preuves de l’usage en lien avec le public français Le simple fait que le titulaire de la marque contestée soit mentionné en tant que concédant dans le contrat de licence fourni permet, sans doute possible, d’interpréter la licence comme portant sur l’ensemble de ses enregistrements de marques incluant le nom PASTA ZARA, et dès lors d’inclure nécessairement la marque contestée n° 525926.

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— Sur l’usage de la marque telle qu’enregistrée Contrairement à ce que soutient le demandeur, les éléments présents dans les signes figuratifs relevés précédemment n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux PASTA ZARA par lesquels ces signes seront lus et prononcés, la dénomination PASTA ZARA étant l’élément principal qui permet au consommateur d’identifier les produits commercialisés. Ces usages constituent donc des usages valables de la marque contestée PASTA ZARA n° 525926. II.- DECISION A- S ur l’usage sérieux 14. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 15. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 16. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. […] ». 17. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 18. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 19. L’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, est : […]2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ».

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20. L’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ». 21. Par ailleurs, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. […] ». Appréciation de l’usage sérieux 22. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 26. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant la France a été notifié à l’Institut, le 23 septembre 1988. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois, soit le 23 janvier 1989, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 31 octobre 2024. 27. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 28. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2024 inclus, pour la totalité des produits désignés à l’enregistrement à savoir les produits suivants :

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« Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». 29. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque au cours de la période pertinente, et transmet à cet égard les pièces suivantes :  Au sein de ses premières observations en réponse :
- annexe 1.1 : Licence exclusive accordée par le titulaire de la marque contestée au profit de la société PASTA ZARA S.P.A., en date du 28 juin 2020 ;

- annexe 1.2 : Extraits du site internet de la société PASTA ZARA S.P.A. (le licencié) : https://www.pastazara.it/en/ – annexe 1.3 : Archives du site internet de PASTA ZARA S.P.A. (2019- 2024) : 2019 : web.archive.org/web/20191213045009/http://www.pastazara.it/fr/prodotti/ ; 2022 : web.archive.org/web/20220517210136/https://www.pastazara.it/products/ ; 2023 : web.archive.org/web/20230530180119/https://www.pastazara.it/products/ ; 2024 : web.archive.org/web/20240721194401/https://www.pastazara.it/products/ ;

- annexe 1.4 : Captures écran d’une vidéo de présentation de la société PASTA ZARA S.P.A. sur la plateforme YouTube ;

- annexe 2.0 : Tableau de correspondance catalogue des produits – factures ;

- annexe 2.1 : Inventaire des factures récapitulant le nom des clients, le numéro, la date, le montant en euros et le poids des pâtes vendues figurant dans chacune des factures ;

- annexes 2.2 à 2.10 : Factures adressées par la société PASTA ZARA S.P.A. à des sociétés établies en France entre janvier 2019 et août 2024, comportant des prix en euros ;

- annexe 3 : Tableau des ventes de pâtes commercialisées sous le marque contestée PASTA ZARA en France de 2019 à 2024 ;

- annexe 4 : Photographies des produits ;

- annexe 5 : Catalogue général de produits.  Au sein de ses deuxièmes observations en réponse :
- annexe 7 : Déclaration du Président du licencié exclusif, la société PASTA ZARA S.P.A., relative au tableau des ventes (suivie de sa traduction) en date du 12 février 2025 ;

- annexe 8 : Présence du Licencié à l’édition 2024 du Salon international de l’agroalimentaire (SIAL) ayant eu lieu du 19 au 23 octobre 2024 ;

- annexe 9 : Correspondance entre le licencié et ses clients français datés de mai/juin 2024 ;

- annexe 10 : Carte de France des clients du licencié, établie par le titulaire de la marque contestée. P ériode pertinente : 30. Plusieurs éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente (soit du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2024 inclus. 31. Si, certaines pièces sont datées antérieurement (annexes 2.4 et 2.5) ou postérieurement (annexe 7), ou encore sans date certaine (annexes 1.2, 1.4, 4, 5), elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, afin d’illustrer l’ancienneté de l’usage de la marque contestée et confirmer son usage pendant la période pertinente.

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32. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 34. En l’espèce, la majorité des pièces est rédigée en français ou partiellement traduite. En particulier, les factures datées de la période pertinente (annexes 2.2 à 2.10) sont adressées à des sociétés établies en France, libellées en euros, et partiellement traduites en français pour les besoins de la présente procédure. Elles sont accompagnées d’un inventaire rédigé dans la langue de procédure (annexe 2.1). Le titulaire de la marque contestée confirme par ailleurs sa présence en France, au Salon International de l’Agroalimentaire (SIAL) qui s’est tenu à Paris, du 19 au 23 octobre 2024 (annexe 8). Il fournit également des documents attestant du chiffre d’affaires réalisé en France pour la vente de ses produits (annexes 3 et 7). 35. Par conséquent, les preuves produites démontrent bien un usage de la marque contestée en France. Usage par le titulaire ou avec son consentement 36. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 37. Le titulaire de la marque contestée précise exploiter la marque contestée par l’intermédiaire d’une société bénéficiaire d’une licence d’exploitation exclusive, la société PASTA ZARA S.P.A. (annexe 1). 38. En l’espèce les différents documents transmis font bien état d’un usage du signe contesté par la société licenciée (notamment les factures fournies en annexes 2.2 à 2.10 faisant apparaitre sa dénomination en en-tête, ainsi que la déclaration du président de cette société relative au tableau des ventes, datée du 12 février 2025 et fournie en annexe 7).

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39. Si le contrat de licence ne vise pas précisément la marque portant le n° 525926 comme le relève le demandeur, il a toutefois pour objet la marque PASTA ZARA et porte, notamment, sur des produits pour lesquels cette marque est enregistrée, à savoir « des produits relatifs au secteur alimentaire et à la transformation des aliments et, en particulier, pour des pâtes sèches destinées à la consommation humaine ». Il précise en outre que « La présente licence est accordée et valable sur tous les marchés nationaux et internationaux ». Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter ce document. 40. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire. Nature et Importance de l’usage 41. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 42. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 43. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe sous une forme modifiée 44. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : 45. Le titulaire de la marque contestée fait valoir en particulier les formes d’usage suivantes :

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— Sous sa forme telle qu’enregistrée
- Sous la forme modifiée suivante : ou sur un fond semi-ovale. Il rappelle que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36). Il soutient que ces représentations doivent être considérées comme des usages valides sous une forme modifiée de la marque conetstée puisque ces formes n’en altèrent pas le caractère distinctif qui repose, dans tous les cas, sur la combinaison des termes PASTA et ZARA. 46. Le demandeur considère que l’usage pour lequel les documents sont apportés porte sur des signes qui s’en distinguent nettement par des éléments qui ne sont pas accessoires mais bien distinctifs et immédiatement appréhendables tant par leur taille que leur position. Il estime que la marque contestée n’est pas exploitée sous sa forme de dépôt ou sous une forme modifiée n’altérant pas sa distinctivité, les preuves apportées concernant manifestement un autre signe. Il en conclut que les preuves présentées de l’usage des signes ne permettent donc pas d’établir l’usage de la marque figurative PASTA ZARA n° 525926. 47. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque. 48. Comme le relèvent le titulaire de la marque contestée et le demandeur, plusieurs des pièces fournies font état d’un usage des signes suivants, apposés sur les produits : et

ainsi que sous d’autres formes telles que PASTA ZARA sur un fond ovale : ou semi-ovale : .

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En l’espèce, les usages rapportés comportent pour certains les éléments caractéristiques constitutifs du signe contesté, à savoir un cartouche ovale comportant les éléments PASTA ZARA, qui se détache nettement des éléments figuratifs qui apparaissent en arrière-plan. Lesquels éléments figuratifs sont pareillement constitués d’un personnage féminin tenant une gerbe de blé. La seule absence de la forme circulaire du signe contesté, et/ou la présence de couleurs constituent des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. Ainsi, ces signes sont susceptibles d’être perçus comme de simples formes stylisées du signe contesté tel qu’enregistré. 49. De même, certaines pièces (en particulier les factures) font état d’un usage du signe verbal PASTA ZARA, et d’autres comportent le terme PASTA ZARA sur un fond ovale ou semi- ovale, sans reproduction de l’élément figuratif. Toutefois, ces suppressions ou modifications, portant sur des éléments qui ne revêtent pas un caractère essentiel au sein du signe contesté, apparaissent sans incidence majeure sur l’impression d’ensemble produite par le signe tel qu’enregistré qui repose sur l’association des termes PASTA et ZARA, qui seront nécessairement utilisés pour désigner la marque dans le langage parlé comme à l’écrit. 50. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif. Sur l’usage en tant que marque 51. Il convient au préalable de rappeler que les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. 52. Par ailleurs, la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise de sorte que la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits et services eux-mêmes. Sa représentation sur les emballages, les catalogues, le support publicitaire ou sur les factures concernant les produits et services en cause peut donc suffire. 53. En l’espèce, la marque contestée PASTA ZARA apparaît apposée sur les emballages de produits, des bannières de présentation et des supports publicitaires (annexes 4, 5, 8 du titulaire de la marque contestée) pour désigner des pâtes alimentaires sèches.

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En outre, la marque contestée est indiquée dans la désignation des produits sur les factures (annexes 2.2 à 2.10) et sur le catalogue de produits (annexe 5), lesquels démontrent une commercialisation effective pour les produits précités. 54. Ainsi, les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent effectivement sur un usage à titre de marque, qui s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, se rapportant directement à des pâtes alimentaires sèches. Sur l’importance de l’usage 55. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 56. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 57. En l’espèce, les preuves d’usage communiquées par le titulaire de la marque contestée font état de volumes de ventes importants ainsi que d’un usage constant et régulier au cours de la période de référence : • Le tableau Excel récapitulatif des ventes en France (annexe 3), corroboré par la déclaration du président de la société licenciée (annexe 7) attestent de volumes de ventes suivants : • Les factures communiquées (annexes 2.2 à 2.10) attestent des volumes de ventes suivants :

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Ainsi, comme le relève le titulaire de la marque contestée, le tableau des ventes fait état d’ « un volume très important de ventes [en France], soit 314 607.96 kg de pâtes en France entre 2019 et 2024, pour un montant de 279 846, 15 euros ». 58. Le tableau de correspondance entre le catalogue général de produits et les factures (annexe 2.0) identifie toutes les variétés de pâtes proposées (plus d’une centaine de références dans le catalogue et plus de cinquante références dans les factures communiquées). 59. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du demandeur selon lequel les factures apportées ne concernent qu’un nombre limité de magasins, et qu’ainsi, il semblerait que « la marque soit commercialisée auprès de petites épiceries n’accueillant qu’un nombre restreint de clients ». En effet, si les factures produites concernent une dizaine de clients, elles attestent néanmoins de la vente de pâtes alimentaires sèches, pour des montants importants et réguliers, et des volumes importants tels que démontrés précédemment, y compris au regard du marché concerné. Ces éléments combinés et pris dans leur ensemble permettent d’établir que l’usage du signe PASTA ZARA ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. 60. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée avec le consentement de son titulaire, au cours de la période pertinente, pour des pâtes alimentaires sèches. Usage pour les produits enregistrés 61. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. 62. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée doit démontrer l’usage pour les produits suivants : « Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 63. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort de l’ensemble des pièces produites par le titulaire de la marque contestée (et notamment des factures, du catalogue général de produits, ou encore des photographies des produits), que les produits commercialisés sous cette marque

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consistent en des pâtes alimentaires sèches telles que des « spaghetti », « spaghettini », « fusilli », « penne », « rigatoni », « tubetti », etc. 64. En outre, le contrat de licence exclusive établi au profit de la société PASTA ZARA S.P.A. précise en son article 1 que « Le concédant accorde au licencié, qui accepte, une licence exclusive d’utilisation des marques « PASTA ZARA », […] pour des produits relatifs au secteur alimentaire et à la transformation des aliments et, en particulier, « pour des pâtes sèches de stinées à la consommation humaine » (annexe 1.1). 65. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « pâtes alimentaires sèches ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 66. En l’espèce, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les « pâtes alimentaires sèches », il ne peut valoir pour les produits suivants :« pâtes alimentaires fraîches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage », dans la mesure où, comme l’indique le demandeur, il s’agit de produits dont la composition, la durée de conservation, et le mode de préparation diffèrent nettement. En outre, il est rappelé à cet égard que la similarité entre produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement est inopérante. Ainsi, l’usage démontré pour les pâtes alimentaires sèches ne permet pas de constituer un usage pour le libellé de la marque contestée dans son intégralité, l’usage devant être prouvé pour chacun des produits désignés dans l’enregistrement. 67. Concernant les « pâtes alimentaires fraîches », la seule fourniture d’une facture datée du 5 décembre 2023 (référencée FT06-2308489) et d’un visuel représentant un paquet de « gnocchis » dans le catalogue général de produits (annexe 5) ne saurait permettre de conclure à une exploitation régulière et sérieuse de la marque contestée pour ces produits. 68. Concernant les « pâtes alimentaires prêtes à l’usage », ainsi que le relève le demandeur, les seuls éléments fournis se limitent à deux photographies représentant des plats de pâtes en sauce apparaissant sur la page de présentation et sur la bannière du site Internet du licencié exclusif du titulaire de la marque contestée (annexes 1.2 et 1.3), et n’apparaissent pas suffisants pour établir la preuve d’un usage sérieux pour de tels produits. 69. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « pâtes alimentaires fraîches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ».

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Conclusion 70. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les produits listés au point 65, à savoir les « pâtes alimentaires sèches » et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits (visés au point 69), de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 71. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 72. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour les produits visés au point 69 à compter du 31 octobre 2024. B . Sur la répartition des frais 73. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 74. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 75. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure (et de représentation) par la partie perdante. 76. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié. 77. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 78. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de prise en charge des frais.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC24-0163 est partiellement justifiée. Article 2 : La société FFAUF ITALIA S.P.A. est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale n° 525926 à compter du 31 octobre 2024, pour les produits suivants : « pâtes alimentaires fraîches, conservées, surgelées, prêtes à l’usage ». Article 3 : La demande de répartition des frais est rejetée.