OPP 23-3747 Le 16/06/25 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KEN GROUP (SAS) a déposé le 14 juillet 2023 la demande d’enregistrement n° 4977610 portant sur le signe verbal MASADA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 4 octobre 2023, la société MASNADA S.r.l. (société organisée selon les lois de l’Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MASNADA, déposée le 31 mars 2015 sous le numéro 13899018 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 24 octobre 2023, l’Institut a adressé à la société déposante une notification portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et l’a invitée à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti, ce qu’elle a effectué par la suite. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition ayant fait l’objet d’une action en déchéance devant l’EUIPO, la procédure a été suspendue. L’action en déchéance ayant finalement abouti à une décision de l’EUIPO le 18 décembre 2024, les parties ont été informées de la reprise de la procédure d’opposition, sur laquelle il convient dès lors de statuer. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage, sacs pour cosmétiques; sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; parasols; parapluies; vêtements pour animaux; sacs pour transporter les animaux; Vêtements ; habillement ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sandales ; bottes ; bottines ; talons (escarpins) ; espadrilles ; antidérapants pour chaussures ; chaussures pour le bain ; semelles intérieures ; Tiges de bottes ; Bottines ; Ferrures de chaussures ; Bouts de chaussures ; Talonnettes pour chaussures ; sous-vêtements ; caleçons ; tee-shirts ; vestes ; manteaux ; manteaux de pluie ; jupes ; robes ; ponchos ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Peignoirs de bain ; Maillots de bain ; Sandales de bain ; Boas [tours de cou] ; Capuchons [vêtements] ; Châles ; Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Combinaisons de ski nautique ; Gaines [sous-vêtements] ; Étoles [fourrures] ; Cirés imperméables ; Mantilles ; Bas ; Bandanas [foulards] ; Pyjamas ; Semelles de chaussures ; Voiles [vêtements] ; Bretelles ; Layettes ; Cols ; Maillots de sport ; Mitaines ; Couvre-oreilles [habillement] ; Manchettes [habillement] ; Dessous-de-bras ; Costumes de plage ; Peignoirs ; Poches de vêtements ; Fixe-chaussettes ; Jarretelles ; Jupons ; Collants ; Tabliers [vêtements] ; Uniformes ; Visières [chapellerie] ; Sabots [chaussures] ; Chemisiers ; Justaucorps [vêtements] ; Bérets ; Chancelières non chauffées électriquement ; Brodequins ; Chemises ; Empiècements de chemises ; Plastrons de chemises ; Tee- shirts ; Camisoles ; Gilets ; Vestes de pêcheurs ; Vareuses ; Combinaisons [vêtements de dessous] ; Vêtements confectionnés ; Faux-cols ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; Bonnets de douche ; Pantoufles ; Jupes ; Pantalons ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Pardessus ; Gabardines [vêtements] ; Souliers de gymnastique ; Jerseys [vêtements] ; Chandails ; Livrées ; Manchons [habillement] ; Empeignes de chaussures ; Pochettes [habillement] ; Parkas ; Pèlerines ; Pelisses ; Guêtres ; Leggins [pantalons] ; Tricots [vêtements] ; Vêtements de gymnastique ; Sandales ; Saris ; Slips ; Chapeaux ; Guimpes [vêtements] ; Toges ; Costumes ; Turbans ; bandeaux pour la tête (habillement) ; casquettes et sandales de bain ; boas (tours de cou) ; écharpes ; corset ; bonnets ; casquettes ; voilettes ; vêtements en papier ; maillots ; noeuds papillon ; paréos ; costumes de mascarades ; vêtements de plage ; robes de chambre ; protège-chaussures en caoutchouc ; manteaux courts ; combinaisons (vêtements) ; pull-overs ; maillots de sport ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « sacs ; vêtements ; chaussures ». Toutefois, suite à la décision de déchéance partielle de l’EUIPO du 18 décembre 2024, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vêtements ; chaussures ». La société opposante soutient que les produits visés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; habillement ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sandales ; bottes ; bottines ; talons (escarpins) ; espadrilles ; antidérapants pour chaussures ; chaussures pour le bain ; semelles intérieures ; Tiges de bottes ; Bottines ; Ferrures de chaussures ; Bouts de chaussures ; Talonnettes pour chaussures ; sous-vêtements ; caleçons ; tee-shirts ; vestes ; manteaux ; manteaux de pluie ; jupes ; robes ; ponchos ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Peignoirs de bain ; Maillots de bain ; Sandales de bain ; Boas [tours de cou] ; Capuchons [vêtements] ; Châles ; Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Combinaisons de ski nautique ; Gaines [sous-vêtements] ; Étoles [fourrures] ; Cirés imperméables ; Mantilles ; Bas ; Bandanas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

[foulards] ; Pyjamas ; Semelles de chaussures ; Voiles [vêtements] ; Bretelles ; Layettes ; Cols ; Maillots de sport ; Mitaines ; Couvre-oreilles [habillement] ; Manchettes [habillement] ; Dessous-de-bras ; Costumes de plage ; Peignoirs ; Poches de vêtements ; Fixe-chaussettes ; Jarretelles ; Jupons ; Collants ; Tabliers [vêtements] ; Uniformes ; Visières [chapellerie] ; Sabots [chaussures] ; Chemisiers ; Justaucorps [vêtements] ; Bérets ; Chancelières non chauffées électriquement ; Brodequins ; Chemises ; Empiècements de chemises ; Plastrons de chemises ; Tee-shirts ; Camisoles ; Gilets ; Vestes de pêcheurs ; Vareuses ; Combinaisons [vêtements de dessous] ; Vêtements confectionnés ; Faux-cols ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; Bonnets de douche ; Pantoufles ; Jupes ; Pantalons ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Pardessus ; Gabardines [vêtements] ; Souliers de gymnastique ; Jerseys [vêtements] ; Chandails ; Livrées ; Manchons [habillement] ; Empeignes de chaussures ; Pochettes [habillement] ; Parkas ; Pèlerines ; Pelisses ; Guêtres ; Leggins [pantalons] ; Tricots [vêtements] ; Vêtements de gymnastique ; Sandales ; Saris ; Slips ; Chapeaux ; Guimpes [vêtements] ; Toges ; Costumes ; Turbans ; bandeaux pour la tête (habillement) ; casquettes et sandales de bain ; boas (tours de cou) ; écharpes ; corset ; bonnets ; casquettes ; voilettes ; vêtements en papier ; maillots ; noeuds papillon ; paréos ; costumes de mascarades ; vêtements de plage ; robes de chambre ; protège-chaussures en caoutchouc ; manteaux courts ; combinaisons (vêtements) ; pull-overs ; maillots de sport ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir » de la demande d’enregistrement, qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits (chaussures, articles de maroquinerie, mobilier…), ne font pas partie de la catégorie générale ni n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis relevant des articles d’habillement. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle (fabricants de produits faits en cuir et simili-cuir pour les premiers ; tout public pour les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (tanneries et grossistes spécialisés pour les premiers ; magasins d’habillement pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Les « parasols; parapluies; vêtements pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis. En outre, ces produits ne sont pas proposés dans les mêmes enseignes (rayons spécialisés dans les grands magasins et animaleries pour les premiers, magasins d’habillement pour les seconds). Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, l’usage des seconds ne nécessitant pas obligatoirement le recours des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Enfin, les produits suivants : « malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage, sacs pour cosmétiques; sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; sacs pour transporter les animaux » de la demande contestée ne peuvent plus être comparés aux « sacs » invoqués par la société opposante, ces derniers ayant été déchus par la décision de déchéance partielle de l’EUIPO du 18 décembre 2024. Par ailleurs, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MASADA. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MASNADA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause qu’ils sont tous les deux constitués d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté que les signes en présence sont constitués de dénominations visuellement et phonétiquement très proches, à savoir MASADA pour le signe contesté et MASNADA pour la marque antérieure (longueur proche, à savoir respectivement six et sept lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant les séquences communes MAS-/-ADA, même rythme en trois temps, même succession de sonorités d’attaque et finales [masse-a-da]). La différence liée à la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre N, n’est pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre les dénominations en cause dès lors qu’elle est sans incidence sur le rythme et ne porte que sur une seule lettre placée au centre du signe, les signes restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal MASADA est donc similaire à la marque antérieure MASNADA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MASADA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; habillement ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sandales ; bottes ; bottines ; talons (escarpins) ; espadrilles ; antidérapants pour chaussures ; chaussures pour le bain ; semelles intérieures ; Tiges de bottes ; Bottines ; Ferrures de chaussures ; Bouts de chaussures ; Talonnettes pour chaussures ; sous-vêtements ; caleçons ; tee-shirts ; vestes ; manteaux ; manteaux de pluie ; jupes ; robes ; ponchos ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Peignoirs de bain ; Maillots de bain ; Sandales de bain ; Boas [tours de cou] ; Capuchons [vêtements] ; Châles ; Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Combinaisons de ski nautique ; Gaines [sous-vêtements] ; Étoles [fourrures] ; Cirés imperméables ; Mantilles ; Bas ; Bandanas [foulards] ; Pyjamas ; Semelles de chaussures ; Voiles [vêtements] ; Bretelles ; Layettes ; Cols ; Maillots de sport ; Mitaines ; Couvre-oreilles [habillement] ; Manchettes [habillement] ; Dessous- de-bras ; Costumes de plage ; Peignoirs ; Poches de vêtements ; Fixe-chaussettes ; Jarretelles ; Jupons ; Collants ; Tabliers [vêtements] ; Uniformes ; Visières [chapellerie] ; Sabots [chaussures] ; Chemisiers ; Justaucorps [vêtements] ; Bérets ; Chancelières non chauffées électriquement ; Brodequins ; Chemises ; Empiècements de chemises ; Plastrons de chemises ; Tee-shirts ; Camisoles ; Gilets ; Vestes de pêcheurs ; Vareuses ; Combinaisons [vêtements de dessous] ; Vêtements confectionnés ; Faux-cols ; Vêtements en cuir ; Vêtements en imitations du cuir ; Bonnets de douche ; Pantoufles ; Jupes ; Pantalons ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Pardessus ; Gabardines [vêtements] ; Souliers de gymnastique ; Jerseys [vêtements] ; Chandails ; Livrées ; Manchons [habillement] ; Empeignes de chaussures ; Pochettes [habillement] ; Parkas ; Pèlerines ; Pelisses ; Guêtres ; Leggins [pantalons] ; Tricots [vêtements] ; Vêtements de gymnastique ; Sandales ; Saris ; Slips ; Chapeaux ; Guimpes [vêtements] ; Toges ; Costumes ; Turbans ; bandeaux pour la tête (habillement) ; casquettes et sandales de bain ; boas (tours de cou) ; écharpes ; corset ; bonnets ; casquettes ; voilettes ; vêtements en papier ; maillots ; noeuds papillon ; paréos ; costumes de mascarades ; vêtements de plage ; robes de chambre ; protège- chaussures en caoutchouc ; manteaux courts ; combinaisons (vêtements) ; pull-overs ; maillots de sport ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI