OP24-2597 11/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S M a déposé, le 15 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 054 503 portant sur le signe verbal FATH. Le 23 juillet 2024, la société PANOUGE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FATH, déposée le 19 mars 2024 et enregistrée sous le n° 5 039 889, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FATH, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal FATH, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques, ceux-ci étant pareillement composés du seul élément verbal FATH.

Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au sein de son exposé des moyens, communiqué le 9 septembre 2024, la société opposante a expressément limité la portée de son opposition. Il en résulte que l’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes (optique) ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; affiches ; serviettes de toilette en papier ; livres ; instruments d’écriture ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

leurs

alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de

montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Elle invoque, en outre, la diversification des activités des entreprises en fournissant diverses pièces en ce sens. Les « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes (optique) ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; serviettes de toilette en papier ; instruments d’écriture ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux

précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles

;

porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes nature et fonction que les « parfums » invoqués de la marque antérieure. Toutefois, la société opposante invoque « l’existence d’un phénomène de diversification des activités dans les domaines […] de la parfumerie, de la bijouterie/horlogerie […] et de la mode, de manière générale ». Elle ajoute également que « de nombreuses marques de prêt-à-porter ont depuis longtemps étendu leurs gammes de produits aux parfums, ainsi qu’aux articles de lunetterie » et que « ce même phénomène s’observe dans les domaines de l’imprimerie/papeterie et des articles pour fumeurs ». En effet, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles de lunetterie, papeterie, bijouterie, maroquinerie, habillement et accessoires pour fumeurs que des articles de parfumerie. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. En outre, l’opposante indique que tous ces produits « relèvent […] du domaine de la mode et sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle soucieuse de son apparence ». En ce sens, dans un arrêt du 9 février 2021 confirmant une décision d’opposition NOMADE / NOMADE, la Cour d’appel de Paris a admis un risque de confusion sur l’origine des produits des classes 14 et 25 de la demande d’enregistrement et des « produits de parfumerie » de la marque antérieure en raison de l’identité des signes et de la diversification des entreprises concernées, telle que démontrée par les pièces fournies. Ne saurait toutefois être accueilli l’argument du déposant indiquant que les produits précités n’ont pas la même clientèle dès lors que, comme le relève la société opposante, les produits précités des classes 9, 14, 16, 18, 25 et 34 de la demande d’enregistrement sont tous des produits de consommation courante proposés au grand public, tout comme le sont les parfums. En revanche, les « affiches ; livres ; métaux précieux et leurs alliages ; cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de feuilles imprimées conçues en tant que support de communication visuelle et destinées à transmettre un message, attirer l’attention et informer un public, d’un assemblage de feuilles imprimées réunies en un volume, broché ou relié, de matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, autres qu’à usage dentaire, de matières premières brutes ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), d’enveloppes extérieures du corps des animaux, d’objets portatifs formés d’un manche et d’étoffes tendues destinées à

protéger du soleil et de bâtons sur lesquels s’appuyer en marchant, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parfums » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables. Ne saurait suffire l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des produits du domaine de la mode. En effet, retenir ce seul critère, très large, reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. En outre, les documents fournis par la société opposante ne démontrent nullement que ces produits seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités. A cet égard, le fait qu’il existe « […] des Editions Louis Vuitton [proposant] plus de cent ouvrages […] » (annexe 3, p.220) ne peut suffire à prouver une pratique générale de diversification dans les domaines de la parfumerie et de l’édition. Ces produits n’apparaissent dès lors pas similaires. Enfin, ne saurait être retenue la décision de justice citée par le déposant à l’appui de son argumentation concernant la classe 25, dès lors qu’elle est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes sont identiques et certains produits ont été considérés comme présentant un certain lien entre eux en raison de la diversification des activités telle que démontrée par la société opposante. Ainsi, en prenant en compte l’ensemble des facteurs pertinents, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. A cet égard, l’identité des signes ne saurait compenser les trop grandes différences entre les produits précités. Par ailleurs, le déposant affirme que « jusqu’à la date de sa demande d’enregistrement, la marque ‘JACQUES FATH’ était détenue, sans exploitation depuis plus de cinq ans, notamment pour les mêmes classes que celles concernées par sa demande d’enregistrement,

par [une société tierce], ce qui ne contrariait pas » la société opposante, et que, depuis la demande d’enregistrement du déposant, la société tierce « a procédé à deux nouveaux dépôts de marques auprès de l’INPI […] ‘JACQUES FATH’ et ‘JACQUES FATH COUTURE’ […] dépôts [ayant] été réalisés de mauvaise foi pour le priver de ses droits légitimes sur les marques FATH et JACQUES FATH ». Cette argumentation est toutefois inopérante car le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement du droit antérieur invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que les marques citées par le déposant coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils peuvent engager. Au surplus, il appartient au déposant, pour faire valoir une éventuelle mauvaise foi à l’encontre d’autres marques, de former des demandes spécifiques en nullité fondées sur ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FATH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; lunettes (optique) ; Sacoches conçues pour ordinateurs portables ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; serviettes de toilette en papier ; instruments d’écriture ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres

;

bracelets

de

montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

« vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement)

;

foulards

;

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.