OPP 25-0408 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société B.O. VISION (société à responsabilité limitée) a déposé le 15 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 960 portant sur le signe verbal OPTICAL FACTORY. Le 5 février 2025, Monsieur J F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative française , enregistrée le 26 janvier 2000 sous le n° 3 003 551 et régulièrement renouvelée. Le 20 février 2025, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire partielle à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.

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Le 17 avril 2025 la marque antérieure n° 3 003 551 a fait l’objet d’une transmission totale de propriété inscrite au BOPI, le 16 mai 2025. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité l’opposant à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et les services revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut réputée acceptée par la société titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les

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accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Instruments optiques à savoir lunettes de soleil et lunettes de vue ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux

de

bureau ; Distribution de prospectus d’échantillons ; Services d’abonnement de journaux pour des tiers ; Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ». Dans le récapitulatif de l’opposition, l’opposant a indiqué que les produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée étaient identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

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Force est de constater que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de

photocopie ; services de bureaux de placement ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l’évidence à certains des services de la marque antérieure. En revanche, à défaut de lien précis et d’argumentation de l’opposant justifiant de l’identité ou de la similarité entre les autres produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons

de

repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » et les

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produits et services précités de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, le risque de confusion n’est pas établi. A cet égard, l’opposant se contente d’indiquer être « fondateur et dirigeant depuis le 29.02.2000 de la première enseigne nationale de déstockage de lunettes optiques solaires » et « être présents exclusivement dans des centres de marques appelés historiquement « Magasins d’Usine » ou « Factory Outlet » ». Toutefois, ces éléments sont extérieurs à la présente procédure, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à l’évidence, à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPTICAL FACTORY, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif SUN FACTORY, ci-dessous reproduit : . L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément graphique et d’une présentation particulière. Si les signes ont en commun l’élément verbal FACTORY, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, le terme anglais FACTORY, qui sera perçu par le consommateur comme signifiant « usine », « fabrique » apparaît faiblement distinctif au regard des produits et des services visés, dont il est susceptible d’en désigner l’origine, à savoir des produits et services fabriqués ou proposés par une telle usine. Ainsi, le consommateur ne percevra pas dans cet élément, une référence à l’origine commerciale des produits et services ni une référence à la marque antérieure mais davantage un terme ayant un lien direct et concret avec ces derniers. Il s’ensuit que le terme FACTORY, commun aux signes en présence, n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au regard de ces produits et services, de sorte que son utilisation n’est pas susceptible de porter atteinte à la marque antérieure. Or, en présence de marques composées d’éléments dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause. En l’espèce, les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux OPTICAL FACTORY du signe contesté et SUN FACTORY de la marque antérieure se différencient par leurs longueur et présentation (respectivement deux termes totalisant quatorze lettres et deux termes totalisant dix lettres présentés sur un fond de forme ovale de couleur noire dans deux polices différentes stylisées). Ces signes présentent donc une physionomie distincte. Phonétiquement, les éléments verbaux OPTICAL FACTORY et SUN FACTORY se distinguent également par leur rythme (respectivement six et quatre temps) ainsi que par leurs sonorités d’attaque [op-ti-kal] pour le signe contesté et [seun] pour la marque antérieure, ce qui leur confère également une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, pris dans leur ensemble, les signes possèdent des évocations différentes en raison de la présence des termes anglais OPTICAL dans le signe contesté, évoquant l’optique, et SUN dans la marque antérieure, renvoyant au soleil.

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Ainsi, compte tenu du caractère très faiblement distinctif du terme FACTORY et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de l’opposant tenant aux « conditions commerciales » imposées et par les « industriels et [les] centres « Marques Avenue » ou « MacArthur Glen » », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Il en va de même de son argument selon lequel « l’utilisation qualitative « FACTORY » par une enseigne « full Price » du même secteur optique que » celui de l’opposant constituerait notamment du parasitisme. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, les questions de parasitisme relevant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Le signe verbal contesté OPTICAL FACTORY n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les preuves d’exploitation de la marque antérieure pour les produits et services invoqués, la demande d’enregistrement contestée n’apparaît, en tout état de cause, pas de nature à porter atteinte à cette marque en l’absence de similarité des signes. Il n’existe donc pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité à l’évidence d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OPTICAL FACTORY peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.