OPP 25-0799 20/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur N N, agissant pour le compte de THE BLACK STONE, société en cours de formation a déposé le 12 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5 105 189 portant sur le signe verbal THE BLACK STONE. Le 3 mars 2025, la société BLACK STONE (société par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec la dénomination sociale BLACK STONE, immatriculée le 27 janvier 2014 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 799 885 108. Le 25 février 2025, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Le 19 août 2025, l’Institut a notifié une décision de rejet partiel de la demande de marque contestée, inscrite au Registre (OP25-0803). Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). 1) Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante énumère les activités qu’elle fait valoir exercer sous la dénomination sociale APOTICARI, de la façon suivante : « création, conception, vente, import-export articles de bijouterie, horlogerie, mercerie, maroquinerie, gadget et accessoires de mode » La société opposante joint notamment les pièces suivantes à son exposé des moyens :  Un extrait Kbis de la société BLACK STONE attestant d’une immatriculation (Pièce n°1) ;

 Des factures éditées par la société opposante sous la dénomination sociale BLACK STONE pour la vente de bijoux (Pièce n°4) ;  Des bons de commandes passés auprès de la société opposante faisant état de l’exploitation de la dénomination sociale pour la vente de bijoux (Pièces n° 5.2 et 5.3) ;  Des copies-écran du site internet <www.bohm-paris.fr> faisant état de la vente de bijoux et mention de la dénomination sociale BLACK STONE dans les conditions générales vente applicables et diffusées à l’attention des consommateurs (Pièces n° 8.1 et 8.2). Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société BLACK STONE exerce une activité de production et commercialisation de bijoux, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de constater l’exploitation de la dénomination sociale BLACK STONE pour une activité en lien avec les produits et services suivants : « horlogerie, mercerie, maroquinerie, gadget et accessoires de mode » également invoqués au titre de la présente opposition. Par conséquent, il convient de prendre en considération, aux fins de la présente procédure, l’activité de production et commercialisation de bijoux, effectivement exercée par la société opposante sous la dénomination sociale BLACK STONE. 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et activités Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée. Suite aux rejets partiels de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ». Comme précédemment relevé, la dénomination sociale a été exploitée pour une activité de production et commercialisation de bijoux, qui sera seule prise en compte pour la présente comparaison.

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les produits précités de la demande contestée apparaissent similaires à des degrés divers à l’activité exercée sous la dénomination sociale antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE BLACK STONE, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée est désignée par le signe BLACK STONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison du signe antérieur. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la dénomination sociale antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant à la reprise à l’identique, au sein du signe contesté, des éléments verbaux BLACK STONE de la dénomination sociale antérieure. Les signes diffèrent uniquement par la présence de l’élément verbal THE en attaque du signe contesté, simple article défini mettant en exergue les éléments qui le suivent, n’est pas de nature à écarter la similarité des signes, compte tenu des ressemblances prépondérantes précitées. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE BLACK STONE est donc similaire à la dénomination sociale antérieure BLACK STONE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits de la demande avec l’activité de production et commercialisation de bijoux exercée sous la dénomination sociale antérieure, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et activité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE BLACK STONE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages », sans porter atteinte aux droit de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure BLACK STONE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.