OPP25-0803 19/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N N, agissant pour le compte de THE BLACK STONE, société en cours de formation, a déposé le 12 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5 105 189 portant sur le signe verbal THE BLACK STONE. Le 3 mars 2025, la société J.A. DE BRUIJN B.V. (société régie selon les lois néerlandaises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal BLACKSTONE déposée le 8 décembre 2021 et enregistrée sous le n° 018 618 024.

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Le 25 février 2025, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire partiel à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité de la demande d’enregistrement. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement contestée, réputé accepté par son déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages ; peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies et parasols ; cuir brut ou mi- ouvré ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski ».

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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cuir et imitations cuir ; peaux d’animaux, peaux ; malles et sacs de voyage ; parapluies, fouets, harnais et sellerie ; vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ;peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies et parasols ; cuir brut ou mi- ouvré ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, pour certains à des degrés divers, à ceux de la marque antérieure invoquée. A leur égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que ne conteste par le déposant. En revanche, les produits suivants : « huiles essentielles ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande contestée s’entendent respectivement comme suit :

- Les « huiles essentielles », de substances volatiles obtenues par distillation de substances aromatiques contenues dans diverses plantes ;

- Les « porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) », d’anneaux ou étuis de fantaisie destinés à porter les clés ;

- Les « boîtes en métaux précieux », d’articles destinés à contenir les bijoux ou de la joaillerie ;

- Les « métaux précieux et leurs alliages », de matières brutes ou mi- ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, destinés à être mis en œuvre dans de nombreux domaines, tels que la bijouterie, l’orfèvrerie, la médecine, la fabrication d’instruments de musique, l’industrie électronique et de haute technologie, l’industrie chimique, ou encore l’industrie photographique. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les produits suivants : « cuir et imitations cuir; peaux d’animaux, peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, fouets, harnais et sellerie ; vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, lesquels s’entendent respectivement de matières premières destinées à être mises en œuvre dans divers secteurs tels que l’ameublement ou la maroquinerie, de contenants permettant de transporter des effets personnels, d’accessoires portatifs destinés à protéger de la pluie, d’un ensemble d’articles d’équipement pour conduire des chevaux, ainsi que divers articles d’habillement.

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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal THE BLACK STONE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKSTONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes présentent des ressemblances d’ensemble visuelles, phonétiques et intellectuelles du fait de la présence des éléments BLACK/STONE. A cet égard, la présence de l’élément verbal THE en attaque du signe contesté, simple article défini mettant en exergue les éléments qui le suivent, n’est pas de nature à écarter la similarité des signes, compte tenu des ressemblances prépondérantes précitées. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE BLACK STONE est donc similaire à la marque verbale antérieure BLACKSTONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « cosmétiques ; parfums ;peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies et parasols ; cuir brut ou mi- ouvré ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski » de la demande contestée avec ceux de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En outre, comme le démontre la société opposante, certaines entreprises de prêt-à-porter et d’articles d’habillement ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des articles de cosmétique et parfumerie. Cette diversification, conjuguée à la proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « cosmétiques ; parfums » de la demande d’enregistrement contestée et des « vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « huiles essentielles ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; boîtes en métaux précieux ; métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme non similaires et non susceptibles d’être rattachés à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence et ce malgré la grande proximité des signes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des activités des entreprises concernant les produits précités, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce, les exemples fournis ne portant pas sur ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté THE BLACK STONE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ;peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies et parasols ; cuir brut ou mi- ouvré ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures

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(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski », sans porter atteinte aux droit de la société opposante sur la marque antérieure n° 018 618 024 portant sur le signe verbal BLACKSTONE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ;peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; parapluies et parasols ; cuir brut ou mi- ouvré ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.