FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d’huissier signifié le 22 janvier 1998, la S.A.R.L MICROCAZ se prétendant propriétaire de la marque « OCEANET », a fait assigner la S.A.R.L OCEANET devant le tribunal de Commerce du MANS afin qu’elle soit condamnée :

– sous astreinte de 1. 000 F par jour de retard à compter de la signification, à mettre fin à tous agissements de contrefaçon de sa marque et, plus particulièrement, à modifier la marque qu’elle utilise sur le réseau Internet ;

– à lui payer 50. 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 10. 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 15 Juin, la Tribunal de Commerce du Mans s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance du MANS.

Par acte du 15 décembre 1998, la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION (S.F.D.I.). intervient volontairement à la procédure aux côtés de l’E.U.R.L. OCEANET.

Toutes deux concluent au débouté et forment une demande reconventionnelle.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 1999, la S.A.R.L MICROCAZ fait valoir les moyens et arguments suivants :

Exerçant une activité commerciale dans le domaine de la vente de matériels informatiques et de la prestation Internet et réseaux, elle a fait inscrire le 31 juillet 1996 auprès de l’INSEE, la dénomination « OCEANET ».

Le 2 septembre 1996 elle a déposé à titre de marque auprès de l’I.N.P.I. le nom « OCEANET » sous le numéro 96/640353.

Elle s’est aperçue que la société OCEANET établie en Loire Atlantique, utilisait sur le réseau Internet un code d’accès pouvant générer une confusion dans l’esprit des internautes avec le sien qui est www.oceanet.tm.fr.

En effet la seule différence est le sigle « tm » (trade mark ) relatif à l’existence d’un dépôt de marque.

Ce risque est d’autant plus évident que l’E.U.R.L. OCEANET comme la S.A. S.F.D.I. exercent une activité de « provider » de sorte qu’elles interviennent en amont de la société MICROCAZ et peuvent ainsi détourner sa clientèle potentielle.

Elle conteste aux défenderesses tout le droit d’antériorité sur la marque « OCEANET » dans la mesure où :

– celles-ci ne bénéficiaient pas du nom de domaine « OCEANET » avant le 5 août 1996 ; à cette date elle avait déjà déposé cette dénomination comme nom d’enseigne au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;

– elles n’ont, par la suite, sollicité que l’octroi d’un nom de domaine historique ou générique « .COM » qui est totalement différent du domaine « .FR » où la production d’un extrait K.bis et un numéro SIRET est indispensable ; les statuts de E.U.R.L. OCEANET n’ayant été signés que le 11 septembre 1996, ce n’est qu’à partir de cette date qu’elles ont pu envisager d’obtenir un serveur dans le domaine « .FR » et déposer le nom « OCEANET » comme marque ;

– même dans le domaine « .COM », elles n’ont pu utiliser le nom de domaine « OCEANET » compte tenu de l’antériorité d’une société américaine qui avait déjà réservé ce nom de domaine ;

– au mieux, l’E.U.R.L. OCEANET a pu bénéficier d’une simple adresse I.P. (Internet Protocol) qui n’est pas un nom de domaine mais une simple adresse de travail sans accès direct par le public qui doit avoir connaissance du nom de code complexe pour accéder au site.

Elle maintient que sa marque déposée « OCEANET » est contrefaite par les défenderesses qui utilisent « OCEANET » comme nom de domaine dès lors que l’usage de l’arobase « @ » est interdit par la Charte de Nommage applicable sur le réseau Internet.

Elle précise en outre, qu’après avoir rencontré des difficultés avec une autre société « OCE NEDERLAND » elle a effectué le 16 juin 1998 auprès de I’I.N.P.I., une déclaration de renouvellement modificative préservant la date du dépôt initial.

Elle soutient encore que « .FR » ou « .TM.FR » sont répertoriés sous la même catégorie de domaines historique ou générique, à savoir « .FR » ce qui les distinguent totalement du domaine « .COM ».

Elle conteste aux défenderesses tout droit de pouvoir user du nom de domaine OCEANET dans les classes 41 (formation et divertissement) et 42 (location de temps d’accès à un serveur de base de données) dés lors que le risque de confusion demeure pour les autres activités.

Invoquant les articles 1382 du code civil et L.711-4, et L-713-1 et suivants et L-716-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles et à la condamnation avec exécution provisoire :

– de la société sous astreinte définitive de 1. 000 F par jour de retard, à mettre fin à tous ses agissements de contrefaçon de marque et plus particulièrement à modifier la marque qu’elle utilise de manière à éliminer tous risques de confusion ;

– des sociétés OCEANET et S.F.D.I. solidairement à lui payer 30. 000 F à titre de dommages-intérêts et 10. 000 F en application de l’article 700 du Nouveau de Procédure Civile.

Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 2 avril 1999, les sociétés OCEANET et S.F.D.I. répliquent :

La S.F.D.I. a décidé courant 1996, d’étendre son activité à la fourniture d’accès à Internet.

Elle s’est assurée auprès du registre national des métiers et du R.C.S. de la disponibilité du signe « OCEANET » avant de demander à la société INTERFACES de lui créer un serveur d’accès à Internet sous le nom de domaine « OCEANET ».

Le 3 juillet 1996, elle a déposé une demande d’ouverture de ligne Internet auprès de TRANSPAC et a demandé à ce prestataire d’effectuer les démarches, auprès d’Internic pour réserver le nom de domaine « OCEANET.COM » réservation qui lui a été confirmée par TRANSPAC.

Ce nom de domaine n’a cependant pas pu être enregistré auprès d’Internic. en raison du dépôt préalable du même nom de domaine fait le 10 juillet 1996 par une société américaine OCEAN OF AMERICA.

Bien que son site « OCEANET » était déjà en fonctionnement depuis la mi-juillet, elle a donc décider de muter son nom de domaine « OCEANET.COM » en « OCEANET.FR » ce qu’elle n’a été en mesure de faire qu’après création d’une filiale le 11 septembre 1998, l’ E.U.R.L OCEANET dont elle est l’associé unique.

Cette société a déposé, le 17 septembre 1996 à 1’I.N.P.I sous le numéro 96642572, le nom « OCEANET » à titre de marque pour les services des classes 42 (location de temps d’accès à un serveur de base de données) 38 (communication par terminaux d’ordinateurs), 25 (gestion des fichiers informatiques) et 41 (formation divertissements) étant précisé qu’elle visait principalement la classe 42 qui correspond à son activité principale de « provider ».

Les défenderesses font valoir que :

Il n’y a ni contrefaçon ni imitation de marque :

La marque « OCEANET » qu’elles ont déposée est une marque simple, différente de celle déposée par MICROCAZ qui est une marque complexe, en couleur, semi-figurative, comportant un accent sur le « e » de « océanet » et composé de deux vocables « OCE » et « NET » reliés entre-eux par le sigle informatique « @ » qui se prononce « at » (se traduisant en français par « chez »).

Aucune confusion n’est donc possible.

Si confusion il y a aujourd’hui elle résulte du fait de MICROCAZ qui a dénaturé sa propre marque en supprimant l’accent sur le « e » de « océanet » et en remplaçant l’arobase (@) par un « a ».

elles bénéficient d’une antériorité pour l’utilisation du nom de domaine « OCEANET »

Dés juillet 1996, le site « OCEANET » était accessible sur Internet et des clients y étaient hébergés nonobstant les difficultés rencontrées avec la société « OCEAN OF AMERICA »;

Le domaine générique qui en permettait l’accès (.FR ou .COM) est indifférent.

MICROCAZ n’a pas déposé sa marque pour l’activité de fournisseur d’accès à Internet.

En vertu du principe de spécialité, la marque déposée par MICROCAZ ne peut faire obstacle à celle qu’elles ont elles-mêmes été déposée dans les classes 41 et 42.

L’E.U.R.L. OCEANET n’exerce pas d’activité concurrente car elle est un opérateur Internet et non un simple utilisateur

du réseau Internet comme MICROCAZ qui doit faire appel à un opérateur (en l’espèce la Lyonnaise de Câble).

En outre, elle ne s’adresse qu’aux clients de la région nantaise situés dans le ressort téléphonique du tarif « communication locales ».

La marque déposée par MICROCAZ ne fait pas obstacle à l’utilisation du nom de domaine « OCEANET »

Ce nom de domaine était utilisé en juillet 1996 avant tout enregistrement de marque. Par suite, l’article L-713-6 du C.P.I. ne n’oppose pas à l’utilisation de cette enseigne postérieurement à l’enregistrement de la marque.

En outre, MICROCAZ qui n’exerce aucune activité de « provider » ne peut prétendre qu’une telle utilisation porterait préjudice.

Elles concluent, à titre principal au débouté des demandes formées contre elles pour absence de contrefaçon ou d’imitation et réclament 30. 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, si la contrefaçon ou l’imitation était retenue, elles concluent à l’annulation de la marque déposée et renouvelée par la société MICROCAZ et si l’antériorité du sigle « OCEANET » ne lui était pas reconnue, elles demandent au Tribunal de dire que la marque déposée par MICROCAZ ne fait pas obstacle à l’utilisation de celle déposée par l’ E.U.R.L. OCEANET pour les activités relevant des classes 41 et 42 ni à l’utilisation du signe « OCEANET » à titre du nom de domaine et de site web.

Elles se portent demanderesses reconventionnelles afin qu’il soit fait interdiction à la société MICROCAZ, sous peine d’astreinte de 1. 000 F par jour de retard, d’opérer toute contrefaçon de la marque « OCEANET » déposée par l’E.U.R.L. OCEANET sou le numéro 96642572.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 19 mai 1999.

II MOTIFS DE LA DECISION

Le 2 septembre 1996, MICROCAZ a déposé auprès de l’I.N.P.I. une Marque complexe en couleur sur fond bleu marine, associant une paire d’yeux avec une affiche bleu-ciel sur laquelle est écrit OCE@NET, les lettres étant de couleurs bleu-nuit et l’arobase de couleur rouge.

Cette marque semi-figurative, est à première vue, différente de la marque simple « OCEANET » écrite en lettres d’imprimerie majuscules noires sur fond blanc déposée par la S.A.R.L. OCEANET le 17 septembre 1996.

Ces deux signes sont cependant lus par le consommateur moyen, de la même manière. En effet :

– le « E » précédant « AN’ se lit généralement « é » dès lors qu’il n’est pas d’usage de mettre un accent sur une lettre majuscule;

– en français courant l’arobase, souvent utilisé à la place du « a » pour prévenir le lecteur d’une relation entre cette marque et le réseau Internet, se lit « a » car la lettre « a » y est contenu et que seule une petite minorité de personnes, internautes chevronnés connaissent la véritable signification de ce symbole.

La coexistence de ces deux marques utilisées par deux personnes morales différentes résulte donc d’une contrefaçon et 1a similitude des activités exercées et des services proposés par celles-ci est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit de l’internaute moyen qui connaissant l’existence de l’une de ces deux sociétés, peut être amené par un moteur de recherche sur le site de l’autre.

La société MICROCAZ ne justifie cependant pas avoir utilisé le signe « OCEANET » avant le 31 juillet 1996 date à laquelle elle a fait inscrire auprès de l’INSEE un établissement secondaire sous cette dénomination.

Elle ne prouve notamment pas avoir ouvert sur le réseau Internet avant cette date, un site comprenant le mot « OCEANET » dans son adresse ou son mon de site.

Or, il en résulte des pièces produites par les défenderesses :

– de l’attestation de Régis SAINT PAUL que le site « OCEANET » de la société S.F.D.I. a été référencé sur les principaux moteurs de recherche dès le mois de juillet 1996;

– de l’attestation de Jérôme TERRIEN que ce site « OCEANET » a été terminé, mis en ligne et était accessible sur Internet dès là mi-juillet 1996 ,

– d’un courrier de la société « COTE OUEST » en date du 10 mars 1999, que cette société a été hébergée sur le site « OCEANET » de la société S.F.D.I. dès le mois de juillet 1996.

En outre la société MICROCAZ ne peut sérieusement prétendre qu’un internaute moyen n’avait pas accès à ce site puisque, généralement, la recherche d’un sujet particulier se fait au moyen d’un moteur de recherche qui renvoie l’internaute sur les sites traitant de ce sujet sans que l’utilisateur ait besoin de connaître le nom exact du site ou l’adresse I.P.

Elle ne peut d’avantage se prévaloir de la différence qui existerait entre les domaines historiques ou générique les « .COM » ou ».FR », les moteur de recherche explorant indistinctement ces divers domaines pour proposer à l’internaute tous les sites ou adresses traitant du sujet recherché.

En outres, ces extensions « .COM » ou « .FR » peuvent être considérées comme des suffixes (tout comme le http://www. peut être considéré comme un préfixe) ne pouvant être faite que sur la seule partie distinctive, à savoir la dénomination « oceanet ».

Il résulte de ce qui précède que la société S.F.D.I. aux droits de laquelle vient l’E.U.R.L, OCEANET utilisait la dénomination OCEANET comme nom de domaine dès la mi-juillet 1996, soit antérieurement au dépôt par la demanderesse de sa marque complexe reprenant cette dénomination.

Par suite, même si son caractère frauduleux n’est pas établi par les pièces du dossier, ce dépôt a été effectué en contravention avec les dispositions de l’article L. 711-4 du C.P.I. et la marque déposée le 2 septembre 1996 sous le numéro 96640553 ainsi que son renouvellement effectué le 16 juin 1998 sous le numéro 98737606 seront déclarés nuls pour indisponibilité du signe.

En conséquence, la société MICROCAZ sera déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement à cesser, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision sous peine d’astreinte de 500 francs par jour de retard, d’user de la marque « OCEANET » déposée à l’I.N.P.I. par l’E.U.R.L. OCEANET sous le numéro 96642572.

L’équité commande d’allouer aux demanderesses reconventionnelles 10 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE (S.F.D.I.) en son intervention volontaire.

Déclare nuls la marque déposée le 2 septembre 1996 sous le numéro 96640553 et son renouvellement effectué le 16 juin 1998 sous le numéro 98737606 par la S.A.R.L. MICROCAZ.

Déboute la S.A.R.L. MICROCAZ de ses fins et conclusions.

La condamne à cesser, dans les deux mois suivant la présente décision sous peine d’astreinte de 500 F par jour de retard, tout usage de la marque « OCEANET » déposée à l’I.N.P.I. par l’E.U.R.L. OCEANET sous le numéro 96642572.

La condamne aux frais et dépens ainsi qu’à payer à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE et à l’E.U.R.L. OCEANET un montant de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application des dispositions de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le tribunal : M^me FLISE prés. ; MM. MAZARIN et MURY; Avocats : SCP PAVET VILLENEUVE DAVETTE BENOIST, M^e ROUCOUX.