La société Julia Press, constituée en 1998, vend sur internet depuis 2004 du matériel outdoor, de randonnée et de survie. Ses références sont accessibles à l’adresse www.inuka.com dont le nom de domaine a été réservé le 12 octobre 2003 par son gérant Monsieur X. Le signe « Inuka » a fait l’objet d’un dépôt de marque française le 16 juin 2011 sous le numéro 3 839 451 pour les classes 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35 et 38.

La SAS Soderumo était en 2011 la société éditrice du site internet de vente en ligne des produits de la marque « Decathlon » accessible sur le site www.decathlon.fr.

Courant 2011 Monsieur X. a constaté que ce site internet Decathlon ressortait parmi les résultats de requêtes comportant le mot clé Inuka sur le moteur de recherche Google.

Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2012 la société Julia Press et Monsieur X. ont fait assigner la société Soderumo devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse.

La société Soderumo ayant été absorbée par la société Decathlon France, les demandes ont par suite été redirigées contre cette dernière.

***

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 14 octobre 2014 la société Julia Press et Monsieur X. sollicitent du tribunal sur le fondement des articles L713-2 du code de la propriété intellectuelle, L121-1 du code de la consommation, 1382 du code civil de :

– Constater que la société Soderumo a volontairement reproduit sur Internet, dans la liste des résultats de Google, sur les pages de son site Internet www.decathlon.fr, de manière visible, au moyen de l’insertion de balises méta-tag dans les codes sources dudit site, la marque française  » Inuka » ;

– Dire que la société Soderumo, en reproduisant de façon identique la marque « Inuka » sur son site Internet à l’effet de vendre des produits similaires à ceux proposés par la société Julia Press, a commis des actes de contrefaçon de la marque « Inuka » et a par conséquent porté atteinte aux droits de Monsieur X., titulaire de la marque et de la société Julia Press, licenciée à titre exclusif ;

– Dire que la société Soderumo, en recherchant à engendrer une confusion dans l’esprit du public et en parasitant l’activité de la société Julia Press par la reproduction du signe « Inuka » sur Internet, s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses ;

En conséquence,

– Condamner la société Soderumo, prise dans sa nouvelle entité juridique suite à sa fusion-absorption par la société Decathlon France, à payer à la société Julia Press la somme de 172.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses ;

– Condamner la société Soderumo (Decathlon France) à payer la somme totale de 95.000 euros, savoir :

* à la société Julia Press, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice économique lié aux conséquences économiques négatives du fait de l’utilisation par la société Soderumo de la marque protégée « Inuka » ;

* à la société Julia Press, la somme de 15.000 euros en contrepartie de l’avantage dont elle a bénéficié en termes de référencement du fait de l’utilisation de la marque protégée  »Inuka »;

* à Monsieur X., la somme de 15.000 euros en réparation de la violation du droit privatif constitué par la marque « Inuka »;

* à la société Julia Press, la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte au pouvoir distinctif et à la valeur intrinsèque de la marque « Inuka » ;

* à Monsieur X., la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la contrefaçon de la marque « Inuka »,

– Autoriser la société Julia Press à procéder à la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil de son site internet (www.inuka.com) pour une durée de six mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères ;

– Ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Soderumo (Decathlon France) (www.decathlon.fr) pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles et être précédé du titre « Avertissement judiciaire » en lettres capitales et gros caractères ;

– Faire interdiction à la société Soderumo (Decathlon France), ou à toute société détenue ou qui détient une entité du groupe Decathlon, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d’utiliser à quelque titre que ce soit le signe distinctif « Inuka »;

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;

– Condamner la société Soderumo (Decathlon France) à payer à Monsieur X. et à la société Julia Press la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

La société Julia Press et Monsieur X. font valoir les moyens suivants :

– le modèle économique des deux sociétés et leurs activités concernant le matériel outdoor et de randonnée sont identiques, les clientèles sont similaires

– deux constats d’huissier réalisés les 20 juin et 22 novembre 2011 révèlent que la société Soderumo a reproduit la marque « Inuka » à au moins trois reprises dans le cadre de recherches basées sur les termes « Inuka Achats », « Magasin Inuka » et « Inuka sur internet » à travers :

* dans le premier constat : d’une part la liste des résultats obtenus à la requête « Inuka Achats » dans Google ; d’autre part dans le contenu de la page internet accessible à l’adresse www.decathlon.fr/achats-inuka.htm; enfin dans les balises titre et de description accessibles dans les codes sources visibles des internautes ;

* dans le deuxième constat : d’une part la liste des résultats obtenus aux requêtes « Magasin Inuka » et « Inuka sur internet » dans Google ; d’autre part dans le contenu de la page internet accessible à l’adresse www.decathlon.fr/achats-inuka.htm ; enfin dans les balises titre et de description accessibles dans les codes sources visibles des internautes ;

* ces insertions dans le code source et dans l’url des pages de Decathlon sont volontaires et d’origine humaine, afin de créer une confusion totale et répondre à la question de l’internaute de savoir qui est « Inuka » en y répondant par « Inuka c’est Decathlon».

sur la contrefaçon

– l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété opposable à tous en application de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ;

– la jurisprudence considère que l’utilisation de marques déposées à titre de balises méta-tags visibles par l’internaute constitue une contrefaçon par reproduction ;

– l’atteinte aux fonctions d’origine de la marque « Inuka » est flagrante dans la mesure où la société Soderumo l’a utilisée pour optimiser son référencement, faire croire que les produits « Inuka » étaient en vente sur le site de Decathlon et pour nuire à la société Julia Press

sur la concurrence déloyale

– la société Julia Press qui est titulaire d’une licence d’exploitation non publiée de la marque « Inuka » peut agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil

– la société Julia Press, à travers son nom commercial « Inuka », bénéficie d’un excellent référencement sur internet grâce à son antériorité, au travail de référencement effectué par Monsieur X. et à l’achat d’espaces publicitaires par le biais de Google Adwords pour un montant annuel moyen de 20 000 euros

– en reproduisant un signe protégé à titre de marque par un concurrent la société Soderumo induit les internautes en erreur en leur faisant croire d’une part à un lien économique entre les deux sociétés, d’autre part au fait que les produits vendus sur le site de Decathlon sont les mêmes que ceux vendus sur le site d’« Inuka » : cela caractérise le risque de confusion

sur la pratique commerciales trompeuse

– l’usage de la marque et du nom commercial de la société Julia Press constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121 -1 du code de la consommation

sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses

– la société Soderumo a bénéficié d’une économie substantielle de coûts de prospection et de publicité, de la captation d’une partie de la clientèle entraînant un préjudice forfaitairement évalué à 50 000 euros (soit 15 % du chiffre d’affaires de la société Julia Press)

– la société Julia Press a perdu une partie du bénéfice de ses investissements humains et financiers en terme de référencement donc une partie des conséquences positives tirées de ces dépenses ce qui constitue un manque à gagner estimé à la somme de ses résultats nets sur les trois dernières années soit 21 995 euros

– le trouble dans l’image de marque et dans la perspective de développement de l’entreprise ont entraîné une perte de compétitivité constituant un préjudice moral estimé à 100 000 euros

sur les demandes au titre de la contrefaçon de marque

– la demande est formée sur la base de l’article L716-14 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle

– les conséquences économiques négatives sont évaluées à partir de la perte de marge brute entre 2010 et 2011 (soit 47 587 euros) et arrondies à la somme forfaitaire de 50 000 euros

– les bénéfices réalisés par la société Soderumo sont constitués 1/ par un gain dans le référencement évalué forfaitairement à 15 000 euros 2/ par la violation d’un droit privatif évalué à 15 000 euros pour Monsieur X. et à 10 000 euros pour la société Julia Press 3/ par le préjudice moral de Monsieur X. estimé à 5000 euros

sur les demandes reconventionnelles

– les demandes ne sauraient être qualifiées d’abusives puisque les fautes du groupe Decathlon sont clairement établies.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 25 mars 2014 la société Decathlon France sollicite du tribunal sur le fondement des articles L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, L121-1 du Code de la consommation, l’article 1382 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

A titre principal

– Constater que Julia Press n’a pas la qualité pour agir en contrefaçon de marque

– Constater que les griefs formulés contre Decathlon France ne peuvent recevoir la qualification de contrefaçon de marque

– Constater que les griefs formulés contre Decathlon France ne peuvent recevoir la qualification d’acte de concurrence déloyale et/ou de pratique commerciale trompeuse

– Constater que l’action en concurrence déloyale de Julia Press n’est pas fondée sur des faits distincts de ceux qu’elle oppose à Decathlon France dans le cadre de son action en contrefaçon de marque.

– Par conséquent, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Julia Press et Monsieur X.,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait accepter, ne serait-ce que partiellement, les demandes de Julia Press et/ou Monsieur X. :

– Constater que Julia Press n’apporte pas la preuve de son préjudice ni de l’importance de celui-ci

– Constater que Monsieur X. n’apporte pas la preuve de son préjudice ni de l’importance de celui-ci

– Constater qu’il n’y a pas lieu à accepter la demande de publication judiciaire

– Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire

– Par conséquent, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Julia Press et Monsieur X.

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait accepter ne serait-ce que partiellement les demandes de Julia Press et/ou Monsieur X.

– Dire qu’en toute hypothèse si la demande d’exécution provisoire devait être acceptée, elle ne pourrait pas concerner la publication judiciaire

Reconventionnellement

– Constater que Monsieur X. et Julia Press ont agi en justice avec une légèreté blâmable constitutive d’un abus du droit d’ester en justice.

– Par conséquent, condamner solidairement Julia Press et Monsieur X. pour procédure abusive au paiement de 30.000 euros au profit de la société Decathlon France

– Condamner solidairement Julia Press et Monsieur X. au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– Condamner solidairement Julia Press et Monsieur X. aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de M^e Thomas Deschryver

La société Decathlon France fait valoir les moyens suivants :

sur la contrefaçon

– le méta-tag n’est pas un élément visible par l’internaute puisqu’intégré dans le code source des pages internet

– la jurisprudence a rappelé qu’en raison de leur caractère invisible les méta-tags ne peuvent constituer des actes de contrefaçon

– les reproches des reproductions du terme « Inuka » dans la présentation des résultats du moteur de recherche et dans les meta-tags correspondent à un seul et même fait

– l’utilisation de la marque d’un tiers n’est contrefaisante que si le titulaire de la marque démontre que cette utilisation porte atteinte aux fonctions de sa marque, à savoir les fonctions d’indication d’origine, d’investissement ou de publicité ; cette démonstration fait défaut en l’espèce ;

– l’atteinte à la fonction d’origine invoquée par les demandeurs n’existe que lorsque le consommateur moyen est susceptible de croire à un lien entre les sociétés en cause ; or (i) compte tenu des rangs dans les résultats des requêtes il ne peut être affirmé que le référencement du site de Decathlon a été optimisé et que celui du site Inuka a été dégradé (ii) les requêtes « Inuka » ou « magasin Inuka » démontrent que l’internaute recherche le site Inuka.com et non celui de Decathlon (iii) les deux marques, Decathlon et Inuka, sont connues de leur public respectif de sorte qu’ils ne peuvent croire à un lien entre les deux (iiii) le site Decathlon n’a jamais vendu de produit Inuka tel qu’il le précise de sorte que le consommateur n’a jamais pu croire le contraire

– Monsieur X. ne peut revendiquer une atteinte aux fonctions d’une marque qu’il n’exploite pas personnellement

– il appartient à Monsieur X. de démontrer que la marque Inuka a été reproduite pour désigner des produits et services identiques à ceux désignés par l’enregistrement de la marque, alors qu’en l’espèce il est constant que le site Decathlon ne vend pas de produits Inuka ; ainsi le terme Inuka n’a pas été reproduit pour désigner des produits ou services de sorte que l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable

sur l’indemnisation de la contrefaçon

– la société Julia Press ne justifie pas d’un contrat de licence et encore moins de sa publication au registre national des marques de sorte qu’elle est irrecevable à agir en contrefaçon

– Monsieur X. ne peut évaluer son préjudice sur la base des données financières de la société Julia Press

– le lien entre la contrefaçon alléguée et la baisse de marge brute n’est pas établi

– le chiffrage de 47 587 euros arrondi à 50 000 euros n’est pas justifié

– l’évaluation forfaitaire du « gain de référencement » allégué au titre du bénéfice de la société Decathlon France n’est ni expliquée, ni prouvée

– la prétendue violation de droits privatifs ne correspond pas aux règles légales d’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon et ne se distingue pas des autres préjudices invoqués

– le préjudice moral n’est justifié ni dans son principe, ni dans son évaluation

sur la concurrence déloyale

– la société Julia Press n’invoque pas de faits distincts de ceux exposés pour l’action en contrefaçon de marque

– les demandeurs n’établissent pas que :

1/ le site www.inuka.com est parfaitement référencé depuis 2003

2/ la marque « Inuka » apparaissait en première position dans les résultats de la requête « matériel de randonnée et outdoor » entre 2004 et 2011

3/ les investissements de la société Julia Press ont été mis à mal par les agissements fautifs de la société Soderumo

4/ la société Julia Press aurait subi un effet négatif

5/ Monsieur X. a accompli des centaines d’heure de référencement et alors que c’est la société Julia Press qui agit en concurrence déloyale

6/ le budget d’achats publicitaires par le biais de Google Adwords est de 20 000 euros

7/ la société Julia Press serait titulaire d’une licence de marque enregistrée

8/ la société Julia Press susciterait la convoitise de ses concurrents

9/ la société Decathlon France aurait réorienté les internautes sur son site

10/ la société Julia Press bénéficierait d’une notoriété nationale

– la société Decathlon France et le groupe Oxylane n’ont aucun intérêt financier à s’inscrire dans le sillage de la société Julia Press

– le lien internet litigieux n’a suscité que 509 visites sur le site de Decathlon soit 0,00037 % du nombre total de visite

– la société Decathlon France a fait en sorte de supprimer le lien contesté, la durée de cette procédure dépendant également d’éléments extérieurs et indépendants de sa volonté

sur l’indemnisation de la concurrence déloyale

– les demandes ont considérablement varié dans leur quantum entre l’assignation et les dernières conclusions

– les demandes forfaitaires illustrent l’incapacité de la société Julia Press à démontrer son préjudice

– la perte de clientèle, la désorganisation de l’image de marque (si tant est que celle-ci existe), le manque à gagner, la baisse de l’impact de sa publicité ne sont pas démontrés

– la société Decathlon France n’a pas besoin de la société Julia Press pour assurer sa crédibilité

– le chiffrage des demandes ne repose sur aucune pièce,

sur la publicité trompeuse et son indemnisation

– la société Julia Press ne précise pas les agissements de la défenderesse susceptibles de recevoir la qualification de pratique commerciale trompeuse qui seraient au surplus distincts de ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale

– la prétention indemnitaire est identique à celle présentée au titre de la concurrence déloyale

sur les demandes complémentaires

– Monsieur X. est infondé à solliciter la publication du jugement puisqu’est avancée une atteinte à la réputation de la société Julia Press

– la publication n’est pas justifiée au regard du faible nombre d’internautes ayant cliqué sur le lien contesté et sur l’absence d’achat consécutif

– la publication impacterait une clientèle plus large que celle concernée par la vente de matériel outdoor ou de randonnée

– la durée des publications est disproportionnée au regard du faible nombre d’internautes concernés

– l’exécution provisoire n’est pas justifiée compte tenu de la cessation des agissements litigieux depuis novembre 2011, du délai écoulé avant l’assignation, de l’absence d’impact sur l’activité de la société Julia Press

– l’exécution provisoire portant sur la mesure de publication est susceptible d’affecter durablement et de manière irréversible la réputation d’une société

– la demande d’interdiction formée contre « toute société détenue ou qui détient une entité du groupe Decathlon » vise des sociétés non déterminées et non parties à la procédure

sur les demandes reconventionnelles

– les demandes indemnitaires fantaisistes et injustifiées, la présentation déformée des faits, la prétention formée contre des tiers à la procédure démontent l’absence de sérieux de l’action et justifie le versement d’une somme de 30 000 euros pour procédure abusive.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2015. L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2016. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 10 janvier 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé au 17 janvier 2017.

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DISCUSSION

1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque de la société Julia Press

Aux termes de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

En l’espèce la société Decathlon France estime que la société Julia Press est irrecevable à agir en contrefaçon au motif qu’elle ne justifie pas d’un contrat de licence. Elle soutient par ailleurs que Monsieur X. est également irrecevable parce qu’il n’exploite pas la marque dont il est propriétaire.

Il n’est pas débattu que Monsieur X. est titulaire de la marque verbale Inuka. Cette seule titularité lui suffit pour agir en contrefaçon, sans qu’il y ait lieu d’exiger de sa part une exploitation de la marque.

Concernant la société Julia Press la discussion sur la réalité de la licence d’exploitation est inopérante dès lors que le bénéficiaire d’une telle licence, même exclusive, n’a pas qualité à agir en contrefaçon. Ce principe ne connaît qu’une exception concernant le licencié exclusif confronté à l’inaction du titulaire du droit de propriété intellectuelle, hypothèse qui n’est pas celle de l’espèce. En conséquence, la société Julia Press doit être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon.

2/ Sur le bien-fondé de l’action en contrefaçon de Monsieur X.

2-1/ Sur la reproduction alléguée du signe pour des produits et services identiques

Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

Par ailleurs, constitue une contrefaçon l’association d’un signe reproduisant ou imitant une marque avec des produits non authentiques, à savoir des produits qui ne proviennent pas du titulaire de la marque. L’absence d’offre au public de produits revêtus du signe argué de contrefaçon n’est donc pas nécessaire pour caractériser la contrefaçon. L’usage du signe litigieux doit néanmoins prendre place dans la vie des affaires et porter atteinte aux fonctions de la marque déposée, notamment à la fonction d’identification d’origine du produit.

* Sur la comparaison des produits

Dans le procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2011, Madame Girard, clerc d’huissier habilité, a constaté qu’en saisissant les mots clefs « inuka achat » dans le moteur de recherche Google, ce dernier générait un résultat dont la balise titre était renseignée en ces termes : « lnuka sur decathlon.fr votre magasin decathlon sur internet ». La balise description indiquait quant à elle : « Large choix de inuka sur decathlon.fr » (pièce n° 10 des demandeurs).

Le terme Inuka se trouve donc bien associé à des produits dans la mesure où l’expression « Large choix de inuka sur decathlon fr » est nécessairement comprise par le consommateur comme annonçant la disponibilité de produits de la marque Inuka sur le site internet decathlon.fr. Si cette annonce ne spécifie pas les produits Inuka qui seraient disponibles sur le site decathlon.fr, les termes de l’expression « large choix de inuka sur decathlon.fr » sont suffisamment vagues pour renvoyer à tout type de produits, dont ceux pour lesquels la marque Inuka est enregistrée.

De plus, lorsque le consommateur clique sur la balise-titre litigieuse, il est orienté vers le site internet decathlon.fr qui, tout en affirmant n’avoir pas de résultats pour Inuka, indique disposer de résultats pour Inuit et propose différents produits correspondant à des vêtements et des chaussures. Si ces produits apparaissent comme des produits de la marque Inuit, il n’en demeure pas moins que le signe Inuka se trouve associé à des vêtements et des chaussures, produits visés dans l’enregistrement de la marque Inuka (pièces n° 7 et n° 20 des demandeurs).

Le signe Inuka se trouve en conséquence associé à des produits identiques à ceux visés au sein de l’enregistrement de la marque Inuka.

* Sur la reproduction de la marque et son usage dans des conditions propres à retenir la contrefaçon

Il résulte des pièces versées aux débats que la marque Inuka (pièce n° 7 des demandeurs) est effectivement identique au signe Inuka dont l’usage a été constaté :

– au sein des résultats obtenus dans le moteur de recherche Google par la saisine des mots clefs « Inuka achats », »Magasin Inuka » et « Inuka sur internet’, le terme Inuka se trouvant alors associé au site internet decathlon.fr (pièce n° 10 des demandeurs) ;

– sur différentes pages du site internet decathlon.fr vers lesquelles renvoyaient les résultats obtenus sur le moteur de recherche Google correspondant aux adresses « www.decathlon.fr/achats-inuka.htm » (pièce n° 10 des demandeurs) et « www.decathlon.fr/Acheter/inuka » (pièce n° 20 des demandeurs) ;

– au sein des balises méta-tags visibles par l’internaute présentes dans les codes sources des pages « www.decathlon.fr/achats-inuka.htm » (pièce n° 10 des demandeurs) « www.decathlon.fr/Acheter/inuka » (pièce n° 20 des demandeurs).

Sans contester que le signe « Inuka », qui est en tout point identique à la marque Inuka, ressort bien au sein du moteur de recherche Google en association avec le site internet decathlon.fr puis sur le site internet decathlon.fr, la société Decathlon France soutient que cet affichage résulte d’actes ne pouvant être qualifiés de contrefaisants.

Si l’usage d’un signe à titre de méta-tag, à savoir une information non visible par l’internaute et permettant aux robots des moteurs de recherche d’indexer une page web dans leurs bases de données, ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas perceptible par le consommateur, cette hypothèse n’est pas celle de l’espèce dès lors que le signe a été utilisé de manière à le faire apparaître au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d’orienter son comportement économique.

En l’espèce le signe Inuka apparaît au sein de la balise-titre et de la balise-description qui ont nécessairement été conçues par la société Decathlon France, ces balises ne procédant absolument pas du hasard. Ainsi les intitulés desdites balises montrent que la société Decathlon France a entendu faire un usage du signe Inuka pour orienter une requête, désigner des produits et les proposer à la vente. Or, dès lors que le consommateur recherchant des produits de la marque Inuka sur le moteur de recherche Google est dirigé vers des pages du site internet decathlon.fr censées lui permettre d’acheter des produits Inuka pour finalement lui en proposer d’autres (pièce n ° 10 des demandeurs), l’usage du signe Inuka intervient dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique consistant à capter une partie de la clientèle intéressée par les produits de la marque Inuka. En conséquence, il existe bien un usage du signe dans la vie des affaires.

La société Decathlon France ne peut raisonnablement soutenir que l’usage du signe litigieux ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d ‘origine de la marque au prétexte que le consommateur n’est pas amené à croire en l’existence d’un lien entre le propriétaire de la marque Inuka et la société Decathlon France. Au contraire, l’expression « Inuka sur decathlon.fr votre magasin decathlon sur internet » suggère sans ambiguïté que la société Decathlon France vend des produits de la marque Inuka. En effet les rapports entre le titulaire d’une marque et la personne qui distribue les produits marqués sont constitutifs d’un tel lien et il est indifférent que le titulaire de la marque n’exploite pas personnellement cette dernière. De plus, la renommée dont jouissent les marques Inuka et Decathlon auprès du public auquel elles s’adressent ne saurait en aucun cas permettre de dissiper la croyance en l’existence d’un tel lien. Enfin, il est indifférent que le résultat guidant l’internaute vers le site decathlon.fr ne soit référencé qu’en cinquième position sur le moteur de recherche Google, soit moins bien que le site inuka.com, ou que la reproduction de la marque Inuka n’ait pas abouti à une amélioration du référencement du site internet decathlon.fr et à une dégradation de celui du site internet inuka.com.

Il y a donc lieu de retenir que la société Decathlon France a contrefait la marque Inuka n° 3 839 451 en la reproduisant à trois reprises, dans la balise-titre, dans la balise description puis sur son site internet.

2-2/ Sur les dommages et intérêts et les mesures réparatrices

En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la date des faits de l ‘espèce, pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Il convient tout d ‘abord de retenir que la contrefaçon constitue nécessairement une atteinte au monopole dont dispose Monsieur X. sur la marque Inuka du fait de sa qualité de propriétaire.

II y a également lieu de prendre en compte les impacts du gain de référencement dont a pu bénéficier la société Decathlon France grâce à l’utilisation du terme Inuka sur le pouvoir distinctif de la marque qui s’est nécessairement trouvé déprécié du seul fait que le consommateur, qui cherchait des produis authentiques marqués Inuka, a été orienté vers d’autres produits et s’est vu opposé le fait que les produits authentiques Inuka n’étaient plus disponibles. De tels actes ont porté atteinte à l’image de la marque Inuka.

Enfin, Monsieur X. a subi un préjudice moral du fait de la contrefaçon.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur X. la somme de 20 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux actes de contrefaçon commis par la société Decathlon France.

Il sera par ailleurs fait droit, à titre de réparation complémentaire, à la demande de publication sur le site internet de la société www.decathlon.fr suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision sur le site internet de la société Julia Press dès lors que cette demande ne constitue pas une mesure de réparation.

La demande d’interdiction doit être rejetée tout d’abord parce qu’elle est sollicitée à l’encontre de personnes morales non déterminées et non parties à la procédure, parce que les actes contrefaisants ont cessé.

3/ Sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale de la société Julia Press

Si la société Decathlon France soutient que l’action en concurrence déloyale intentée par la société Julia Press est « irrecevable » en l’absence de faits distincts de ceux invoqués à l’appui à l’action en contrefaçon, elle ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale de la société Julia Press dans le dispositif de ses conclusions et il y a li eu de retenir que la société Decathlon France entend en réalité contester son bien-fondé.

L’exigence de faits distincts concerne l’hypothèse où une condamnation en contrefaçon a été prononcée au bénéfice d’une partie qui recherche par ailleurs, à l’encontre de la même partie, une condamnation complémentaire sur le terrain de la concurrence déloyale.

En l’espèce il n’y a pas lieu de rechercher si la demande en concurrence déloyale de la société Julia Press est fondée sur des faits distincts de ceux qu’elle avançait à l’appui de sa demande en contrefaçon de marque dès lors que son action est irrecevable sur ce fondement.

Le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme étant fondés sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil, il appartient aux demandeurs de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par la société défenderesse, étant précisé que toute faute de concurrence déloyale induit nécessairement un préjudice.

Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique alors que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.

Constitue également une faute de concurrence déloyale toute pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 du Code de la consommation, lorsqu’elle créé une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent » ou lorsqu’ elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments [dont] a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service »; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service [telles que] son origine ».

En l’espèce, l’usage du terme Inuka par la société Decathlon France est source de confusion au préjudice de la société Julia Press qui dispose d’une licence de marque sur ce signe, peu importe qu’elle n’ait pas été publiée ou qu’elle ne soit pas écrite, et qui exploite ce signe à titre de nom commercial.

L’emploi de l’expression « large choix de Inuka sur decathlon.fr » (pièce n° 10 des demandeurs) suggère clairement que la société Decathlon est autorisée à distribuer des produits authentiques marqués Inuka qui seraient de ce fait identiques à ceux proposés par la société Julia Press chargée par le titulaire de marque de l’exploitation des produits authentiques. Une telle allégation est susceptible d’altérer le comportement du consommateur qui pourra s’être dirigé vers le site internet decathlon.fr pour y acheter des produits marqués Inuka alors même qu’ils ne sont pas disponibles, la mention « nous n’avons aucun résultat pour : Inuka » n’intervenant qu’après avoir orienté le consommateur sur la page du site internet decathlon.fr (pièce n° 10 des demandeurs) et faisant immédiatement place à la proposition d’autres produits d’une marque différente. Ces actes constituent une faute de concurrence déloyale permettant à la société Decathlon France de capter la clientèle intéressée par les produits marqués Inuka au préjudice de la société Julia Press qui en assure la distribution.

De plus, la société Julia Press justifie qu’elle bénéficie d’un excellent référencement sur internet du fait des efforts et des investissements qu’elle a consentis dans ce domaine. En utilisant le terme Inuka dans le cadre du référencement de son site, la société Decathlon France profite donc indûment des investissements de la société Julia Press en se plaçant dans son sillage.

En conséquence, il convient de retenir l’existence d’actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Julia Press et de lui allouer à ce titre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Dans la mesure où il est fait droit à une partie substantielle des demandes de Monsieur X. et de la société Julia Press, la société Decathlon France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5/ Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner pour l’ensemble des condamnations prononcées.

Il convient de condamner la société Decathlon France, partie perdante, à payer à Monsieur X. et à la société Julia Press la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Decathlon France, partie perdante, sera de plus condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

DÉCISION

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

– Déclare irrecevable l’action en contrefaçon de marque intentée par la société Julia Press,

– Rejette la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer Monsieur X. irrecevable à agir en contrefaçon de marque,

– Dit que la société Decathlon France a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur X.,

– Condamne la société Decathlon France à verser à Monsieur X. la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en indemnisation des actes de contrefaçon,

– Déboute Monsieur X. de sa demande d’interdiction d’utiliser à quelque titre que ce soit le signe distinctif « Inuka »,

– Ordonne la publication du dispositif de la présente décision pendant une durée d’une semaine sur la page d’accueil du site internet de la société www.decathlon.fr., accessible par le lien hypertexte suivant, inscrit en lettres capitales police 16 surlignées en gras « Avertissement judiciaire par jugement civil du 17 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Lyon a jugé que la SA Decathlon France a commis des actes de contrefaçon de la marque Inuka et de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur X. et de la société Julia Press »,

– Déboute Monsieur X. de sa demande de publication sur le site internet de la société Julia Press,

– Dit que la société Decathlon France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Julia Press,

– Condamne la société Decathlon France à payer à la société Julia Press la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

– Déboute la société Decathlon France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– Condamne la société Decathlon France aux entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

– Condamne la société Decathlon France à payer à Monsieur X. et à la société Julia Press une indemnité globale de 3 500 euros (trois mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.