FAITS ET PROCEDURE La société de droit danois V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S est titulaire des marques dénominatives suivantes :

- VELUX déposée le 22 AVRIL 1991 et enregistrée sous le numéro 1657202, en renouvellement de plusieurs dépôts antérieurs dont le premier remonte au 4 MAI 1956, pour désigner en classes 6 et 19 des fenêtres, châssis vitrés, toits en verre et toitures vitrées.

- VELUX déposée le 26 FEVRIER 1991 et enregistrée sous le numéro 1646600 pour désigner des produits de la classe 9.

- VELUX déposée le 7 DECEMBRE 1992, en renouvellement d’un dépôt du 13 DECEMBRE 1982 et enregistrée sous le numéro 1221692 pour désigner l’intégralité des produits des classes 6, 19, 20, 24 et 37. La société VELUX FRANCE bénéficie sur ces trois marques, selon contrat entré en vigueur le 1 JANVIER 1992, d’une licence non exclusive, inscrite au registre national des marques le 2 DECEMBRE 1996 sous le n 230604. La société de droit danois V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S a, le 14 NOVEMBRE 1996, fait constater par M C, huissier de Justice à Paris que la société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC présentait au salon EQUIP’BAIE, se tenant à cette date à la porte de Versailles à Paris, quatre fenêtres de toit au dessus desquelles figurait un bandeau avec l’inscription FAELUX, sur fond bleu. Une brochure « FAELUX La fenêtre de toit » est annexée à ce constat. La société de droit italien FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC est titulaire de la marque FAELUX déposée le 3 JUIN 1992 et enregistrée sous le numéro 587 591 pour désigner en classes 6 et 19 : fenêtres et portes métalliques ou non, cadres de portes métalliques ou non et leurs éléments non compris dans d’autres classes, matériaux de construction métalliques ou non. Par ordonnance de référé du 28 FEVRIER 1997, le président de ce tribunal a rejeté la demande d’interdiction provisoire de la marque FAELUX présentée par les sociétés V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et VELUX FRANCE, estimant sérieuse la contestation soulevée par la défenderesse quant au risque de confusion entre les marques. La société V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et la société VELUX FRANCE ont, le 24 DECEMBRE 1996, assigné la société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque notoire VELUX par la marque FAELUX et d’actes de concurrence déloyale envers la société VELUX FRANCE. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elles sollicitent la nullité de la marque FAELUX, la somme de 250 000 francs chacune à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC conclut au débouté au motif que la dénomination FAELUX n’imite pas la marque VELUX et qu’il n’existe aucun risque de confusion. Elle sollicite avec exécution provisoire, 100 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, la publication du jugement et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société fait valoir que l’image simplifiée conservée dans la mémoire du consommateur ou son impression d’ensemble différencient les marques en précense tant sur le plan typographique que sur le plan phonétique ; que leur suffixe commun LUX évoquant la lumière ou le luxe est banal et que les racines « FAE » et « VE » ne peuvent être confondues, ni visuellement, ni phonétiquement ; qu’il en va de même de l’ensemble formant la marque FAELUX. Elle ajoute que les deux marques sont exploitées dans plusieurs pays depuis près de 10 ans et que l’action s’inscrit dans le cadre d’une concurrence à l’échelle européenne entre les deux sociétés. Les demanderesses répliquent d’une part que la typographie est indifférente, d’autre part que l’originalité n’est pas une condition de validité en matière de marque, seule la distinctivité d’une marque, appréciée au jour de son dépôt, assurant sa validité ; que le terme LUX est distinctif pour désigner des fenêtres, cadres et portes ; que bien qu’évoquant la lumière, la marque VELUX est distinctive pour ces produits dont elle ne décrit pas une caractéristique essentielle. Elles ajoutent que pour apprécier la contrefaçon par imitation, les marques doivent être prises en elle-mêmes, indépendamment de leurs conditions d’utilisation et comparées dans leur ensemble ; qu’en l’espèce, l’architecture de la marque FAELUX est identique à celle de la marque VELUX ; que les termes comportent chacun deux syllabes ; que leur quatre dernières lettres sont identiques ; que l’imitation est caractérisée sur le plan phonétique : le phonème AE se prononçant « é » en français (exemples LAETITIA, TAENIA), sur le plan visuel lorsque le consommateur n’a pas simultanément les deux marques sous les yeux, et d’un point de vue intellectuel par l’évocation identique de la lumière ; qu’enfin la contrefaçon doit s’apprécier plus sévèrement compte tenu de la notoriété de la marque VELUX. La société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC développe ses premières écritures. Elle insiste
- d’une part sur l’absence de distinctivité de la désinence LUX, figurant dans de multiples marques déposées avec pour objet de signifier soit la lumière, soit le luxe, soit n’importe quelle autre caractéristique des produits ou services. Elle maintient par conséquent que la comparaison doit porter sur les seules racines des termes en précense ; qu’il n’existe pas en langue française de règle de prononciation des voyelles rarement accolées « AE », généralement prononcée par le consommateur en les distinguant (exemple MAEVA) ;

- d’autre part sur la différence de présentation visuelle des marques : VELUX emploie le rouge comme couleur distinctive alors que FAELUX emploie le bleu ;

— enfin sur le fait que la preuve du caractère notoire de la marque VELUX n’est pas rapportée.

DECISION Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale : Aux termes de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public… l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Il sera préalablement observé que les demanderesses justifient du caractère notoire de la marque VELUX, par la production d’articles de presse, d’une enquête d’opinion du mois de Juin 1996, et d’un courrier et d’une intervention en justice destinés à empêcher la dégénerescence de la marque. La marque FAELUX est déposée pour désigner des produits identiques à ceux désignés par l’enregistrement de la marque VELUX numéro 1221692, à savoir les fenêtres et portes, cadres de portes et leurs éléments non compris dans d’autres classes, matériaux de construction. L’imitation alléguée doit s’apprécier par la comparaison des marques prises dans leur ensemble. Cependant, si des éléments non distinctifs composent les marques en présence, la comparaison peut, ainsi que le soutient la société FAELUX, porter sur les seuls éléments distinctifs des marques. La société FAELUX expose qu’en l’espèce l’imitation doit être appréciée par la seule comparaison des désinences « FAE » et « VE », car la dénomination « LUX », commune aux deux marques en cause, est dépourvue de caractère distinctif pour désigner des fenêtres et portes. Les sociétés demanderesses soutiennent à juste titre que la distinctivité du signe « LUX » doit être appréciée au regard des dispositions de la loi du 31 DECEMBRE 1964, en vigueur lors du dépôt de la marque VELUX numéro 1221692. Le terme « LUX » qui signifie la lumière, n’évoque ni visuellement, ni intellectuellement le luxe, voir le caractère luxueux des produits désignés.

Si la dénomination LUX désigne la lumière et évoque ainsi une des fonctions des fenêtres : celle de laisser passer le jour, ce terme n’indique pas de façon exclusive la qualité essentielle des produits désignés, à savoir la destination d’ouverture et de fermeture des portes, des fenêtres et de leurs accessoires. Le terme LUX est distinctif pour les produits désignés et il importe peu en droit des marques qu’il s’agisse d’un terme « banal » ou qu’il figure dans de nombreuses marques. C’est par conséquent au regard de l’ensemble formé par les dénominations FAELUX et VELUX que doit être appréciée l’imitation alléguée. L’imitation s’apprécie en tenant compte non des différences, mais des ressemblances susceptibles de créer un risque de confusion. La similitude visuelle entre les marques en présence, toutes deux déposées en caractères batons, sans revendication de couleur, doit être appréciée sans tenir compte des conditions et en particulier de la typographie dans lesquelles elles sont employées. Les développements de la société FAELUX sur les différences de présentation des marques telles que respectivement exploitées par les parties, sont dépourvus de conséquences pour l’appréciation de l’imitation : seuls les signes pris en eux-mêmes doivent être comparés. Malgré la présence de quatre lettres finales, dont trois forment une syllabe, identiques dans les deux signes, les deux premières lettres du mot FAELUX et la lettre d’attaque du mot VELUX distinguent les deux signes qui ne peuvent être visuellement confondus. Sur le plan phonétique, les demanderesses ne justifient pas du fait que le mot FAELUX devrait en langue française être prononcé « Félux », et non « faelux » en prononçant successivement les lettres « a » et « e ». L’exemple du mot « taenia » se prononçant « ténia », qu’elles citent n’apparaît pas significatif car les lettres « a » et « e » n’y sont pas séparées, mais accolées, le « e » étant dans le « a ». Il n’est donc pas établi que les marques en cause présentent une similitude phonétique. Enfin, l’évocation, commune aux deux marques, de la lumière, à la supposer perçue par le public, ne suffit pas, en raison de l’absence de similitudes visuelle et phonétique des signes, et malgré la notoriété de la marque VELUX, à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux. Les sociétés V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et VELUX FRANCE doivent être déboutées de toutes leurs demandes. Sur les demandes reconventionnelles :

Les demanderesses ont pu se méprendre de bonne foi sur l’étendue de leurs droits en France. La société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC qui soutient la présente action abusive, n’en rapporte pas la preuve. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L’équité conduit à allouer à la société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC une somme de 12 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboute la société V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et la société VELUX FRANCE de toutes leurs demandes. Condamne in solidum la Société V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et la société VELUX FRANCE à payer à la société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société FAELUX DI FANTINI SERGIO E, SNC pour le surplus. Dit sans objet l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum la société V.KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S et la société VELUX FRANCE aux dépens.