COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 MAI 2012

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 128 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/12810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/01083

APPELANTE S.N.C. C.A.D. agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice dont le siège social est ZA LA MOTTAIS […] 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avocats postulants au barreau de Paris (L 0018) assistée de Maître Bertrand E, avocat au barreau de Rennes plaidant pour la SELARL AVOXA, avocats associés

INTIMEES SOCIETE ESPRIT DE CORP FRANCE SA dont le siège social est […] 75002 PARIS

SOCIETE ESPRIT RETAIL BV & CO KG dont le siège social est Esprit Allée 40882 RATINGEN (ALLEMAGNE) représentées par Maître Jean-Jacques FANET, avocat postulant au barreau de Paris (D0675) assistées de Maître Céline B, avocat au barreau de Paris (J 065)

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président M^me Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET :
- contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère en l’empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier

Vu le jugement contradictoire du 21 mai 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 21 juin 2010 par la société CAD,

Vu les dernières conclusions du 12 mars 2012 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions du 6 mars 2012 de la société ESPRIT DE CORP FRANCE (ci-après dite ESPRIT DE CORP) et de la société de droit allemand ESPRIT RETAIL BV & CO KG (ci-après dite ESPRIT RETAIL), intimées et incidemment appelantes,

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la société CAD, centrale d’achats, est titulaire de la marque : ninety eight déposée le 9 juin 2006 (N° national 06 3 434 226) en classes 24 et 25 désignant notamment les 'Vêtements’ ;

Qu’ayant découvert l’offre en vente sur le site internet esprit.fr d’un tee-shirt (dit T-shirt) portant l’inscription 'NINETYEIGHT edc by esprit’ elle a vainement mis en demeure, le 27 août 2008, la société ESPRIT DE CORP de retirer les produits litigieux et fait procéder à un constat sur ce site, suivant procès-verbal d’huissier de justice du 31 octobre 2008 ;

Qu’elle a, dans ces circonstances, fait assigner, le 14 janvier 2009, la société ESPRIT DE CORP devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, puis fait assigner, le 23 juillet 2009, la société de droit allemand ESPRIT RETAIL présentée comme l’éditeur du site incriminé ;

Considérant que les instances ont été jointes et, suivant jugement dont appel, les premiers juges ont débouté la société CAD de l’ensemble de ses demandes et l’ont condamnée aux frais de procédure, en rejetant la demande reconventionnelle de la société ESPRIT DE CORP pour procédure abusive ;

Qu’ils ont, en particulier, retenu que la contrefaçon devait être appréciée au regard des dispositions de l’article L 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle mais qu’il n’existait pas de risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif et avisé, et que celui-ci ne pourrait croire à une opération de 'co-branding', faute d’une suffisante notoriété du signe 'NINETY EIGHT’ ;

Considérant qu’en cause d’appel il est opposé la déchéance de la marque à compter de 2011, chacune des parties reprenant, pour le surplus, ses moyens de première instance ;

Sur les demandes de la société ESPRIT DE CORP

Considérant que pour s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société ESPRIT DE CORP, qui agit actuellement aux côtés de la société ESPRIT RETAIL, l’appelante prétend qu’il ne serait pas démontré que cette dernière demeurait éditrice du site litigieux, ni que sa responsabilité devrait être retenue plutôt que celle de la société titulaire du nom de domaine ;

Qu’aucun élément ne permet cependant de mettre en doute que la société ESPRIT RETAIL, qui avait antérieurement et postérieurement à l’introduction de l’instance la qualité d’éditeur, était l’exploitant du magasin en ligne incriminé au moment de l’assignation ; que le constat de mise en vente produit n’établit nullement que la société ESPRIT DE CORP soit mentionnée, notamment comme contact pour un acheteur potentiel, tandis que les conditions générales de vente démontrent qu’elle n’est pas présentée comme responsable de l’exploitation du site ;

Que, certes, elle est titulaire du nom de domaine utilisé, mais il n’est argué d’aucun autre rôle, en particulier de conception du produit en cause, ou de mise en ligne, laquelle est clairement revendiquée par la société ESPRIT RETAIL, qui reconnaît être seule responsable du contenu du site ; qu’ainsi il n’apparaît pas que la société ESPRIT de CORP est susceptible d’être concernée par le présent litige, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a pas prononcé sa mise hors de cause ;

Considérant, pour autant, qu’il ne s’avère pas établi que son maintien dans la procédure, y compris en appel, revêt un caractère malin et, en conséquence, abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société ESPRIT DE CORP de sa demande à ce titre ;

Sur la marque opposée

Considérant que la société ESPRIT RETAIL invoque, à titre reconventionnel, la déchéance de la marque opposée par la CAD, avec effet au 17 novembre 2011, étant observé que la marque n’est opposée que pour les vêtements ; qu’elle soutient qu’il ne serait pas démontré que la marque serait exploitée pour de tels produits, en contact avec la clientèle, et de manière non sporadique ;

Considérant toutefois qu’il résulte de la production en original de deux prospectus (pièces 20 et 21) listant divers points de vente en France, intitulés 'DISTRI-CENTER', dont il n’est pas sérieusement contesté que la société CAD est l’approvisionneur, confortés par les factures de conception ou de distribution de ces documents qu’étaient offerts à la vente :

— pour la période du 14 au 26 août 2007, un modèle de T-shirt de pyjama homme, portant distinctement, sur le devant, la mention 'NINETY EIGHT, au-dessus d’un motif figuratif,

- pour la période du 5 au 15 octobre 2011, une polaire pour enfant (pièce 28) montrant la même mention, dans une étiquette apposée au niveau de la poitrine sur le côté ;

Que le seul fait que l’inscription 'NINETY EIGHT’ y apparaisse en lettres majuscules d’imprimerie, et non en minuscules comme sur la représentation graphique de l’enregistrement de la marque, et soit apposée au-dessus d’un motif s’agissant du T-shirt de pyjama, ou de mentions manifestement distinctes s’agissant de la polaire, n’est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque, alors que demeure visiblement dominante la dénomination en anglais d’un chiffre, transcrit en lettres, apparaissant arbitraire pour des vêtements à la date du dépôt ; que le fait que cette mention distinctive constitue également un élément décoratif des vêtements en cause ne saurait suffire à exclure sa fonction d’indicateur d’origine ;

Que la réalité de l’exploitation invoquée, même si elle n’a pas nécessairement été importante, est par ailleurs confortée, notamment par les conventions liant la CAD à deux sociétés d’exploitation, et son approvisionnement en 2007 et 2008 concernant un autre vêtement (sweat 'glace’ pièce 18) portant également, sur le devant ,la mention 'NINETY EIGHT, même si celle-ci est incluse dans un ensemble graphique ;

Considérant qu’ainsi il est suffisamment établi que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire national pour les produits en cause ; qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance ;

Sur la contrefaçon

Considérant qu’à juste titre le tribunal n’a pas retenu l’existence d’une contrefaçon par reproduction, quoique l’identité des produits en cause ne soit pas contestée, dès lors que l’expression 'NINETYEIGHT edc by esprit’ apparaît manifestement, selon constat produit aux débats, former un tout ne se limitant pas à la traduction en anglais d’un nombre écrit en lettres, même si la dénomination 'edc by esprit’ est secondaire ; que l’ensemble de la mention, qui comprend notamment le terme 'esprit’ connu du consommateur français normalement avisé en matière de vêtements, sera perçu comme la reproduction par la société ESPRIT d’un signe distinctif, d’autant que le public pertinent n’ignore pas que les marques sont susceptibles de s’afficher à la manière de slogans en particulier sur les tee-shirts, et peuvent 'constituer des motifs décoratifs’ ainsi qu’exactement retenu par les premiers juges ;

Considérant que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, c’est à bon droit que les premiers juges ont recherché s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que, visuellement et phonétiquement, la similitude tient à la reprise du vocable 'NINETY EIGHT’ mis en évidence dans le syntagme incriminé :

- au plan visuel, par son positionnement en grande lettres majuscules d’imprimerie à la manière d’un mot unique 'NINETYEIGHT', au-dessus de l’expression 'edc by esprit’ en lettres minuscules italiques, d’une taille moindre,

— au plan phonétique, par sa position d’attaque et sa prononciation, très distinctive par rapport à la mention finale de l’inscription contestée ;

Qu’ainsi, si l’expression litigieuse est manifestement plus longue, tant visuellement que phonétiquement du fait de l’ajout de la mention 'edc by esprit', l’élément commun 'ninety eight’ demeure dominant, même s’il est représenté de manière légèrement différente en majuscules d’imprimerie et sans espace entre les mots 'NINETY’ et 'EIGHT’ sur le t-shirt litigieux ;

Considérant qu’intellectuellement l’adjonction de la mention 'edc by esprit’ sera perçue comme une déclinaison du signe 'NINETYEIGHT’ qui demeure prépondérant ;

Que si la marque opposée ('ninety eight') ne paraît viser qu’une clientèle de grande distribution, ou d’entrée de gamme, d’une partie de la France (Ouest), la mention, d’une expression comprenant le mot 'esprit', plus largement connu sur l’ensemble du territoire français dans le domaine du vêtement, ne peut que laisser penser, au public normalement averti, à l’existence d’un accord commercial pour cibler une clientèle plus diversifiée, s’agissant d’un produit largement utilisé (T-shirt) et l’association de signes distinctifs, visant des segments différents, étant devenue une pratique dans le monde de la mode vestimentaire ;

Considérant qu’il existe ainsi un risque d’association pour le consommateur français moyen de la catégorie de produit concernée, qui peut croire à une alliance économique entre les sociétés en cause, afin de promouvoir une marque préexistante moins renommée, constituant une opération de 'co-branding’ devenue de plus en plus fréquente ainsi que justement relevé par le tribunal ;

Que l’imitation de la marque antérieurement déposée par la société CAD est ainsi suffisamment caractérisée et la décision entreprise ne pourra qu’être infirmée en ce qu’elle a écarté le grief de contrefaçon de ce chef ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que la société CAD n’invoque aucun fait distinct de la contrefaçon ainsi retenue et il n’est justifié d’aucune autre faute à l’appui de ses demandes complémentaires pour concurrence déloyale et parasitisme ; que ses prétentions à cet égard seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ce point;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que l’appelante ne justifie pas plus d’un manque à gagner ou d’une perte de la valeur, au demeurant non chiffrée, de sa marque, du fait de la vente en

ligne reprochée, constatée en 2008 et dont il n’est pas contesté qu’elle a cessé depuis la fin de cette même année, soit depuis plus de 3 ans ;

Que s’il existe incontestablement une atteinte de principe à sa marque et s’il n’est pas exclu que des clients ont pu se reporter sur le produit incriminé, à raison de l’imitation de cette marque, il n’est pas pour autant démontré que sa réputation a pu être altérée, de manière préjudiciable, par la commercialisation promotionnelle d’un produit dont la qualité n’est pas en cause et qui mentionnait le nom ('esprit') d’une société jouissant par ailleurs d’une certaine renommée sur le marché ;

Considérant qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, la cour estime que l’allocation d’une somme forfaitaire de 5.000 euros indemnisera pleinement le préjudice subi et que des mesures complémentaires d’interdiction, de destruction ou de publication ne s’imposent pas ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce quelle n’a pas retenu de contrefaçon par reproduction de marque et en ce qu’elle a débouté :

- la société CAD de ses demandes en interdiction, destruction et publication, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire,
- la société ESPRIT DE CORP FRANCE de sa demande reconventionnelle en procédure abusive, Statuant à nouveau dans cette limite,

Met hors de cause la société ESPRIT DE CORP FRANCE,

Condamne la société ESPRIT RETAIL BV & CO KG à payer à la société CAD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon par imitation de marque,

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société ESPRIT RETAIL BV & CO KG aux dépens de première instance et d’appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.