COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 MAI 2012

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 126, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05521.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 4^e Section – RG n° 09/03638.

APPELANTE : Société de droit Luxembourgeoise RING INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 50 Val Fleuri L-1526 LUXEMBOURG (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG), représentée par la SCP BOMMART FORSTER-FROMANTIN en la personne de Maître Edmond F, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Valérie P plaidant pour Maître Marc S, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1840.

SAS FORGES DE L’EMINEE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social route de Chanier 63250 CELLES SUR DUROLLE, représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, assistée de Maître Stéphane C plaidant pour le Cabinet VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R210.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET :

-Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit luxembourgeois RING INTERNATIONAL, constituée le 18 mai 1999, a pour objet notamment l’achat, la fabrication et la vente d’outillages pour l’industrie.

Le 03 octobre 2006, sous priorité du dépôt Benelux du 10 avril 2006, elle a déposé la marque communautaire 'EXCEL’ n°5 350 731, enregi strée le 04 janvier 2008, en classes 6, 7 et 40.

La SAS FORGES DE L’ÉMINÉE commercialise des anneaux métalliques, des raccords métalliques, des brettes, des élingues, des sangles et des anneaux métalliques pour la manutention, des pieux et des pitons d’amarrage métalliques, des poulies métalliques (autres que pour machines), des rivets métalliques, des rondelles en métal, de la quincaillerie métallique, des cordages métalliques, des crochets (quincaillerie métallique), des câbles métalliques non électriques et des chaînes métalliques, sous le nom 'EXCEL'.

La SAS FORGES DE L’ÉMINÉE a procédé le 22 février 2007, au dépôt de la marque française complexe graphique 'EXCEL Lifting Fittings Accessoires de Levage' n° 07 3 484 406 en classes 6, 7 et 22 pour désign er les produits suivants : crochets, pinces de levage, anneaux, maillons, appareils et leurs composants destinés au levage, à l’arrimage et à la manutention de fardeaux, appareils et leurs composants destinés au levage, à l’arrimage et à la manutention de fardeaux, élingues, sangles et leurs composants destinés au levage, à l’arrimage et à la manutention de fardeaux.

Le 18 avril 2008 la société RING INTERNATIONAL faisait procéder à une saisie- contrefaçon avant d’assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand, le 30 avril 2008, la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE en contrefaçon de marque communautaire.

Par ordonnance en date du 06 janvier 2009, le juge de la mise en état déclarait le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand incompétent pour trancher ce litige qui était renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire du 10 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la société RING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes,

— prononcé la nullité de la marque communautaire n° 5 350 731 'EXCEL’ déposée par la société RING INTERNATIONAL le 03 octobre 2006,

— ordonné en conséquence la radiation de la marque communautaire 'EXCEL’ n°005350731 du registre des marques de l’Office d’H armonisation dans le Marché Intérieur (OHMI),

— dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera communiquée à l’OHMI par la partie la plus diligente,

— débouté la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société RING INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance,

— condamné la société RING INTERNATIONAL à verser à la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.

La société RING INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2011.

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012 par lesquelles la société RING INTERNATIONAL prie la cour de :

- rejeter les dernières conclusions de l’intimée en date du 06 mars 2012 en raison de leur tardiveté, en violation du principe du contradictoire,

— infirmer le jugement en ce que :

— il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

— il a prononcé la nullité de la marque communautaire n° 5 350 731 'EXCEL’ par elle déposée,

— il a ordonné la radiation de la marque communautaire 'EXCEL’ n°5 350 731 du Registre des marques de l’OHMI,

— il a dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera communiquée à l’OHMI par la partie la plus diligente,

— il l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,

— il l’a condamnée à verser à la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles,

— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le caractère abusif de l’action par elle engagée,

— dire et juger que les produits saisis dans les locaux de la société FORGES DE L’ÉMINÉE constituent des contrefaçons de l’enregistrement de marque communautaire 'EXCEL’ n° 00 5 350 731,

— dire et juger que l’enregistrement de la marque française n° 07 3 484 406 déposée au nom de la société FORGES DE L’ÉMINÉE constitue une contrefaçon de l’enregistrement de marque communautaire 'EXCEL’ n° 00 5 350 731,

— dire et juger que le nom de domaine excellifting.com constitue une contrefaçon de l’enregistrement de marque communautaire 'EXCEL’ n° 00 5 350 731,

— dire et juger que l’action en annulation engagée par la société FORGES DE L’ÉMINÉE à l’encontre de la marque communautaire 'EXCEL’ est irrecevable et abusive,

— interdire à la société FORGES DE L’ÉMINÉE de fabriquer, d’offrir à la vente et de vendre, de faire fabriquer, de faire offrir à la vente et de faire vendre, les produits litigieux et tous autres articles portant atteinte à ses droits sur la marque communautaire n°00 5 350 731, ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

— ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la communication par la société FORGES DE L’ÉMINÉE, de tous documents portant sur les quantités de produits litigieux produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le produit obtenu pour les produits en cause,

— ordonner le rappel des circuits commerciaux des produits livrés à des tiers, leur confiscation par un huissier choisi par elle, aux frais de la société FORGES DE L’ÉMINÉE, à son profit, conformément aux termes de l’article L 716-15 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

— ordonner une expertise, aux frais de la société FORGES DE L’ÉMINÉE, afin de déterminer le nombre de produits litigieux achetés et vendus par cette société, ainsi que l’étendue des services 'prestés’ (sic) par cette société et le bénéfice obtenu par elle,

— condamné la société FORGES DE L’ÉMINÉE à lui payer la somme de 20.000 € à titre d’indemnité provisionnelle,

— ordonner la confiscation des produits litigieux et leur remise, sous contrôle d’un huissier de justice, choisi par elle, aux frais de la société FORGES DE L’ÉMINÉE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix revues ou périodiques de son choix et fixer le coût de chaque insertion à la somme de 5.000 €, étant entendu qu’elle n’aura pas à faire l’avance du montant des publications,

— prononcer la nullité de la marque française n° 07 3 484 406 et ordonner la transmission de l’arrêt prononçant la nullité aux services de l’INPI,

— ordonner le transfert de propriété du nom de domaine excellifting.com à son profit, aux frais de la société FORGES DE L’ÉMINÉE, ou à tout le moins ordonner la radiation du dit nom de domaine, sous contrôle d’un huissier de justice choisi par elle, aux frais de la société FORGES DE L’ÉMINÉE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société FORGES DE L’ÉMINÉE durant un mois à compter de la signification de l’arrêt,

— condamner la société FORGES DE L’ÉMINÉE à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé en demandant abusivement l’annulation de la marque communautaire n°5 350 531,

— condamner la société FORGES DE L’ÉMINÉE à lui verser la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société FORGES DE L’ÉMINÉE en tous les dépens, incluant ceux de la saisie-contrefaçon, et de première instance.

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE prie la cour de :

- débouter la société RING INTERNATIONAL de sa demande de rejet de ses dernières écritures,

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :

— débouté la société RING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes,

— prononcé la nullité de la marque communautaire 'EXCEL’ n°5 350 731 déposé par la société RING INTERNATIONAL le 03 octobre 2006,

— ordonné en conséquence la radiation de la marque communautaire 'EXCEL’ n°5 350 731 du registre des marques de l’OHMI,

— dit que sa décision, une fois devenue définitive, sera communiquée à l’OHMI par la partie la plus diligente,

— condamné la société RING INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance,

— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il n’a pas retenu le caractère abusif de l’action engagée par la société RING INTERNATIONAL à son encontre,

— condamner en conséquence la société RING INTERNATIONAL à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

— l’autoriser à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir dans cinq journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais de la société RING INTERNATIONAL, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 €,

— condamner la société RING INTERNATIONAL à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société RING INTERNATIONAL aux entiers dépens d’appel. Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2012.

MOTIFS DE L’ARRÊT

I : SUR LA PROCÉDURE :

Considérant que la société RING INTERNATIONAL demande le rejet pour tardiveté des conclusions notifiées le 06 mars 2012 par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE.

Mais considérant qu’en application des dispositions de l’article 954, 3^e alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties et qu’en l’espèce, la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE a conclu au fond pour la dernière fois le 15 mars 2012 ; qu’en conséquence la demande de la société RING INTERNATIONAL relative aux précédentes conclusions en date du 06 mars 2012 devient sans objet.

Et considérant que la société RING INTERNATIONAL n’ayant pas demandé le rejet des conclusions notifiées le 15 mars 2012 par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE, la cour statuera, pour cette partie, au vu de ses dernières conclusions.

II : SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE 'EXCEL' n°5 350 731 :

Considérant que reconventionnellement à l’action en contrefaçon engagée par la société RING INTERNATIONAL, la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE demande la nullité de la marque communautaire 'EXCEL' déposée le 03 octobre 2006 et enregistrée le 04 janvier 2008 sous le numéro 5 350 731 en classes 6, 7 et 40.

Considérant qu’il convient de statuer en premier lieu sur cette demande reconventionnelle en nullité de marque communautaire dans la mesure où la demande principale en contrefaçon s’appuie sur cette marque.

Considérant que le jugement entrepris a prononcé la nullité de cette marque communautaire au motif que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE était connue au niveau européen sous le nom commercial 'EXCEL' et apportait la preuve de l’antériorité de ses droits sur ce signe.

Considérant que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE fait valoir qu’elle a déposé, le 21 février 1996 la marque française semi-figurative 'EXCEL', enregistrée sous le numéro 96612760 dans les classes 6, 7 et 22 et a largement exploité ce signe dans la vie des affaires depuis 1995 pour désigner une gamme de produits et, en particulier, des accessoires de levage.

Considérant qu’elle précise que si elle n’a pas renouvelé, à l’issue du délai de dix ans, cette marque, elle a déposé, le 22 février 2007, la marque française semi- figurative 'EXCEL Lifting Fittings Accessoires de Levage' enregistrée sous le numéro 07 3 484 406 dans les classes 6, 7 et 22.

Considérant qu’elle ajoute avoir réservé, le 27 mars 2000, le nom de domaine 'excellifting.com' pour une période de dix ans régulièrement renouvelée, pour

présenter au public et promouvoir les produits qu’elle commercialise sous la marque 'EXCEL'.

Considérant qu’elle en conclut que le signe 'EXCEL' est exploité par elle non seulement à titre de marque – afin de distinguer ses produits de ceux de ses concurrents – et de nom commercial, mais également à titre d’enseigne afin de désigner, par des panneaux de signalisation routière, son lieu d’exploitation.

Considérant qu’elle fait enfin valoir que nonobstant la titularité et l’usage sérieux et continu par elle du signe 'EXCEL' depuis 1995, la société RING INTERNATIONAL a cru pouvoir déposer une demande d’enregistrement de la marque communautaire 'EXCEL' le 03 octobre 2006 pour désigner des produits et services des classes 6, 7 et 540 sans au demeurant exploiter ce signe, à quelque titre que ce soit, depuis son dépôt, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la SAS FORGE DE L’ÉMINÉE, ce qui révèle son intention frauduleuse lors du dépôt de la marque communautaire dont la nullité devra être confirmée.

Considérant que la société RING INTERNATIONAL fait valoir que faute d’avoir renouvelé sa marque 'EXCEL' avant le 21 février 2006, la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE a perdu tout droit sur ce terme en qualité de marque et ne peut justifier avoir utilisé ce signe à titre de nom commercial au sens de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, cette société n’ayant pas une activité nationale mais simplement limitée à trois départements.

Considérant qu’elle ajoute que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE ne justifie pas, au soutien de sa demande en nullité, qu’elle exploite réellement dans la vie des affaires le nom commercial sur l’ensemble du territoire national, d’une manière dépassant la seule portée locale, ni qu’il existe un risque de confusion entre son nom commercial et la marque 'EXCEL' ; qu’enfin, elle ne justifie pas d’une intention frauduleuse et d’une mauvaise foi de sa part.

Considérant, ceci exposé, qu’il résulte des dispositions de l’article 100.1 du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 que la demande reconventionnelle en nullité de marque communautaire ne peut être fondée que sur les causes de nullité prévues par ledit règlement.

Considérant qu’il résulte de l’application combinée des articles 8, paragraphe 4, et 53, 1.c) du règlement, que la nullité d’une marque communautaire est encourue, dans le cadre d’une demande reconventionnelle en contrefaçon, si les quatre conditions suivantes sont remplies :

- qu’il existe un droit antérieur sur un signe autre qu’une marque, utilisé dans la vie des affaires,

— que la portée de ce signe ne soit pas seulement locale,

— que le droit à ce signe ait été acquis conformément au droit de l’État membre où il était utilisé avant la date de dépôt de la marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire,

— que ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Considérant que dans son arrêt General O du 24 mars 2009 le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes indique que ces quatre conditions sont cumulatives.

Considérant qu’en ce qui concerne les termes 'utilisé dans la vie des affaires', la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt Bud du 29 mars 2011, précise qu’ils signifient que le signe doit seulement faire l’objet d’une utilisation commerciale et que le fait que le signe soit identique à une marque ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas utilisé à cette fin.

Considérant que ces deux arrêts précisent encore que la portée du signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à sa fonction d’identification, ce qui exige de tenir compte, d’une part de la dimension géographique de sa portée (qui ne soit pas seulement locale) et, d’autre part de sa dimension économique, qui est évaluée au regard de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les clients, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion donnée au signe par voie de correspondance commerciale, de publicité ou sur Internet.

Considérant enfin que selon ces arrêts, le signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent dès lors que son impact ne se limite pas à une partie réduite du dit territoire, comme c’est en général le cas d’une ville ou d’une province, l’appréciation de cette portée devant être effectuée in concreto selon les circonstances propres à chaque espèce.

Considérant qu’en ce qui concerne le droit français, l’article L 711-4, c) du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Considérant ainsi que, pour justifier de l’annulation d’une marque communautaire, l’antériorité peut être constituée par une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, exploité en France, s’il a un rayonnement national et s’il existe un risque de confusion.

Considérant que l’inscription du signe au registre du commerce et des sociétés est indifférente dès lors que sa protection est subordonnée à son usage dans les rapports avec la clientèle.

L’usage par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE du sigle 'EXCEL’ dans la vie des affaires antérieurement au dépôt de la marque communautaire 'EXCEL’ :

Considérant qu’en l’espèce il ressort des pièces produites que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE utilise effectivement le signe 'EXCEL' comme nom commercial dans le cadre de sa commercialisation d’anneaux métalliques, d’élingues, de sangles, de pieux, de pitons, poulies, câbles et rivets métalliques, de quincaillerie métallique et autres chaînes métalliques ; que ce signe figure ainsi non seulement sur les matériaux produits et commercialisés mais aussi sur tous les documents

commerciaux de cette société (bons de commande, bons d’expédition, factures datant des années 2004, 2005 et du premier trimestre 2006) ainsi que sur les catalogues de ses produits en 2004, sur ses objets publicitaires (tapis de souris d’ordinateur en 2003, affiches en 2004, porte-clés en février 2006) et dans les placards publicitaires des revues professionnelles ('La centrale du matériel' de novembre et décembre 2005 et janvier 2006, 'L’usine nouvelle' du 24/30 novembre 2005, 'Magazine Manu Levage' de février-mars 2006).

Considérant qu’elle utilise également ce signe depuis au moins l’année 2004 comme enseigne sur les bâtiments de son siège social à Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), dont la direction est au demeurant indiquée depuis mars 2006 par des panneaux routiers mentionnant ce sigle, ainsi qu’à l’occasion des foires-exposition professionnelles telles que la biennale européenne de Paris en 2003 et le salon international des équipements et systèmes pour la logistique de Paris du 07 au 10 mars 2006.

Considérant enfin qu’elle utilise ce signe sur son site Internet www.excellifting.com depuis au moins 2005 ainsi qu’il en est justifié par les copies d’écran non contestées et les factures du site d’hébergement.

Considérant en conséquence que le signe 'EXCEL', tel qu’exploité par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE dans ses relations avec la clientèle, désigne bien les produits ou services constituant l’objet de son activité, de son fonds de commerce, de son lieu d’exploitation et de son site Internet.

La portée du signe 'EXCEL’ exploité par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE :

Considérant que l’impact de ce signe n’est pas seulement localisé au département du Puy-de-Dôme où se trouve le siège social de la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE, qu’il ressort en effet des documents comptables produits que ce signe est connu sur l’ensemble du territoire français et dans d’autres pays de l’Union Européenne.

Considérant en effet que ses clients se situent non seulement dans le Puy-de-Dôme (société Auvergne maintenance) mais aussi en Haute-Savoie (société SEV), en Moselle (corderie Dor Yutz, société Chaînes Câbles Accessoires), en Haute- Garonne (corderie Dor V), dans le Doubs (SA PMS industrie, SARL CABLAC), dans le Val d’Oise (sociétés CHAPALAIN et Levage Accessoires), dans les Landes (société Potez aéronautique), en Seine-et-Marne (société Câbles Acier IDF), dans l’Isère (société SOFRAMEL), dans les Bouches-du-Rhône (SA Traction Levage Gardanne, société DEAL), en Loire-Atlantique (société MAGI Coueron), en Gironde (société FARGAMEL), en Seine-Maritime (SA MARLEV), dans le Finistère (Etablissements J. CARDON & Fils), dans le Nord (société CBR Frémicourt), dans le Tarn (comptoir commercial du Languedoc), en Ardèche (Etablissements ROUX), dans le Rhône (corderie Dor Chassieu et société SPANSET), dans le Var (société Câbles accessoires élingues), dans le Bas-Rhin (société CARL STAHL), dans la Drôme (établissements Edmond R) ainsi qu’à l’étranger, en Espagne (société SPANSET), en Suisse (société CABLOTRAC) et en Italie (société COFORNI).

Considérant en outre que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE est connue de ses clients sous le nom commercial 'EXCEL' ainsi qu’il en est justifié par la production des

commandes de produits adressées à cette société par ses clients sous le nom d''EXCEL-FORGES DE L’ÉMINÉE' (commandes des sociétés Câbles Acier IDF de Pamfou (77) du 07/09/05, SPANSET de Saint-Priest (69) du 09/09/05, MAGI de Couëron (44) du 25/08/05, Etablissements J. CARDON & FILS de Concarneau (29) du 22/09/05, DEAL de Peypin (13) du 05/09/05, Etablissements ROUX de Charmes- sur-Rhône (07) du 14/09/05) ou sous le seul nom d''EXCEL' (commandes des sociétés CABLOTRAC de Martigny (Suisse) du 23/12/04, corderie DOR de Thionville (57) du 30/09/05 et de Chassieu (69) du 26/08/05, MARLEV du Havre (76) du 16/09/05, CABLAC de Saint Vit (25) du 02/09/05, Levage Accessoires de Chaumontel (95) du 15/09/05, Auvergne Maintenance de Gerzat (63) du 06/09/05, Câbles accessoires élingues de La Seyne sur Mer (83) du 29/09/05).

Considérant que c’est également sous le signe 'EXCEL' que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE est connue de ses fournisseurs, ainsi qu’il en est justifié par la production de factures adressées à cette société sous la dénomination 'EXCEL-FORGES DE L’ÉMINÉE' telles les factures de la société AMPLITUDE des 20 octobre 2005 et 03 août 2007 relatives à la refonte de son site Internet.

Considérant enfin que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE est encore connue de ses concurrents sous le signe et l’enseigne 'EXCEL' ainsi qu’il en est justifié par les documents mentionnant sa participation, sous ce nom commercial, aux foires- exposition professionnelles ci-dessus mentionnées (biennale européenne de Paris en 2003, salon international des équipements et systèmes pour la logistique de Paris du 07 au 10 mars 2006) et par les placards publicitaires et les articles parus dans la presse professionnelle spécialisée ci-dessus mentionnés ('La centrale du matériel' de novembre et décembre 2005 et janvier 2006, 'L’usine nouvelle' du 24/30 novembre 2005, 'Magazine Manu Levage' de février-mars 2006).

Le risque de confusion :

Considérant, en ce qui concerne le risque de confusion, que selon ses statuts, l’objet social de la société RING INTERNATIONAL porte sur l’achat, la fabrication et la vente d’outillage pour l’industrie ainsi que la réalisation et l’exécution d’affaires commerciales se rattachant à ces activités ; que son site Internet précise que cet outillage concerne notamment les câbles métalliques, les chaînes en fer et leurs accessoires, les crochets métalliques ou pour grue de levage, les installations à câble et les outils et quincaillerie.

Considérant que l’activité professionnelle de cette société est similaire à celle de la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE telle que mentionnée à son extrait Kbis : forge, emboutissage et étirage de tous métaux pour toutes industries ainsi que leur usinage, achat, vente et fabrication de tous matériels, machines-outils, instruments, ustensiles et articles en métal ou dans lesquels le métal est employé.

Considérant dès lors que le dépôt par la société RING INTERNATIONAL le 03 octobre 2006 (avec une date de priorité au 10 avril 2006), de la marque communautaire 'EXCEL' dans les classes 6, 7 et 40 entraîne un risque de confusion avec le signe 'EXCEL' utilisé antérieurement par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE dans l’esprit du public concerné qui sera amené à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Considérant en effet que les classes dans lesquelles cette marque a été déposée concernent les mêmes produits commercialisés par cette dernière société sous le signe 'EXCEL' : anneaux métalliques articulés ou pivotants pour le levage de charges, raccords métalliques, bretelles, élingues, sangles et anneaux métalliques pour la manutention, pieux et pitons d’amarrage métalliques, cordages métalliques, quincaillerie métallique et autres chaînes et câbles métalliques.

Considérant qu’il apparaît donc que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE a bien acquis, antérieurement à la date du dépôt de la marque communautaire 'EXCEL' par la société RING INTERNATIONAL le 03 octobre 2006 ainsi qu’à la date de la priorité invoquée (10 avril 2006), un droit sur le signe 'EXCEL' qu’elle a utilisé dans la vie des affaires à titre de nom commercial et d’enseigne et dont la portée, au regard de sa dimension géographique et de sa dimension économique n’est pas seulement locale mais étendue à tout le territoire pertinent (le territoire national et l’Union Européenne en l’espèce).

Considérant enfin qu’en application des dispositions de l’article L 711-4, c) du code de la propriété intellectuelle, l’usage de ce signe, connu sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union Européenne, donne à la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE le droit d’interdire l’utilisation de la marque communautaire 'EXCEL', au sens du règlement du 26 février 2009, compte tenu du risque de confusion dans l’esprit du public.

Considérant dès lors que l’ensemble des conditions posées par les articles 8, paragraphe 4, et 53, 1.c) du dit règlement sont réunies, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de la marque communautaire 'EXCEL' déposée par la société RING INTERNATIONAL le 03 octobre 2006 sous le numéro 5 350 731 et ont ordonné sa radiation du Registre des marques de l’OHMI, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

III : SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON ET LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ RING INTERNATIONAL :

Considérant que du fait de la rétroactivité s’attachant à l’annulation de sa marque communautaire 'EXCEL', la société RING INTERNATIONAL ne peut se prévaloir d’actes de contrefaçon de cette marque à l’encontre de la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE ni demander l’annulation de la marque française 'EXCEL Lifting Fittings Accessoires de Levage' déposée le 22 février 2007 par cette société sous le numéro 07 3 484 406.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société RING INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre contre la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE (interdiction de commercialisation, communication de documents comptables, rappel des produits, expertise, condamnation à des indemnités provisionnelles, confiscation des produits, publication de la décision, nullité de la marque française, transfert de propriété du nom de domaine Internet, dommages et intérêts pour demande abusive d’annulation de sa marque communautaire).

IV : SUR LA DEMANDE DE LA SAS FORGES DE L’ÉMINÉE POUR PROCÉDURE ABUSIVE :

Considérant que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE, appelante incidente de ce chef, demande à la cour de condamner la société RING INTERNATIONAL à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de prononcer la publication du présent arrêt dans cinq périodiques de son choix, aux frais de la société RING INTERNATIONAL, pour procédure abusive à son encontre.

Considérant qu’elle fait valoir que cette société n’a pu légitimement se méprendre sur la réalité de l’étendue de ses droits compte tenu de sa connaissance évidente de l’usage antérieur du signe litigieux et que son action avait pour seul objet de se faire attribuer illégitimement ce signe.

Considérant qu’elle ajoute que le dépôt de la marque communautaire 'EXCEL' quelques mois seulement après l’oubli, par elle, du renouvellement de sa marque d’origine enregistrée en 1996 ne saurait être une coïncidence et caractérise la mauvaise foi de la société RING INTERNATIONAL, laquelle au demeurant ne démontre aucune exploitation de cette marque.

Mais considérant que la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE ne procède, sur ce point, que par hypothèses a posteriori ('Ring International ne pouvait légitimement se méprendre sur la réalité de l’étendue de ses droits (…) ne pouvait ignorer que son action était vouée à l’échec (…) ne peut sérieusement prétendre, (…) le dépôt (…) ne peut raisonnablement résulter d’une coïncidence') sans rapporter la preuve objective d’un comportement fautif de la société RING INTERNATIONAL de nature à faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi.

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en publication de sa décision.

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

Considérant que la société RING INTERNATIONAL, partie perdante en son appel, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Considérant que, pour les mêmes motifs, la société RING INTERNATIONAL sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Déclare sans objet, en l’état des dernières conclusions notifiées le 15 mars 2012 par la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE, la demande de la société RING INTERNATIONAL tendant au rejet des précédentes conclusions de la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE en date du 06 mars 2012.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Condamne la société RING INTERNATIONAL à payer à la SAS FORGES DE L’ÉMINÉE la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Déboute la société RING INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société RING INTERNATIONAL aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.