Affaire T-1103/23

Ferrari SpA

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 2 juillet 2025

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale TESTAROSSA – Usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage par des tiers – Nature de l’usage – Consentement implicite du titulaire de la marque – Preuve de l’usage sérieux – Voitures d’occasion – Pièces détachées et accessoires »

1. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Revente par le titulaire de produits d’occasion mis dans le commerce sous la marque – Inclusion

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1 et 2, et 51, § 1, a)]

   (voir points 30, 31)

2. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Usage par un tiers avec le consentement du titulaire de la marque – Consentement implicite – Critères d’appréciation – Usage de la marque pour des produits d’occasion

   (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 2)

   (voir points 35, 37-39, 42, 43)

3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Marque verbale TESTAROSSA

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

   (voir points 41, 45, 52, 60, 91, 95, 103)

4. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Fourniture de services relatifs aux produits commercialisés antérieurement sous la marque – Inclusion – Condition – Services fournis sous la même marque

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

   (voir points 47, 48)

5. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Preuve de l’usage – Usage sérieux – Notion – Utilisation d’une marque enregistrée pour des pièces détachées faisant partie intégrante des produits couverts par cette marque – Inclusion – Limites

   [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

   (voir points 97-99)

Résumé

Le Tribunal, statuant en formation élargie, annule la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) et se prononce sur la notion d’usage sérieux dans le contexte de la revente par des tiers de produits d’occasion, portant la marque contestée, avec le consentement implicite du titulaire de la marque. Il clarifie ainsi la jurisprudence issue de l’arrêt Ferrari ( 2 ).

Ferrari SpA, la requérante, est titulaire de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale TESTAROSSA notamment pour des véhicules ( 3 ). Le 7 septembre 2015, M. Kurt Hesse, l’intervenant, a introduit une demande en nullité des effets de cet enregistrement international ( 4 ). La division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en déchéance et l’a rejetée pour les « automobiles ».

L’intervenant et la requérante ont tous deux introduit un recours en annulation partielle contre cette décision. La chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours de l’intervenant et a rejeté celui de la requérante, qui a ainsi été déchue de ses droits sur la marque contestée pour l’ensemble des produits. La requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation à l’encontre de cette décision.

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal se prononce sur l’usage sérieux de la marque contestée pour les automobiles. Tout d’abord, il constate qu’aucune voiture neuve n’a été produite ou mise sur le marché sous la marque contestée au cours de la période pertinente et que les voitures d’occasion portant la marque contestée ont été commercialisées par des concessionnaires ou des distributeurs agréés. À cet égard, il rappelle que si la revente, en tant que telle, d’un produit d’occasion revêtu d’une marque ne constitue pas nécessairement un usage sérieux ( 5 ), il n’en demeure pas moins que, si le titulaire de la marque contestée fait usage de celle-ci lors de la revente conformément à sa fonction essentielle, une telle utilisation peut être considérée comme un « usage sérieux » de cette marque. Une telle interprétation est confirmée par l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dont il découle qu’une marque est susceptible de faire l’objet d’un usage pour des produits déjà mis dans le commerce sous cette marque, de sorte que son titulaire ne peut pas interdire à des tiers un tel usage. En revanche, cela ne signifie pas que le titulaire ne peut pas lui-même faire usage de sa marque pour de tels produits. Cela s’applique également à l’usage de la marque par des tiers avec le consentement du titulaire, de sorte qu’il reste loisible au titulaire de la marque de démontrer que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits d’occasion vendus sous cette marque par des tiers avec son consentement.

Ensuite, le Tribunal, tout en relevant que la requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve faisant état de son consentement explicite à l’usage de la marque contestée par des tiers pendant la période pertinente, indique qu’un tel consentement peut également résulter d’une manière implicite de circonstances et d’éléments antérieurs, concomitants ou postérieurs à l’usage de la marque par un tiers. Cela étant, dans le cadre spécifique de l’usage d’une marque pour des produits d’occasion, un consentement implicite ne saurait se déduire du simple fait que le titulaire avait connaissance de l’usage de la marque par un tiers, mais nécessite que le titulaire soit impliqué dans cet usage. Par ailleurs, les circonstances et éléments pertinents susceptibles de traduire l’existence d’un consentement implicite doivent être examinés à la lumière des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné et des caractéristiques du marché.

Ainsi, d’une part, le Tribunal estime que la vente d’une voiture d’occasion de la marque contestée par un concessionnaire ou un distributeur agréé par le titulaire de cette marque, et non par un tiers quelconque n’entretenant aucun rapport avec ce dernier, constitue un indice que celle-ci est effectuée avec le consentement implicite de ce dernier. À cet égard, il rappelle que l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution agréée par le titulaire de cette marque peut être reconnu comme étant fait avec le consentement de ce dernier, dans la mesure où un tel agrément établit un lien entre ces deux sociétés qui présuppose que le titulaire de la marque a autorisé le concessionnaire ou distributeur agréé à utiliser sa marque. Cette appréciation est corroborée par les usages considérés comme justifiés dans le marché automobile, dans lequel un distributeur ou concessionnaire agréé par le constructeur est réputé autorisé à commercialiser l’ensemble des modèles de ce constructeur. Il en va de même sur le marché des véhicules d’occasion, sur lequel l’on distingue généralement les ventes de voitures d’occasion effectuées par un tiers indépendant de celles effectuées par un concessionnaire ou un distributeur agréé.

D’autre part, s’agissant du service de certification fourni par la requérante et ayant pour objet d’attester, contre rémunération, l’authenticité des voitures d’occasion portant la marque contestée, le Tribunal rappelle que l’utilisation effective, par son titulaire, d’une marque enregistrée pour certains produits, pour des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ces produits est susceptible de constituer un « usage sérieux » de cette marque. En l’occurrence, le service de certification se rapporte directement aux ventes de voitures d’occasion de la marque contestée par des concessionnaires agréés et vise à satisfaire les besoins de la clientèle de ces voitures, de sorte qu’une telle utilisation est susceptible de constituer un « usage sérieux » de cette marque. L’utilisation concomitante de la marque Ferrari et de la marque contestée sur les factures de ce service est conforme aux habitudes du marché, étant donné que les voitures sont couramment commercialisées à la fois sous une marque désignant le constructeur et sous une seconde marque désignant le modèle.

Enfin, le Tribunal conclut que la requérante a démontré qu’elle avait consenti implicitement à l’usage de la marque contestée par des tiers pour des « automobiles ».

En deuxième lieu, le Tribunal examine l’usage sérieux de la marque contestée pour les pièces détachées et accessoires, lesquels sont principalement des pièces d’occasion. Il observe, d’une part, que cet usage a été fait pendant la période pertinente par des concessionnaires et des distributeurs agréés et, d’autre part, que la requérante propose un service de certification qui inclut une vérification de l’origine commerciale des pièces composant les voitures d’occasion de la marque contestée. Dès lors, la requérante a démontré avoir consenti implicitement à l’usage, par des tiers, de la marque contestée pour des pièces détachées et accessoires. En outre, le Tribunal constate que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération le fait que les ventes des pièces détachées et accessoires effectuées par des concessionnaires agréés portaient également sur des pièces d’origine désignés spécifiquement par la marque contestée. Pour ces motifs, il estime que les appréciations de la chambre de recours sont entachées d’erreurs.

En dernier lieu, le Tribunal relève que l’usage de la marque contestée pour les pièces détachées et accessoires peut également constituer un usage de celle-ci pour les « automobiles ». En effet, une marque enregistrée pour une catégorie de produits et de pièces détachées les composant est considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie et les pièces détachées les composant, si elle n’a fait l’objet d’un tel usage que pour certains produits ou seulement pour les pièces détachées ou les accessoires composant certains de ces produits, à moins qu’il ne ressorte que le consommateur perçoit ceux-ci comme constituant une sous-catégorie autonome de la catégorie des produits pour laquelle la marque concernée a été enregistrée. En l’espèce, la chambre de recours n’a toutefois par examiné ces éléments et n’a pas constaté que ces pièces détachées et accessoires constituaient une sous-catégorie autonome par rapport aux automobiles, de sorte que la preuve de l’usage de ces premières serait dépourvue de pertinence pour les secondes. D’une part, la chambre de recours s’est contentée de relever l’existence d’une disproportion de valeur économique entre les pièces détachées et accessoires et les automobiles, sans tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le critère de finalité ou de destination est primordial aux fins de la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services. D’autre part, elle a estimé que le public pertinent ne considérerait pas que les fabricants de pièces détachées et accessoires auraient la capacité technique de construire des automobiles. Or, le Tribunal relève qu’une telle règle générale, selon laquelle le public considèrerait nécessairement que les automobiles et les pièces détachées et accessoires proviennent de deux constructeurs différents n’est pas établie, étant précisé qu’un certain nombre de pièces détachées et accessoires sont produits par les constructeurs automobiles eux-mêmes. Partant, la décision attaquée est également entachée d’erreurs à cet égard.

( 1 ) Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 août 2023 (affaires jointes R 334/2017-5 et R 343/2017-5), telle que rectifiée le 28 septembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).

( 2 ) Arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari (C 720/18 et C 721/18, EU:C:2020:854).

( 3 ) Produits relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

( 4 ) Sur le fondement de l’article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

( 5 ) Au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009