LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 1111/2019-4
Sous-marine haven B.V. Arie Biemondstraat 111
1054 PD Amsterdam
Pays-Bas Opposante/requérante
représentée par Matchmark B.V., Herengracht 122, 1015 BT Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Sous-marin, LLC 197 Grand Street 6W
New York, New York 10013
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse
représentée par Wiggin LLP, 72-74, rue de Namur, 1000 Bruxelles, Belgique
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 414 525 (demande de marque de l’Union européenne no 13 147 871)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/03/2020, R 1111/2019-4, SUBMARINE/SUBMARINE et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 06/08/2014, Submarine, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STRUCTURES
en tant que marque de l’Union européenne pour distinguer des produits et des services compris dans les classes 9, 35 et 41, à savoir, notamment:
Classe 35 — Convente de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés.
2 Le 06/10/2014, Submarine haven B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de la demande sur les motifs de l’opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2015 (ci-après le «RMUE
a) La marque de l’Union européenne no 13 122 791 pour la marque verbale
STRUCTURES
Déposée le 29/07/2014 et enregistrée le 20/03/2018 pour des services compris dans les classes 38, 41 et 45, entre autres, comme suit:
Classe 41 — composing, production, direction, distribution et exploitation de spectacles, audiovisuel, d’enseignement, de cinéma, de musique, de musique, de radio, de télévision et de théâtre; production d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres audiovisuelles, de films, de vidéos et d’autres supports de données électroniques ou numériques; prise de photographies, rapports de films et vidéo; photographie; studios de cinéma; services de location de films et de cassettes vidéo; location de films; les services des offices éditoriaux, non à des fins publicitaires; organisation et préparation de conférences, de séminaires, de conférences et d’autres activités éducatives; organisation d’événements et de manifestations sportives, culturelles, musicales et éducatives; organisation d’expositions et de foires à des fins culturelles, de divertissement ou d’éducation; répondre à des concepts de divertissement, audiovisuel, d’enseignement, de cinéma, de musique, de musique, de radio, de télévision et de théâtre, y compris des formats; l’édition, le prêt, l’édition et la diffusion de publications, la création audiovisuelle, l’enseignement, les films, la photo, la musique, la radio, la télévision et le théâtre; publication, édition, prêt et distribution de magazines, journaux, brochures et autres périodiques, sous forme électronique ou numérique sur livres, revues, journaux, brochures et autres périodiques; services de publication, d’édition, de prêt et de distribution comprennent de la musique, des films, des jeux et des contenus dans le domaine du divertissement, sous forme électronique ou numérique; fournir des informations et des conseils en rapport avec les services précités; services précités également fournis par le biais de l’internet, de réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données.

b) Enregistrement Benelux no 1 286 810 de la marque verbale
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déposée le 27/03/2014 et enregistrée le 18/07/2014 pour des services compris dans les classes 35, 36, 38, 41 et 45, y compris les produits suivants:
Classe 35 — Publicité et promotion; médiation et consultation commerciales en matière d’affaires commerciales pour l’achat et la vente et l’exploitation de spectacles de divertissement, audiovisuels, éducatifs, cinématographiques, musicaux, musicaux, radiophoniques, télévisés, théâtraux, et la fourniture des classes 36, 38, 41 et 45 mentionnées dans les classes, et; la création et la gestion de bases de données contenant, entre autres, des matériels vidéo et audio et d’autres services administratifs afin d’y inclure une production cinématographique; marchandisage; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales; mise à disposition d’informations et de conseils en matière de services précités; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet, d’un réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données.

Classe 41 – composing, production, direction, distribution et exploitation de spectacles de divertissement, audiovisuels, éducatifs, cinématographiques, photographiques, musicaux, radiophoniques, de télévision et de théâtre; production d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres audiovisuelles, de films, de vidéos et d’autres supports de données électroniques ou numériques; reportages photographiques, cinématographiques et vidéo; photographie; studios de cinéma; services de location de films et de cassettes vidéo; location de films; les services des offices éditoriaux, non à des fins publicitaires; organisation et préparation de conférences, de séminaires, de conférences et d’autres activités éducatives; organisation d’événements et de manifestations sportives, culturelles, musicales et éducatives; organisation d’expositions et de foires à des fins culturelles, de divertissement ou d’éducation; élaborer des concepts en matière de divertissement, audiovisuels, éducatifs, cinématographiques, photographiques, musicaux, radiophoniques, télévisés et théâtres, y compris les formats; l’édition, le prêt et la diffusion incluent le divertissement, l’audiovisuel, l’éducation, le cinéma, la musique, la musique, la radio, la télévision et les productions théâtrales; publication, édition, prêt et distribution de magazines, journaux, brochures et autres périodiques, sous forme électronique ou numérique sur livres, revues, journaux, brochures et autres périodiques; l’édition, l’édition, le prêt et la distribution de musique, de films, de jeux et de contenus, entre autres, dans le domaine du divertissement, sous forme électronique ou numérique; mise à disposition d’informations et de conseils en matière de services précités; les services précités sont également fournis par le biais de l’internet, d’un réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données.

3 L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la demande contestée et était fondée sur tous les services désignés par les marques antérieures.
4 Par décision du 19/03/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux compris dans les classes 9 et 41, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE. Pour les services compris dans la classe 35, comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, l’opposition a été rejetée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
5 La division d’opposition a estimé que les services contestés compris dans la classe 35 pour lesquels l’opposition était rejetée étaient différents des services des marques antérieures. Elle a estimé que la vente de produits n’était pas un service au sens de la classification de Nice. L’activité de vente au détail de produits pour laquelle la protection pouvait être obtenue en classe 35 correspondait à des
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services rendus dans le cadre de la vente effective de produits, à savoir le rassemblement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services sont différents de tous les services de l’opposante. Ils n’ont d’autre choix que de la destination, de l’espèce et de la méthode d’utilisation, ainsi que de leurs canaux de distribution et fournisseurs réguliers/fabricants. Les services en cause ne sont pas en concurrence. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était également rejetée pour ces services compris dans la classe 35 au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Moyens et arguments des parties
6 Le 20/05/2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 18/07/2019. La requérante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 35, de rejeter la demande contestée dans son intégralité et de condamner la défenderesse aux dépens.
7 La requérante affirme qu’il s’agit d’un studio de production bien connu qui fabrique, développe et distribue des films, des documentaires, des bandes dessinées, des jeux en ligne en collaboration avec des diffuseurs, des distributeurs et des éditeurs, et produit des éléments de preuve pour son film, ses productions documentaires et ses distributions de ses films dans les cinémas et sur l’internet (annexes 5-10).
8 Les services contestés dans la classe 35 comprenaient également des services tels que la fourniture d’informations et de conseils en matière de distribution et d’exploitation de divertissements, de films et de télévision ainsi que l’édition et la diffusion de spectacles, de films et de télévision. Ces services étaient identiques non seulement aux services compris dans la classe 35 de la marque Benelux antérieure, mais aussi à des services au moins très similaires aux services compris dans la classe 41 visés par les deux marques antérieures; Cela était d’autant plus vrai que la défenderesse avait initialement appliqué pour des «services de divertissement, à savoir, le développement, la création, la production, la distribution et la vente de films cinématographiques, de documentaires et de programmes de télévision» compris dans la classe 41, qui avaient ensuite été reclassés par l’examinateur compris dans la classe 35. Ces services sont de même nature et leur destination est identique, à savoir la promotion, la distribution et la vente de films et de productions audiovisuelles. Les deux parties étaient actives dans le même secteur de marché. Les services sont proposés à la vente par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et de la même clientèle, à savoir les réseaux de télévision, les diffuseurs et les plateformes médias, et ils pourraient se substituer l’un à l’autre.
9 Dans la mesure où les signes étaient identiques, l’opposition devait être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, ou, du moins,
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conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, parce qu’il existait un risque de confusion.
10 La défenderesse demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens de la procédure de recours.
11 La requérante fait valoir que les éléments de preuve produits par la requérante au stade du recours ne doivent pas être pris en considération puisqu’ils sont tardifs. Elle soutient la décision attaquée en ce sens que les services en conflit sont dissemblables et qu’il n’existe aucun risque de confusion. La requérante n’a pas précisé parmi les nombreux services désignés par les marques antérieures un service qui pourrait être considéré comme similaire aux services contestés compris dans la classe 35; par exemple, la photographie «photographie» n’est clairement différente des services contestés. La nature et la destination des services contestés consistaient en la facilitation de la vente de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés. Aucun des services visés par les marques antérieures ne partage la même nature ni la même destination. Les services contestés sont proposés par le biais de l’internet, par un catalogue ou par correspondance, ou par un lieu de vente au détail fixe. Dès lors que certains des services des marques antérieurs partagent les mêmes canaux de distribution, cette seule coïncidence ne peut conduire qu’à un très faible degré de similitude, dans la mesure où il s’applique à presque tous les services. Le public pertinent des services contestés était le grand public, tandis que les services de la marque antérieure étaient destinés au public professionnel. La requérante a commis une erreur en basant la comparaison sur les services effectivement proposés par le défendeur et non pas sur les services tels que demandés.
Motifs
12 Le recours est fondé. Les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux services des marques antérieures et il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la MUE antérieure et sur la marque antérieure du Benelux «SUBMARINE» [marques au paragraphe 2, points a) et b)].
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
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14 Étant donné que les marques antérieures sont une Union européenne et une marque Benelux, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne incluant le Benelux, c’ est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
15 En ce qui concerne le public pertinent, il convient d’observer que, du libellé des services contestés «ventes de films cinématographiques, de documentaires et de programmes de télévision», il ne peut en être déduit que ceux-ci s’adressent uniquement au grand public, comme l’avance la défenderesse. Les services peuvent s’adresser au grand public, mais ils peuvent également s’adresser au public professionnel, comme les diffuseurs de télévision, les cinémas ou les plateformes cinématographiques.
Comparaison des signes
16 Les signes sont identiques.
Comparaison des services
17 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il s’agit alors de déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou les services en cause ont une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, §
§ 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
18 Dans la mesure où les marques antérieures ne font pas l’objet d’une demande de preuve de l’usage, la comparaison doit être fondée sur les services en conflit tels qu’ils sont enregistrés.
19 Les services contestés sont des «ventes de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés» compris dans la classe 35. Ils sont très similaires aux services des marques antérieures compris dans la classe 41 «distribution et exploitation de l’audiovisuel, du film, de la télévision; services de location de films et de cassettes vidéo; location de films; les prêts, et la diffusion incluent l’audiovisuel, le cinéma, la télévision; prêt et distribution de films et d’contenus dans le domaine du divertissement, sous forme électronique ou numérique; services précités également fournis par le biais de l’internet, de réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données».
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a affirmé à juste titre que la vente de produits en tant que telle n’est pas considérée comme un service en soi, mais uniquement les activités relevant de la classe 35 qui concernent le regroupement, pour le compte de tiers, d’un article variétale permettant aux
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clients de les voir et de les acheter commodément (note explicative de la classe 35 de la classification de Nice). Ainsi, les services contestés sont destinés à permettre au public de visualiser et d’acheter des films, des documentaires et des programmes de télévision. Les services antérieurs, par contre, sont, en substance, «la distribution et l’exploitation de films et de télévision; services de location de films et de cassettes vidéo; location de films» compris dans la classe 41.
«distribution et exploitation de films et de programmes télévisés» désigne le processus de mise à disposition de films ou de programmes télévisés en vue de la visualisation par un public; Il s’agit généralement du travail de distributeur de films professionnel, qui définit la stratégie de commercialisation du film et des supports sur lesquels un film est destiné à être mis à disposition pour la visualisation. Les films peuvent être présentés au public directement par l’intermédiaire des cinémas ou des chaînes de télévision, ou sous la forme d’une visualisation personnelle, telle que la visualisation de supports enregistrés ou par la vidéo à la demande. Cela signifie que les services antérieurs de distribution de films ou de télévision sont étroitement liés aux services contestés étant donné que l’objet de tous les services est identique; Ils concernent des films, des programmes télévisés et des services destinés à promouvoir et à faciliter leur distribution. Les services de vente au détail de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés, de location de films ou de location de films ne constituent que différents moyens de distribution de films. Ces services ont la même destination, à savoir la distribution de films ou de programmes de télévision, soit par la vente, la location, soit par la location.
21 Les services sont destinés au même public, à savoir celui destiné à un public de professionnels en cas de sortie de films sur le marché du cinéma, à des plates- formes de cinéma ou à destination du public en général dans le cas de films enregistrés sur des DVD ou vidéos. Les services sont également proposés par les mêmes prestataires, à savoir les sociétés de distribution de films. De plus, les services sont concurrents. Pour qu’des produits ou des services doivent être considérés comme étant concurrents, il faut qu’ils constituent un élément de nature interchangeable entre eux (04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE,
EU:T:2013:57, § 42; 0 1/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI, EU:T:2005:72, § 57;
04/11/2003, T-85/02, CASTILLO, EU:T:2003:288, § 35). Ceci est le cas ici. Les clients peuvent choisir d’acheter des films ou des programmes télévisés, de les louer ou de les louer. Dès lors, les services sont substituables et peuvent être fournis par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, les services sont très similaires. Le fait que les services figurent dans des classes différentes de la classification de Nice ne suffit pas à les considérer comme différents, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
22 En outre, dans la mesure où les services contestés compris dans la classe 35 englobent toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’une telle transaction (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § § 34, 50) en ce qui concerne les films cinématographiques, les documentaires et les programmes de télévision, ils comprennent des informations et des conseils en matière de vente de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés. Dès lors, il existe également un degré élevé de similitude
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avec les services antérieurs de la classe 41 «services de mise à disposition d’informations et de conseils en matière de distribution et d’exploitation de films et de télévision». Les services sont étroitement liés à cet égard puisqu’ils ont en commun la même destination, ils peuvent être fournis par les mêmes prestataires dans le domaine de la distribution cinématographique et s’adressent à la même clientèle.
Appréciation globale du risque de confusion
23 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement, et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
25 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
26 Les services contestés compris dans la classe 35 sont destinés à un public de professionnels de l’industrie du cinéma et de la télévision, qui fait preuve d’un degré d’attention accru de la part du grand public.
27 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
28 Compte tenu de l’identité des signes et du caractère distinctif normal des marques antérieures, il existe un risque de confusion pour les services très similaires compris dans la classe 35, même en tenant compte du niveau d’attention élevé des consommateurs professionnels pertinents. L’opposition étant accueillie sur la base de l’hypothèse d’un caractère distinctif normal des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’ apprécier l’argument de la requérante selon lequel il existe un caractère distinctif accru en raison de l’usage intensif qui en est fait.
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29 La décision attaquée a dû être annulée en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 et la demande doit être rejetée également pour ces services.
Coûts
30 À la suite des procédures d’opposition et de recours, l’opposition est accueillie dans son intégralité. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (défenderesse) en tant que partie perdante doit être condamnée à supporter les frais exposés aux fins de la procédure.
Fixation des frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais à payer par le défendeur en tant que partie perdante. Il s’agit des frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition, qui s’élèvent à 300 EUR, conformément à la règle 94 (7) (d) (i), du REMC, les frais de représentation pour la procédure de recours, fixés à 550 EUR, en application de l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais d’opposition de 350 EUR, ainsi que la taxe de recours de 720 EUR, s’élèvent au total à 1,920 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services suivants:

Classe 35 – Convente de films cinématographiques, de documentaires et de programmes télévisés.

2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 13 147 871 pour ces services;

3. Condamne la défenderesse à supporter les frais et taxes des procédures d’opposition et de recours;

4. Fixe le montant total des frais et taxes à payer par la défenderesse à la requérante pour les procédures d’opposition et de recours à 1,920 EUR.

Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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