DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 362 C (INVALIDITY)
Shenzhen Newyes Technology Limited, Rm 203, 2/F, Bldg 15, Pingshan Industrial Zone, no 1285 Liuxian Ave, Pingshan Community, Taoyuan St., Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong prov., République populaire de Chine (demandeur), représenté par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé)
i-n s t
Chen XI, 2303 unité A, bloc 5, Shangpingyayuan, Bulong Rd., Longgang Dist., Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le16/06/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits de la marque de l’Union européenne no 18 007 105 pour la marque verbale «newyes».La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 380 504 de la marque verbale «NEWYES».La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir que son signe «NEWYES» faisait partie de son nom précédent «NEWYES GROUP LIMITED» et faisait également partie de certains noms de domaine. Elle a fait valoir que les produits fabriqués sont des accessoires électroniques destinés à la vie quotidienne, des tablettes à écrire en matière d’affichage à cristaux liquides (LCD), des maisons intelligentes, des dispositifs de communication avec les mauvaises herbes et des caméscopes, ainsi que des couteaux et des produits pour le ménage vendus en ligne via Amazon et faisant l’objet d’une publicité sur le site internet de la demanderesse. À l’appui de ses allégations, elle a produit des documents afin de démontrer l’usage et la renommée de la marque antérieure (énumérée et appréciée ci-dessous).Elle a également fait valoir que les produits contestés compris dans les classes 8 et 16 étaient similaires aux coussinets pour l’écriture, tableaux électroniques à dessin, tablettes à écrire et couteaux» de la demanderesse, selon lesquels les signes sont identiques et que l’usage de la marque contestée sans juste

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur212 38 362 C
motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de la demanderesse pour les carnets, les coussinets et les planches, ou leur porte préjudice.
Par ailleurs, le demandeur a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait fait preuve de mauvaise foi dans le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, étant donné qu’il avait connaissance ou devait avoir connaissance de l’utilisation du signe «NEWYES» de la demanderesse en raison de son usage intensif et de sa renommée à Hong Kong et en Chine. La demanderesse a avancé que la présomption selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne possédait cette connaissance était fondée sur une connaissance générale des planches, des carnets et des comprimés d’écriture dans le secteur économique. Elle a également fait valoir que l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne a été déduite du fait que les produits contestés compris dans la classe 16 couvraient les mêmes produits que les produits de la demanderesse sous forme électronique (comprimés pour écrire) et que l’objectif de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de tirer profit de la renommée de la demanderesse, de lui tirer profit et de bloquer l’activité commerciale de la demanderesse dans l’Union européenne.
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: ordinateurs ; tablettes électroniques; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils pour navigation par satellite; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; accumulateurs électriques; chargeurs de batteries; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; montres intelligentes; capteurs et détecteurs.
Classe 11: installations pour l’ épuration de l’eau; appareils de désinfection; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; appareils de chauffage pour bains; robinets; installations de filtrage d’air; appareils et machines frigorifiques; lampes; feux automobiles; Poêles.

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur312 38 362 C
Classe 14: alliages en métaux précieux; articles de bijouterie; parures [bijouterie]; objets d’art en métaux précieux; horloges et pendules; montres-bracelets; bracelets de montres; instruments chronométriques; horloges électriques; montres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: dispositifs de manucure électriques; appareils pour l’épilation, électriques et non électriques; rasoirs électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; appareils à main à friser les cheveux non électriques; pinces pour recourber les cils; nécessaires de pédicure; trousses de manucures; cuillers [outils]; cuillers; matraques; fers à tuyauter; fers à friser; polissoirs d’ongles électriques ou non; appareils pour percer les oreilles.
Classe 10: ceintures orthopédiques; vibromasseurs; appareils de massage; appareils esthétiques de massage; cure-oreilles; ventouses médicales; sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; aiguilles d’acupuncture; ceintures de grossesse; gants pour massages; biberons; tire- lait; articles orthopédiques; Masques chirurgicaux.
Classe 16: blocs à dessin; tableaux noirs; planches à dessin; stylos; carnets; stylos; coussinets; instruments d’écriture; stylos; tableaux noirs; le dessin de tableaux noirs; fermoirs; stylos à encre; cartouches pour stylos-plume; cahiers; petits tableaux noirs; tableaux blancs; planches à effaîtage à sec; papiers.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les produits contestés sont des outils et instruments à main (essentiellement liés au secteur de la beauté) et des cuillères; Matraques
La demanderesse soutient que ces produits sont similaires aux aiguiseurs de couteaux de la demanderesse.Cependant, la marque antérieure n’est pas enregistrée pour les aiguiseurs de bistouris, mais pour des produits compris dans les classes 9, 11 et 14, qui englobent essentiellement des équipements informatiques compris dans la classe 9, ainsi que des appareils et installations sanitaires, du chauffage, de la réfrigération, de l’éclairage, de la ventilation et de l’approvisionnement en eau compris dans la classe 11 et des bijoux; instruments chronométriques et instruments d’horlogerie et articles en métaux précieux compris dans la classe 14.
Ces produits n’ont pas la même nature, destination ou mode d’utilisation. En outre, ils diffèrent au niveau de leurs fabricants, réseaux de distribution et points de vente et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait que la plupart d’entre eux s’adressent au même public est clairement insuffisant pour les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés englobent des appareils orthopédiques, médicaux et de massage ainsi que des articles de puériculture. Elles sont différentes des produits de la demanderesse compris dans les classes 9, 11 et 14 puisque ces produits n’ont pas la

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur412 38 362 C
même nature, destination ou mode d’utilisation. En outre, ils diffèrent au niveau de leurs fabricants, réseaux de distribution et points de vente et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits contestés englobent des instruments de papeterie et d’ écriture; Papier et différents types de panneaux (tableaux noirs; planches à dessin; tableaux noirs; petits tableaux noirs; Tableaux blancs, planches saillantes).La demanderesse soutient que ces produits sont similaires aux coussinets de la demanderesse pour l’écriture, l’affichage électronique de dessin, comprimés à écrire.Cependant, ces produits ne sont pas énumérés dans la liste des produits de la marque antérieure qui couvre des ordinateurs compris dans la classe 9; tablettes électroniques; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils pour navigation par satellite; circuits intégrés; puces
[circuits intégrés]; accumulateurs électriques; chargeurs de batteries; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; montres intelligentes; Capteurs et détecteurs.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, les produits contestés compris dans la classe 16 ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse compris dans la classe 9, en particulier les tablettes électroniques de la demanderesse. Ces produits n’ont pas la même nature, destination ou mode d’utilisation (produits informatiques et matériel éducatif).Bien que les tablettes électroniques aient un écran tactile et puissent être utilisées par écrit, elles diffèrent de celles de la demanderesse dans la classe 16, qui ne sont ni numériques, ni électroniques. En outre, ces produits diffèrent par leurs fabricants et leurs canaux de distribution et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le fait qu’ils s’adressent au même public est clairement insuffisant pour les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Le même raisonnement s’applique aux produits de la demanderesse compris dans les classes 11 et 14, qui englobent les appareils et installations à usage sanitaire, les systèmes de chauffage, de réfrigération, d’éclairage, de ventilation, de distribution d’eau compris dans la classe 11 et les bijoux; instruments chronométriques et instruments d’horlogerie et articles en métaux précieux compris dans la classe 14. Ces produits sont différents des produits contestés dans la mesure où ils n’ont pas la même nature, destination ou mode d’utilisation. En outre, ils diffèrent au niveau de leurs fabricants, réseaux de distribution et points de vente et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par la demanderesse à cet égard ne modifient en rien la conclusion présentée ci-dessus;

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur512 38 362 C
Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article sont remplies (lorsque la marque contestée est identique à la marque antérieure ou similaire à, elle est identique ou similaire à celle pour laquelle la marque antérieure est enregistrée) et lorsqu’dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de la demanderesse doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée et encore exister au moment de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels la demande est fondée.
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande en nullité peut tout de même être rejetée si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas explicitement invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
Renommée de la marque antérieure
Selon la demanderesse, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque les marques antérieures sont connues d’une part significative du public pertinent pour les

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur612 38 362 C
produits ou services qu’elles couvrent. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/01/2019.Par conséquent, il a été demandé à la demanderesse de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. En outre, la renommée doit exister jusqu’à ce que la décision relative à la demande en nullité soit prise. Les éléments de preuve doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels la demanderesse a revendiqué la renommée, à savoir tous les produits sur lesquels repose la demande (voir la liste ci-dessus dans la comparaison des produits).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 28/10/2019, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Extrait de eSearch concernant la marque de l’Union européenne no 15 380 504 de la demanderesse au nom de «NEWYES GROUP LIMITED» et demande de changement de nom en nom de «Shenzhen NEWYES TECHNOLOGY LIMITED», ainsi qu’une déclaration de la demanderesse confirmant ce changement de nom (en chinois, traduit en anglais);
Annexe 2: La certification par nom de domaine mondial de premier niveau, datée du 27/09/2019, relative au nom de domaine newyes.com enregistrée le 02/11/2009 (date d’expiration 03/11/2028);
Annexes 3 et 4: licence commerciale octroyée par l’administration chinoise le 09/06/2014 au demandeur et par «enregistrement de l’enregistrement» de la société le 21/09/2016, accompagné de sa traduction en anglais;
Annexe 5: La certification par nom de domaine mondial de premier niveau, datée du 27/09/2019, concernant le nom de domaine newyesboard.com enregistrée le 30/06/2017 (date d’expiration 30/06/2020);
Annexe 6: Extraits du site internet de la demanderesse www.newyesboard.com, avec profil d’entreprise, renvoyant à des blocs-notes;
Annexe 7: Extraits du site internet de la demanderesse www.newyes.com faisant référence à des articles de papeterie, des articles de papeterie, des comprimés à écrire, des stylos à pointe sourde;
Annexe 8: Extraits du site www.globalsources.com présentant la société de la demanderesse, fondée en 2012, et ses produits;
Annexe 9: les ventes via Amazon de carnets NEWYES, stylos, écriture, tablettes, enregistreurs vocaux numériques, couteaux au Royaume-Uni de août 2017 à juin 2018 et pour écrire, couper à base de légumes et d’autres fruits végétaux, tasses à vide en acier inoxydable, tablettes à écrire au Royaume-Uni de juin 2018 à janvier 2019;

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur712 38 362 C
Annexe 10: ventes par Amazon de couteaux «NEWYES» en France, Grande- Bretagne, Italie, Espagne en 2018;
Annexe 11: ventes via Amazon de produits «NEWYES» à des clients en Allemagne, en Espagne et en Autriche en 2017-2018;
Annexe 12: ventes via Amazon de produits «NEWYES» à des clients en France, en Italie et au Royaume-Uni en 2017-2019;
Annexe 13: ventes en ligne de produits «NEWYES» à des clients en Croatie, aux Pays-Bas, en Norvège et en Roumanie en 2017-2018;
Annexe 14: la liste en ligne des ventes de produits «NEWYES» à des clients au Danemark et en Suède en 2017-2018;
Annexe 15: ventes en ligne de produits «NEWYES» à des clients en Estonie, Lettonie, Slovénie, Slovaquie en 2018;
Annexe 16: ventes en ligne de produits «NEWYES» à des clients en Belgique, en République tchèque, en Lituanie, en Hongrie, en Autriche, en Finlande en 2018;
Annexe 17: ventes en ligne de produits «NEWYES» à des clients en Bulgarie, en Grèce, à Malte, en Pologne et au Portugal en 2018.
La division d’annulation estime que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Malgré l’indication d’un usage de la marque, les éléments de preuve fournissent très peu d’informations sur l’importance de l’usage de la marque antérieure. Les preuves ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance de la marque de l’opposante par le public pertinent. En outre, les preuves n’indiquent pas la part de marché de la marque ni la portée de la promotion de la marque.La demanderesse n’a pas apporté de preuve de l’intensité et de la durée de l’usage de la marque dans le territoire pertinent et de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant de la demanderesse grâce à la marque. Le demandeur aurait pu soumettre des enquêtes sur la reconnaissance de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et professionnelles, des articles de presse ou d’autres moyens de preuve provenant de sources indépendantes. Par conséquent, les preuves ne démontrent pas que la marque est connue d’une fraction importante du public pertinent. Dans ces circonstances, la demanderesse n’a pas démontré que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, il est nécessaire, pour que la demande en nullité soit accueillie sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que la marque antérieure possède une renommée.L’existence d’une renommée de la marque antérieure n’ ayant pas été établie, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur812 38 362 C
En tout état de cause, la division d’annulation relève que la demanderesse n’a produit ni fait, ni preuve, ni observation de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE: Mauvaise foi — article 59, paragraphe 1, point b), RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361,
§ 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
Dans le cadre d’une procédure de nullité en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limitera son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, deuxième phrase).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017,- 23/16, FORMATA (fig.), EU: T: 2017: 149, § 45).
La demanderesse en nullité a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance ou devait avoir eu connaissance de l’utilisation du signe «NEWYES» de la demanderesse en raison de son usage intensif et de sa renommée à Hong Kong et en Chine. La demanderesse a avancé que la présomption selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne possédait cette connaissance était fondée sur une connaissance générale des planches, des carnets et des comprimés d’écriture dans le secteur économique. Elle a également fait valoir que l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne a été déduite du fait que les produits contestés compris dans la classe 16 couvraient les mêmes produits que les produits de la demanderesse sous forme électronique (comprimés pour écrire) et que l’objectif de la titulaire de la marque de l’Union européenne était de tirer profit de la

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur912 38 362 C
renommée de la demanderesse, de lui tirer profit et de bloquer l’activité commerciale de la demanderesse dans l’Union européenne.
Appréciation de la mauvaise foi
La jurisprudence définit trois facteurs particulièrement pertinents pour la constatation d’une mauvaise foi.
Identité/similitude prêtant à confusion entre les signes: la MUE prétendument enregistrée de mauvaise foi doit être identique ou similaire au point de prêter à confusion avec le signe auquel se réfère la demanderesse en nullité. Bien que le fait que les marques soient identiques ou similaires au point de prêter à confusion n’est pas suffisant en soi pour démontrer l’existence d’une mauvaise foi (01/02/2012-, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90; 28/01/2016, 335/14,- DoggiS, EU: T: 2016: 39, § 59-60), une marque similaire ou non similaire au point de prêter à confusion ne permettra pas de conclure à l’existence d’une mauvaise foi.
Connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion: la titulaire de la marque de l’Union européenne connaissait ou devait avoir connaissance de l’utilisation d’un signe identique ou similaire au point de prêter à confusion pour un tiers pour des produits ou services identiques ou similaires.
Il existe des connaissances, par exemple, lorsque les parties se sont entretenues dans une relation d’affaires et que, par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne «n’aurait pu ignorer, et certainement pas que l’intervenante avait longtemps recours… le signe» (11/07/2013, 321/10, Gruppo Salini-, EU: T: 2013: 372, § 25), lorsque la renommée du signe, y compris en tant que marque «historique», est un fait notoire (08/05/2014, 327/12, Simca-, EU: T: 2014: 240, § 50), ou lorsque l’identité ou quasi-identité entre la marque contestée et le signe antérieur «ne peut pas être une simple coïncidence» (28/01/2016, 335/14-, DoggiS, EU: T: 2016: 39, § 60).
Intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne: Il s’agit d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009,- C 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 42).
Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives d’intérêts conflictuels où la titulaire de la MUE a exploité (11/07/2013,- 321/10, Gruppo Salini, EU: T: 2013: 372, § 28).Les actions spécifiques du titulaire de la marque de l’Union européenne, avant le dépôt de la marque contestée, peuvent, notamment, être déduites de la relation contractuelle, précontractuelle ou postérieure contractuellement entre les parties, de l’existence d’une charge ou d’une obligation de loyauté et d’intégrité découlant de l’ancienneté et de l’intégrité actuelles à cause de certaines positions dans la relation commerciale, etc. (12/09/2019, 104/18 P-, STYLO & KOTON (fig.), EU: C: 2019: 724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017 G-, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
Dès lors, le concept de mauvaise foi implique une motivation subjective de la personne présentant une demande d’enregistrement de marque, à savoir une

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur1012 38 362 C
intention malhonnête ou autre raison trompeuse. Cela implique un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (14/05/2019-, 795/17, NEYMAR, EU: T: 2019: 329, § 23).
C’est à la lumière des considérations précitées que la division d’annulation doit examiner si le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
Même si les signes présentent une identité, une identité ou une similitude prêtant à confusion, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la mauvaise foi, dès lors qu’il existe d’autres facteurs pertinents- [01/02/2012, 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU: T: 2012: 39, § 90; 28/01/2016, 335/14-, Doggis, EU: T: 2016: 39, § 90).L’enregistrement d’un signe identique (ou prétendument similaire) ne donne pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne a l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de marque énoncées dans le RMUE.En outre, en ce qui concerne les conflits avec des signes similaires/identiques, le RMUE prévoit une solution différente au titre de l’article 60 du RMUE: «motifs relatifs de nullité».Pour cette seule raison, l’affaire ne peut être déduite uniquement de la notion de «mauvaise foi» (14/06/2010, R 1795/2008 4-, ZAPPER-CLICK, § 19).
En ce qui concerne la connaissance (réelle ou présumée) du signe de la demanderesse sur l’utilisation du signe de la demanderesse, la demanderesse en nullité a fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance ou devait avoir connaissance de l’utilisation du signe «NEWYES» de la demanderesse en raison de son usage intensif et de sa renommée à Hong Kong et en Chine et sur la base de connaissances générales dans le secteur économique des planches, carnets et comprimés à écrire.
Or, la demanderesse n’a produit aucun document prouvant qu’à la date du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage, par le demandeur en nullité, d’un signe identique ou fortement similaire.
Pour ce qui est de la «présomption» de connaissance du titulaire de la marque, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, au moment de la définition de certains des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, que l’un de ces facteurs était le fait de savoir si le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance ou «aurait dû avoir connaissance» (soulignement ajouté) par l’usage antérieur du signe. En ce qui concerne l’expression «doit savoir», une présomption de connaissance, par le titulaire de la marque de l’Union européenne, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire peut, entre autres, résulter de connaissances générales dans le secteur économique concerné d’un tel usage et que cette connaissance peut être déduit, entre autres, de la durée de cet usage. Plus il est vrai que l’usage est long, plus il est probable que la titulaire de la MUE en ait connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 39).
Cependant, comme indiqué ci-dessus, les documents présentés par la demanderesse ne montrent pas la renommée du signe antérieur, ni même un usage intensif et/ou de longue durée. Comme expliqué ci-avant, les éléments de preuve produits ne permettent pas à la division d’annulation d’établir des conclusions solides en ce qui concerne le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, la part de marché détenue par la marque, la position qu’elle détient sur le marché en ce qui concerne les produits

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur1112 38 362 C
des concurrents, la durée, l’étendue et la zone géographique de leur usage ou l’étendue de la promotion de la marque.Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage d’une importance telle que le titulaire aurait dû avoir confiance dans le signe de la demanderesse.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation relève que, même à supposer que la titulaire avait connaissance de l’existence de connaissances, il n’aurait pas été suffisant de démontrer que le titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque. La connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 40, 48-49).De même, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’à la date du dépôt de sa demande, un tiers utilise une marque à l’étranger susceptible d’être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à lui seul, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur [27/06/2013, 320/12-, Plastic bottle (3D), EU: C: 2013: 435, § 37].
Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, l’élément central à prendre en considération est l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il s’agit là d’un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
Démontrer la mauvaise foi suppose prouver qu’au moment du dépôt de la demande en nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait que ce préjudice faisait l’objet d’un préjudice pour la demanderesse en nullité et que ce préjudice était une conséquence de son comportement reproché [21/04/2010, R 219/2009 1-, GRUPPO SALINI/SALINI, point 66].
Les allégations de la demanderesse relatives à l’intention malhonnête du titulaire de la marque ( l’ exploitation parasitaire de la renommée de la marque enregistrée de la requérante, de lui permettre de profiter de cette renommée et de bloquer l’activité de la demanderesse dans l’Union européenne) restent toutefois dénuées de fondement.
Comme indiqué précédemment, les éléments de preuve produits sont loin de démontrer la renommée de la marque antérieure de la demanderesse.
L’ un des indicateurs possibles de l’intention malhonnête du titulaire est celui d’apparaître, par la suite, que l’unique objectif de la titulaire était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 44).L’intention malhonnête du titulaire de la MUE n’a toutefois pas été prouvée. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que la titulaire avait l’intention de bloquer la requérante. En outre, le demandeur n’a produit aucun élément de preuve démontrant que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait pas l’intention d’utiliser la marque et n’a pas non plus démontré que son unique intention était d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (13/12/2012,- 136/11, Pelikan, ECLI: EU: T: 2012: 689, § 57 à 60).
Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’usage de la marque antérieure de la demanderesse; Ils sont également insuffisants pour conclure que le titulaire avait effectivement l’intention d’empêcher la requérante d’entrer sur le marché de l’Union européenne ou de présenter l’intention malhonnête du titulaire au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.

---

Décision sur la décision attaquée no Page sur1212 38 362 C
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande de marque doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
MARTA Maria Frédérique SULPICE Pierluigi M. VILLANI CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.