CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la première chambre de recours du 4 mars 2020
Dans l’affaire R 2102/2019-1
Alberto DEL BIONDI S.p.A. Viale di navigazione intérim, 93
35027 Noventa Padovana (PD)
Italie
Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par CANTALUPPI & PARTNERS S.r.l., Piazzetta Cappeato Pedrocchi, 18, 35122 Padua, Italie
contre A. L., LTD. 1-23-9, Hamamatsucho
Minato-ku 105-0013
Titulaire de la marque de l’Union Japon européenne/défendeur représentée par MATTEO Laverda, 10, 36010 Zanè (VI), Italie
Recours concernant la procédure de nullité no 15 704 C (enregistrement international désignant l’Union européenne no 11 137 412)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), M. Bra (membre) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
04/03/2020, R 2102/2019-1 — 1, Antonio LAVERDA (marque fig.)/Laverda et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande reçue par l’Office le 17 mars 2016, A. L. CO., LTD (ci-après la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque internationale suivante (ci- après l’ «enregistrement international») désignant l’Union européenne

pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes bretelles; bretelles; aux lanières motivées par un bon pantalon; ceintures; ceintures (habillement); chaussures; costumes de mascarade; vêtements de sport; chaussures de sport; chaussures de sport spéciales
2 L’enregistrement international a été publié par l’Office le 24 janvier 2017.
3 Le 1 septembre 2017, Alberto DEL BIONDI S.p.A. (ci-après «la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de la marque internationale LAVERDA no 893 374, désignant l’Union européenne à compter du 5 octobre 2005 et renouvelée jusqu’au 5 octobre 2025.
b) Enregistrement de la marque italienne no 977 919 LAVERDA, déposée le 5 août 2004, enregistrée le 5 août 2014 et renouvelée jusqu’au 7 mai 2015, sous le no 1 633 623.
6 La demanderesse a soumis sa demande à l’appui du certificat de renouvellement de l’enregistrement international délivré par l’Organisation mondiale de la propriété industrielle (ci-après «OMPI») et du certificat de renouvellement de la marque italienne délivrés par l’Office italien des brevets et des marques («UIBM»), accompagnés d’un acte de transcription délivré par l’Office italien des brevets et des marques (UIBM), également délivré par l’Office italien des brevets et des marques (UIBM).
7 Par décision du 19 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité comme non

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fondée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE. Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
– Lorsque la demande est fondée sur une marque enregistrée autre qu’une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
– En l’espèce, la demanderesse a dûment fourni une copie du certificat d’enregistrement et du renouvellement des droits antérieurs invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir l’enregistrement international no 893 374 désignant l’Union européenne et l’enregistrement de la marque italienne no 977 919, renouvelé no 1 633 623.
– Toutefois, les éléments de preuve présentés étaient insuffisants pour démontrer que le demandeur avait le droit de fournir les marques antérieures invoquées comme causes de nullité, ni de déterminer l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement italien.
– Désormais, le certificat d’enregistrement et de renouvellement émis par l’OMPI en ce qui concerne l’enregistrement international no 893 374 indique le fait que la titulaire de la société Alteo S.r.l. et non la demanderesse est différente. A cet égard, il convient de relever qu’il n’existe aucun document de nature à démontrer un transfert de propriété du signe à la demanderesse, ce qui pourrait l’indiquer en tant que propriétaire actuel de la marque.
– Les preuves apportées ne sont pas suffisantes pour démontrer que le demandeur est habilité à invoquer l’enregistrement international no 893 374 comme cause de nullité.
– De la même façon, le certificat d’enregistrement et de renouvellement émis par la marque italienne no 977 919, renouvelée sous le numéro 1 633 623, a donné à la société Alteo S.r.l. les documents présentés par la demanderesse le
(demande no 602 015 000 051 523, présentée le 15 septembre 2015), ce qui renvoie à une cession de la société Alteo S.r.l. à la demanderesse. Dans le document, il n’est cependant fait mention de la marque italienne invoquée. La transcription semble être liée à des demandes reprises sous les numéros
302 015 902 321 962 et 302 015 902 321 963, qui n’ont pas d’équivalent dans l’enregistrement antérieur italien invoqué.
– Enfin, il convient de relever que les documents produits ne contiennent aucune représentation de la marque antérieure italienne, ni aucune des produits visés par le signe. Il s’ensuit que les preuves présentées par le demandeur à l’appui de la demande basée sur la marque italienne no 977 919 renouvelée en no 1 633 623 sont insuffisantes pour déterminer l’étendue de la protection conférée par le signe.

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8 Le 19 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation. L’Office a reçu, le 18 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours, joint une copie de l’extrait de la base de données italienne de la marque italienne concernant la marque italienne antérieure.
9 L’Office n’a pas reçu de réponse de la titulaire.
Moyens et arguments de la requérante
10 Les arguments développés par la demanderesse à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le demandeur a demandé à l’EUIPO de mettre à jour la propriété de l’enregistrement international antérieur. Elle aurait pu faire l’objet d’une vérification par la division d’annulation dans la base de données de l’Office de la base de données de l’Office, comme c’est le cas des marques de l’Union invoquées à l’appui d’une action d’opposition ou de nullité.
– Par conséquent, la division d’annulation a commis une erreur en appliquant un traitement discriminatoire afin de vérifier la propriété actuelle de ce droit antérieur, qui est comparable à une marque de l’Union européenne.
– En ce qui concerne la marque italienne antérieure, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que la numérotation donnée à des marques italiennes depuis quelques années avait changé.
– En particulier, l’office italien, combiné à un nouveau numéro, sur les marques déjà numérotées dans le cadre du régime précédent. Pour ce motif, le numéro qui figure dans le certificat de renouvellement de la marque italienne antérieure ne correspond pas au numéro figurant dans l’acte d’enregistrement. Afin de clarifier cette incohérence, verser au dossier la copie de l’extrait de la base de données UIBM concernant la marque italienne en cause en tant qu’annexe 1.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
12 Toutefois, à titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure sont appliqués aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à l’article 82 dudit règlement.
13 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point f), et g), du RDMUE, le REMC doit s’appliquer en l’espèce.

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14 Quant aux faits, preuves et observations à l’appui de la demande en nullité, la Chambre se réfère au REMC.
15 Inversement, en ce qui concerne la procédure de recours, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le RDMUE s’appliquera en l’occurrence. Le recours a été formé après le 1 octobre 2017 et le RDMUE s’applique donc au règlement applicable en l’espèce.
16 Il s’ensuit que la règle 50 du REMC ne s’applique pas en ce qui concerne l’acceptation des preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours.
17 le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de
l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Toutefois, le recours est infondé. Les raisons avancées par la présente chambre sont les suivantes.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 Au cours de la procédure de recours, la demanderesse a produit, à l’appui de sa demande en nullité, de nouveaux éléments de preuve. En particulier, la demanderesse a produit l’annexe 1, qui renvoie à un extrait de la base de données UIBM, concernant le renouvellement de la marque italienne antérieure. Elle porte sur le numéro de la marque italienne antérieure auquel se rapporte la marque.
19 D’une manière générale, les éléments de preuve doivent être fournis par les parties dans les délais impartis par l’EUIPO. Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
20 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE (qui a remplacé l’article 76, paragraphe 2, du RMUE sans modification de son contenu), l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Indiquant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, le législateur européen a un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12
P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
21 En effet, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE poursuit une double finalité. D’une part, d’encourager les parties à respecter les délais, les preuves soumises tardivement par les parties étant susceptibles d’entraîner le rejet de ces dernières. En revanche, elle confère au pouvoir de l’EUIPO de tenir compte des preuves pertinentes, bien qu’elles soient soumises tardivement par des intérêts de sécurité juridique et de bonne administration. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en question, l’EUIPO doit également respecter la double fonction des délais de

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procédure, qui, d’une part, permet le bon déroulement de la procédure et, d’autre part, garantit le respect des droits de la défense dans les procédures inter partes
(conclusions du Tribunal dans les affaires 13/01/2016, C-597/14 P, Bugui va, EU:C:2016:2, § 62 à 63). Il s’ensuit que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 42; 18/07/2013, C-
621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 22; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive,
EU:C:2013:628, § 23).
22 En effet, il n’est pas interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves tardivement invoqués (11/12/2014, T-235/12, the use of buttons (other),
EU:T:2014:1058, § 44 et la jurisprudence citée), c’est-à-dire en l’espèce, après l’échéance du délai fixé par la division d’opposition, et éventuellement, pour la première fois devant la chambre de recours.
23 À cet égard, le Tribunal a précisé que lorsque l’Office est invité à se prononcer dans une procédure d’opposition en tenant compte des faits ou éléments de preuve soumis tardivement et d’exercer son pouvoir d’appréciation, il doit tenir compte de la capacité, à première vue, de satisfaire une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition proposée devant lui. Il convient par ailleurs de tenir compte de la question de savoir si le stade de la procédure dans lequel la présentation tardive est effectuée et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 55).
24 La chambre de recours doit également examiner si les éléments de preuve présentés pour la première fois sont des preuves supplémentaires et visent à renforcer ou à clarifier le contenu des éléments de preuve initiaux (28/03/2012, T-
214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 51).
25 La chambre de recours doit également prendre en considération si la partie souhaitant ajouter des éléments de preuve supplémentaires a abusé des délais établis et n’a pas, sciemment, adopté un comportement dial ou négligent (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
26 En l’espèce, la Division d’annulation avait considéré que la documentation fournie par la demanderesse à l’appui de la demande en nullité était insuffisante pour apprécier l’étendue de la protection des droits antérieurs.
27 L’une des critiques formulées par la Division d’Annulation portait notamment sur le fait que le nom de la demanderesse n’apparaissait pas sur le certificat de renouvellement de la marque italienne et sur le fait que, dans la notification d’enregistrement de l’Office italien des brevets et des marques pour le transfert de deux marques au demandeur, le numéro y mentionné ne correspondait pas au numéro mentionné dans le certificat en question.
28 Comme indiqué ci-avant, la documentation présentée pour la première fois devant la chambre de recours indique clairement que la propriété de la marque italienne

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antérieure a été transférée à la demanderesse. Il s’ensuit que ces documents doivent être considérés comme additionnels, puisqu’il complète les informations initiales qui avaient été soumises par la demanderesse dans la procédure de nullité. Le titulaire a fait part de son expression par rapport à cette documentation supplémentaire.
29 Compte tenu de ces considérations, les conditions d’acceptation des preuves supplémentaires sont remplies. Dès lors, la chambre de recours tiendra compte des preuves supplémentaires produites pour la première fois devant elle. Une telle conclusion s’avère encore plus appropriée au regard de l’intérêt général et de l’intérêt des deux parties à voir le litige examiné et à obtenir une décision sur le fond au regard des principes de bonne administration et de sécurité juridique
(voir, par analogie, 13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, §
48).
30 Néanmoins, la documentation présentée n’indique en aucune façon l’étendue de la protection de la marque italienne antérieure invoquée par la demanderesse.
Dans ce sens, il est fait référence dans la décision attaquée, dans laquelle la division d’annulation a expressément reproché à l’absence d’information concernant la liste des produits visés par ladite marque.
Sur l’existence et la validité des droits antérieurs
31 Conformément à la règle 37, point b), du REMUE, pour être recevable, une demande en nullité doit contenir les causes invoquées dans la demande et, lorsque la demande est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, du RMC, elle doit contenir les droits spécifiques invoqués à l’appui de cette demande [règle 37, point b) ii), du REMC].
32 Conformément à la règle 37, point b), iv) du REMC, la requête doit également contenir l’indication des faits, preuves et observations présentés à l’appui des causes de nullité.
Enregistrement international:
33 En l’espèce, au regard de l’enregistrement international antérieur, la demanderesse a déposé le certificat de renouvellement émis par l’OMPI, dans lequel il n’apparaît pas comme la titulaire de cette marque, mais celle d’un tiers. Bien que la possibilité pour le demandeur ait eu lieu, la demanderesse n’a produit aucun document supplémentaire devant la chambre.
34 En substance, la demanderesse se contente d’évoquer que l’enregistrement international en cause serait tel que l’enregistrement international en question puisse être comparable à une marque de l’Union européenne et aurait donc subi des différences de traitement de manière déloyale de la part de la division d’annulation, qui auraient dû procéder à une vérification ex FEO de la propriété de ce droit antérieur; En particulier, selon la demanderesse, l’Office aurait dû

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comparer les données fournies avec la base de données TMView. Toutefois, les griefs de la demanderesse ne peuvent être retenus.
35 La règle 19 (2) du REMC dispose que, dans le cas d’une opposition et, a fortiori, pour une demande en nullité fondée sur une marque qui n’est pas une marque de l’Union européenne, le demandeur doit produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de ses droits antérieurs.
36 En effet, dans le cas d’un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, les exigences visées à la règle 19, paragraphe a), i) et ii), du REMC s’appliquent. Cette règle exige la preuve du dépôt ou de l’enregistrement, en ce qui concerne le dépôt ou le certificat d’enregistrement, et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, ou de tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée.
37 Si un enregistrement international désignant l’Union européenne a le même effet qu’une marque de l’Union européenne (article 151 du RMUE) et bien que l’Office fasse connaissance de certaines données relatives aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne dans le Bulletin des marques de l’Union européenne (article 152, paragraphe 1, du RMUE), il est important de souligner que le titre XIII du RMUE ne prévoit pas de façon expresse un «second registre fictif» au sein de l’EUIPO. En effet, le registre des enregistrements internationaux est géré exclusivement par l’OMPI. L’Office n’est pas responsable de la gestion des enregistrements internationaux et n’est pas non plus visé par la règle 19 (2) (a) (i) (ii) du REMC.
38 En conclusion, rien dans la règle 19 du REMC ou sous aucune forme du REMC ne découle de l’obligation de fournir une justification suffisante, à savoir le dépôt de certificats correspondants ou de documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque internationale antérieure est enregistrée. Comme indiqué ci-dessus, pour l’enregistrement international il s’agit de cette administration, il s’agit de l’OMPI et non l’EUIPO. Tout ceci est conforme à la jurisprudence des chambres de recours et du Tribunal (et, entre autres, aux décisions 17/11/2011, R 200/2011-4, TIEGERBRUR/TIGER, § 20-
24; 10/09/2013, R 897/2013-4 — 1, CigGo/CIGO et al., § 11-15; 24/09/2013, R
585/2013-4, LAFONTE/LAFONT, § 10-16; 07/10/2013, R 1088/2013-4 — 2,
ZUMBALOCCO/ZUMBALI, § 12-17; 25/02/2013, R 407/2012-4, ALIFOTO/ALDI, § 13, deuxième décision confirmée par le Tribunal dans l’arrêt du 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994, § 28-32).
39 Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, la Division d’annulation a souligné, à juste titre, qu’en l’espèce, les éléments de preuve n’avaient pas été fournis pour, et dans la droit applicable, la demande en nullité fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE comme non fondé conformément à la règle 19 du REMC.
40 Il convient de noter que la division d’annulation n’a pas violé l’article 4, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 189 du RMUE, en démontrant qu’un

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enregistrement international désignant l’UE a le même effet qu’une demande de marque de l’Union européenne. En effet, l’étendue de la protection, c’est-à-dire les effets des marques elles aussi, n’a rien à voir avec l’administration chargée de l’enregistrement des marques, à savoir l’OMPI pour un enregistrement international désignant l’Union européenne et l’EUIPO pour une marque de l’UE. La demanderesse ne peut donc valablement faire valoir que la division d’annulation a appliqué un critère discriminatoire au moment de l’examen de la demande en nullité fondée sur l’enregistrement international non fondé.
Marque italienne
41 En ce qui concerne la marque italienne antérieure, la Chambre considère qu’il suffit de rappeler ce qui précède dans le fait que la demanderesse n’a pas fourni de certification ou d’extrait de la base de données UIBM, qui reproduit la liste des produits couverts par celle-ci.
42 En effet, bien que la demanderesse ait fourni dans la procédure de recours un extrait de la base de données italienne de l’Office italien des brevets et des marques concernant la demande de renouvellement de la marque en cause, dans laquelle, en réalité, il apparaît dans le numéro mentionné dans la note d’enregistrement de la marque, ce document ne précise pas l’étendue de la protection de ce droit antérieur. À la lumière des considérations formulées par la division d’annulation, la demanderesse aurait pu produire une copie du certificat d’enregistrement, plutôt qu’un renouvellement, de l’enregistrement ou des copies de sa publication dans le bulletin, ou encore plus, un extrait de son enregistrement tel qu’il apparaît dans la même base de données que l’UIBM («rechercher par numéro d’enregistrement/d’enregistrement dans le format précédent»).
Conclusion
43 En conclusion, la demanderesse n’a pas produit les preuves nécessaires pour démontrer l’étendue de la protection des deux droits antérieurs sur lesquels elle a basé sa demande en nullité.
44 Par conséquent, en l’espèce, il y a lieu de considérer comme non fondé la demande en nullité conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point
b), du RMUE.
45 En conséquence, le recours est rejeté.
Dépenses
46 La demanderesse, en tant que partie qui succombe, doit rembourser au titulaire les frais qu’elle a engagés dans la procédure de recours, qui s’élève à 550 EUR, conformément à l’article 109, paragraphe 1 du RMUE.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamne la demanderesse à rembourser 550 EUR au titulaire.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra C. Rusconi
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal